New Balance品牌與“新百倫”商標的故事

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2016年6月23日，廣東省高級人民法院對新百倫貿易（中國）有限公司（以下簡稱“新百倫公司”）與“百倫”、“新百倫”注冊商標權利人周樂倫的侵害商標權糾紛案二審程序進行公開宣判。這起“新百倫”商標案歷經(jīng)三年時間，終于迎來了終審判決。而最吸引人眼球的莫過于一審判決9800萬元的賠償被終審判決改判為了500萬元?！癗ew Balance”與“新百倫”究竟發(fā)生了什么故事，請各位看官聽小編娓娓道來。

一、 兩次判決的結果

（一）一審判決結果

2015年4月29日，廣州市中級人民法院對周樂倫訴新百倫貿易（中國）有限公司、廣州市盛世長運商貿連鎖有限公司侵害商標權糾紛案作出一審判決如下：

1、新百倫立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”商標權的行為；

2、新百倫公司賠償周樂倫9800萬元（含合理支出）；

3、新百倫公司在其官方網(wǎng)站首頁及在天貓商城開設的“New Balance旗艦店”、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響；

4、盛世公司立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”商標權的銷售行為；

5、盛世公司支付周樂倫合理支出5000元；

6、駁回周樂倫的其他訴訟請求。

新百倫公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴，要求撤銷一審判決，駁回原告全部訴訟請求。

（二）二審判決結果

2016年6月23日，廣東省高級人民法院對該案作出終審判決如下：

1、維持廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第一、三、四、五項；

2、撤銷廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第六項；

3、變更廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第二項為：新百倫貿易（中國）有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內賠償周樂倫經(jīng)濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計人民幣500萬元；

4、駁回周樂倫的其他訴訟請求。

二、涉案“新百倫”商標究竟歸誰？

（一）厘清涉案主體之間的關系

在對本案進行具體闡述前，首先，我們來認識一下本案涉及的幾個主體以及他們之間的關系。

1、周樂倫，“百倫”、“新百倫”注冊商標的權利人。

2、新平衡運動鞋公司（以下簡稱“美國新平衡公司”）（NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.），是一家美國公司，沒有被起訴，但正是其旗下New Balance品牌商品的中文名稱“新百倫”被控侵害周樂倫的“百倫”、“新百倫”注冊商標專用權。

3、新百倫公司，經(jīng)新平衡公司授權其在中國大陸作為New Balance品牌獨家經(jīng)銷商，被訴使用“新百倫”標識銷售鞋類商品，侵害周樂倫的注冊商標專用權。

4、廣州市盛世長運商貿連鎖有限公司（以下簡稱“盛世公司”），作為新百倫公司鞋類商品的合作經(jīng)銷商，被訴使用“新百倫”標識銷售鞋類商品，侵害周樂倫的注冊商標專用權。

（二）涉案主體對“新百倫”相關商標的注冊情況

在厘清了涉案主體間的關系后，我們再來看看涉案主體都注冊有哪些與“新百倫”相關的商標。

根據(jù)小編在中國商標網(wǎng)的查詢，截至發(fā)稿日，涉案主體中只有周樂倫和美國新平衡公司注冊了與“新百倫”相關的有效商標，詳見下表：

表1 “新百倫”相關商標的注冊情況

從上表可以看出，周樂倫注冊“百倫”有效商標3個、“新百倫”有效商標2個，美國新平衡公司注冊“新百倫”有效商標7個。接下來，一場權利大戰(zhàn)即刻打響。

首先，美國新平衡公司明明擁有更多的權利，為什么還是敗北了呢？

我國《商標法》規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的……”

對“同一種商品或者類似商品”的定義是根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》中對商標進行的分類而確定。該區(qū)分表將商標分為45類，本案所涉商品主要為鞋類，屬于第25類（服裝，鞋，帽）商標。所以“新百倫”之爭限定于第25類商標之下，美國新平衡公司雖然權利數(shù)量居多，但是能與周樂倫抗衡的僅有注冊號為5608740這一個商標。

既然都擁有第25類“新百倫”注冊商標，新百倫公司為什么還是被判侵害周樂倫的商標權呢？

仔細查看第25類商標下的類似群，會發(fā)現(xiàn)鞋類商品是分在第2507類似群之下的，周樂倫擁有的5個相關商標都注冊了第2507類似群的鞋類商品。而本案中，周樂倫請求保護的第865609號“百倫”注冊商標的申請時間是1994年8月25日，第4100879號“新百倫”注冊商標的申請時間是2004年6月4日，美國新平衡公司的第25類“新百倫”商標是在2006年9月15日申請注冊的，晚于周樂倫的申請，所以已無法注冊第2507類似群的商品了。美國新平衡公司盡管生產經(jīng)營鞋類商品，但卻不能在中國將自己的“新百倫”商標使用于自己生產的鞋類商品，這真是一個悲傷的故事。

那么，美國新平衡公司的另外6個商標，真的全都無力回天了嗎？顯然新百倫公司并不這樣認為。

根據(jù)終審判決書中所示，新百倫公司上訴稱：“New Balance公司擁有第35類廣告和銷售項目“推銷（替他人）”等服務上的“新百倫”注冊商標，新百倫公司經(jīng)New Balance公司授權，在銷售和宣傳中使用“新百倫”商標的行為不侵害周樂倫的商標權?！?/span>

上文有提到，《類似商品和服務區(qū)分表》將商標分為45類，其中商品34類，服務11類。小編告訴大家一個簡單的區(qū)分方法，即45類中，前34類商標用于商品，后11類商標用于服務。顯而易見，注冊在第35類的“新百倫”是一個服務商標。服務商標是指，提供服務的經(jīng)營者為將自己提供的服務與他人提供的服務相區(qū)別而使用的標志。即如果新百倫公司是服務型企業(yè)，對外僅提供服務，其使用“新百倫”商標的目的是為了區(qū)分不同的服務提供者，則其使用是屬于在第35類商標服務上的使用。但是，新百倫公司作為一家貿易公司，其銷售的鞋子作為商品使用“新百倫”標識，目的是為了區(qū)分自己所售商品與他人所售商品不同的來源，則其使用是屬于在第25類商標中鞋類商品的使用。判決書中對新百倫公司認為自己使用的是第35類商標的主張，寫道：“理由不成立，本院不予支持。”

三、未注冊商標在先使用權與商標性使用

（一）未注冊商標在先使用權

眼看周樂倫注冊商標的寶座坐得穩(wěn)穩(wěn)的，新百倫公司主張在周樂倫申請注冊“新百倫”商標前，“New Balance/新百倫”等標識作為未注冊商標就已經(jīng)在中國大陸市場內獲得了很高的知名度和影響力，構成在先使用并具有一定影響的未注冊商標。

新百倫公司這一主張是根據(jù)我國《商標法》之規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！睂τ谠谧陨虡松暾埲罩?，就已經(jīng)在相同或者類似商品或服務上善意地、連續(xù)地使用的與注冊商標相同或者近似的商標，在先使用人有權在原商品或者服務上繼續(xù)使用該商標。這就是未注冊商標在先使用權，是對在先使用的未注冊商標的特殊保護。注冊商標一戰(zhàn)失利，新百倫公司將目標轉向了未注冊商標從而尋求轉機。

但是終審判決書表明，法院認為，第一，根據(jù)新百倫公司提供的證據(jù)，并不能證明新百倫公司的關聯(lián)公司在2003年11月進入中國市場時至2004年6月周樂倫對“新百倫”商標申請注冊這段時間內，新百倫公司對于“新百倫”標識的使用是商標性使用。第二，“新百倫”標識與“百倫”注冊商標僅一字之差，屬于近似商標，上述證據(jù)證明新百倫公司的關聯(lián)公司進入中國市場的時間晚于“百倫”商標的申請甚至注冊時間。所以現(xiàn)有證據(jù)不足以證明新百倫公司對“新百倫”標識享有未注冊商標先用權。

（二）商標性使用

關于法院提到的“商標性使用”，其含義應該是緊密圍繞商標本身用于區(qū)分商品或服務來源的目的，將商標使用于商業(yè)活動中，讓相關公眾能夠通過商標來區(qū)分商品或服務來源的使用。

小編注意到，“商標性使用”在終審判決書中共出現(xiàn)三次。

第一次是認定周樂倫對“百倫”、“新百倫”商標進行了商標性使用，故而沒有支持新百倫公司提出的周樂倫沒有實際使用兩個涉案商標的主張。而對于商標是否進行了商標性使用，在本案中事關該商標權利的存亡，因為《商標法》規(guī)定：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。”小編在中國商標網(wǎng)進行查詢時就注意到，周樂倫的商標是被提出過“撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標”的，若因沒有商標性使用而被撤銷一旦成功，這個故事也就戛然而止了。

第二次即是不能認定新百倫公司的關聯(lián)公司在2003年11月進入中國市場時對于“新百倫”標識的使用是商標性使用。小編沒有看到新百倫公司對此提供的證據(jù)，也就無從得知法院認為的非商標性使用具體是怎么使用的。但是小編認為，如果2003年11月新百倫公司將“新百倫”標識作為商標性使用，就有可能對2004年6月申請注冊的“新百倫”商標構成在先使用權。

第三次是法院認為新百倫公司在周樂倫訴稱的進行銷售和廣告宣傳其運動鞋產品的行為時商標性使用了“新百倫”標識，該運動鞋商品與涉案注冊商標核定使用的商品屬于相同商品，足以引起相關公眾的混淆，從而法院認定新百倫公司侵害了周樂倫涉案注冊商標專用權。

總結商標性使用在終審判決中發(fā)揮的作用，第一次肯定了周樂倫商標權的有效性，捍衛(wèi)了權利的基石。第二次否定了新百倫公司構成未注冊商標在先使用權，拒絕了新百倫公司的繼續(xù)使用。第三次認定了新百倫公司侵害了周樂倫的注冊商標專用權，判定新百倫公司的行為構成商標侵權。商標性使用的三次出現(xiàn)可謂意義重大。

四、反不正當競爭

新百倫公司在商標一役中落敗后，又吹響了反不正當競爭的號角。其主張對“新百倫”標識享有在先企業(yè)名稱字號權，以及知名商品特有名稱權。

（一）企業(yè)名稱字號權

關于企業(yè)名稱字號權，我國《反不正當竟爭法》規(guī)定：“經(jīng)營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：……（三）擅自使用他人的企業(yè)名稱從事市場交易，引人誤認為是他人的商品……”即不能使用具有一定知名度、為相關公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號從事市場交易來損害競爭對手，否則構成不正當競爭。

我們來看看周樂倫是否使用了新百倫公司的企業(yè)名稱字號。經(jīng)小編查詢，新百倫公司成立于2006年12月27日，明顯晚于1994年申請注冊的“百倫”和2004年申請注冊的“新百倫”。而新百倫公司提供的證據(jù)，并不能表明之前已經(jīng)使用“新百倫”作為企業(yè)名稱的公司與美國新平衡公司和新百倫公司之間有關系，所以新百倫公司使用“新百倫”字號的行為只能是2006年12月27日之后。其在2003年11月進入中國市場至周樂倫2004年6月申請“新百倫”商標期間，也沒有證據(jù)證明“新百倫”字號的使用已經(jīng)具有一定知名度、為相關公眾所知悉，所以新百倫公司并不成立在先企業(yè)名稱字號權的條件。

（二）知名商品特有名稱權

新百倫公司的另一主張，知名商品特有名稱權也是在《反不競爭法》中予以規(guī)定：“經(jīng)營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：……（二）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品……”知名商品不是經(jīng)法定程序評定出來的榮譽稱號，而是人民法院等相關主體在個案中認定的法律事實。

終審判決書中稱，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法證明在周樂倫申請注冊涉案的兩個商標之前，新百倫公司及其關聯(lián)公司使用“新百倫”標識的商品在中國已經(jīng)是知名商品。所以新百倫公司也不成立知名商品特有名稱權的條件。

故事發(fā)展至此，二審階段新百倫公司提出的所有主張均因證據(jù)不足或理由不成立，未得到法院的支持，在這場權利大戰(zhàn)中敗下陣來。既然被判侵害注冊商標專用權已塵埃落定，那么我們就來看一下怎么賠償被侵害方吧。

五、從賠償9800萬元改判為賠償500萬元

上文已提到，本案一審判決確定的賠償數(shù)額為9800萬元，而終審判決確定的賠償數(shù)額卻為500萬元，整整少了9300萬元。這9300萬元是怎么消失的呢？

周樂倫在起訴時請求法院判令新百倫公司賠償經(jīng)濟損失9800萬元，盛世公司賠償經(jīng)濟損失30萬元，并要求兩被告承擔為制止侵權所支付的合理開支67萬余元。

根據(jù)周樂倫訴稱，自2011年7月至其起訴時，新百倫公司銷售被訴侵權產品的總金額達12.77億元，至2013年11月底，新百倫公司的銷售金額達17.6億元，獲取巨額利潤。周樂倫請求法院以新百倫公司的侵權獲利來計算其應賠償?shù)慕痤~。一審判決以新百倫公司在被訴侵權期間銷售獲利總額的二分之一作為計算賠償損失的數(shù)額，判決賠償周樂倫9800萬元（含合理支出）。

（一）《商標法》2001年與2013年修正版對于賠償?shù)囊?guī)定的區(qū)別

2001年修正版《商標法》第五十六條的規(guī)定：“侵犯商標專用權的賠償數(shù)額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權行為的情節(jié)判決給予五十萬元以下的賠償?！?/span>

2013年修正版《商標法》第六十三條的規(guī)定：“侵犯商標專用權的賠償數(shù)額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。……

權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權行為的情節(jié)判決給予三百萬元以下的賠償。”

法條有點長，小編來理一理兩個版本的商標法對于賠償規(guī)定的區(qū)別。

第一，確定賠償數(shù)額因素的順序不同。2001年版侵權人所獲利益在被侵權人所受損失之前；而2013年版侵權人所獲利益則在被侵權人所受損失之后。

第二，商標許可使用費的有無不同。2001年版并沒有將商標許可使用費規(guī)定進去，這一規(guī)定是2013年版新增的。

第三，法定賠償?shù)淖罡哳~不同。2001年版在利益和損失均難以確定時，法定賠償?shù)淖罡哳~為50萬元；而2013年版將這一法定賠償?shù)淖罡哳~陡然增至300萬元。

當然，除了上述第一項區(qū)別外，后兩項區(qū)別與本案關系不大，是小編的題外話。而正是基于第一項區(qū)別，新百倫公司為了爭取更少的賠償額，主張本案應根據(jù)訴訟過程中現(xiàn)行2013年版的《商標法》規(guī)定的賠償順序確定賠償金額，即應根據(jù)權利人因被侵權所受到的實際損失確定。

法院認為，2013年版《商標法》于2014年5月1日起施行，而周樂倫訴請的賠償金額計算時間最遲只到2014年2月，因此本案被訴侵害商標權行為的時間是在2013年版《商標法》施行之前，應適用修改前商標法的規(guī)定，即2001年版《商標法》。

小編認為，根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條規(guī)定：“人民法院依據(jù)商標法第五十六條第一款的規(guī)定確定侵權人的賠償責任時，可以根據(jù)權利人選擇的計算方法計算賠償數(shù)額。”雖然該司法解釋是2002年施行的，所稱《商標法》也是2001年版的條文序號，但小編認為該司法解釋并沒有被廢止，所以就算本案適用2013年版的《商標法》，也依然可以根據(jù)權利人選擇的計算方法計算賠償數(shù)額。

（二）終審判決的改判理由

兩個判決均適用的同一法律，為什么得出的賠償差距如此之大呢？一審判決根據(jù)侵權人因侵權所獲利潤的二分之一作為賠償金額，二審法院認為其“忽略了被訴侵權行為與侵權人產品總體利潤之間的直接的因果關系。”簡而言之，“新百倫”標識對New Balance品牌的銷售貢獻比例有多大，是二審法院決定賠償金額的主要考慮因素，也是改判賠償金額的主要理由。最終二審法院判決新百倫公司賠償周樂倫經(jīng)濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計500萬元。

六、小編結語

故事講完了，小編有話有說。

美國新平衡公司在周樂倫申請“新百倫”商標時，曾向國家商標局提出異議，請求駁回其注冊申請。而國家商標局于2011年作出的（2011）商標異字第25006號《“新百倫”商標異議裁定書》駁回了其異議申請。

New Balance品牌進入中國市場之初，在并沒有取得“新百倫”相關權利，且明知“新百倫”注冊商標的存在，使用“新百倫”標識會對周樂倫注冊商標構成侵權的情況下，仍繼續(xù)使用，侵權故意非常明顯，屬于惡意侵權。

但我國現(xiàn)行相關法律并未對惡意侵權行為規(guī)定懲罰性賠償，無形地助長了本案乃至更多的侵權廠商對于中國商標法的相關規(guī)定和他人權利的漠視程度，這顯然是極為不妥的。小編呼吁關于侵犯知識產權的相關懲罰性賠償能夠盡快出臺，司法實踐中將賠償?shù)牧Χ冗M一步加大，嚴懲侵權人，讓權利人維權行為的收獲遠遠大于成本。

從本案中不難看出，盡早獲得知識產權能夠更好的保護權利人的相關權利，而在鼓勵權利人創(chuàng)造和獲取權利的同時，更要激發(fā)權利人維護權利的積極性，讓更多的人學會尊重法律，尊重知識產權。

單位：四川力久律師事務所

作者：白玉潔