New Balance品牌與“新百倫”商標(biāo)的故事

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2016年6月23日，廣東省高級人民法院對新百倫貿(mào)易（中國）有限公司（以下簡稱“新百倫公司”）與“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)權(quán)利人周樂倫的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案二審程序進(jìn)行公開宣判。這起“新百倫”商標(biāo)案歷經(jīng)三年時間，終于迎來了終審判決。而最吸引人眼球的莫過于一審判決9800萬元的賠償被終審判決改判為了500萬元?！癗ew Balance”與“新百倫”究竟發(fā)生了什么故事，請各位看官聽小編娓娓道來。

一、 兩次判決的結(jié)果

（一）一審判決結(jié)果

2015年4月29日，廣州市中級人民法院對周樂倫訴新百倫貿(mào)易（中國）有限公司、廣州市盛世長運商貿(mào)連鎖有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案作出一審判決如下：

1、新百倫立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”商標(biāo)權(quán)的行為；

2、新百倫公司賠償周樂倫9800萬元（含合理支出）；

3、新百倫公司在其官方網(wǎng)站首頁及在天貓商城開設(shè)的“New Balance旗艦店”、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響；

4、盛世公司立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”商標(biāo)權(quán)的銷售行為；

5、盛世公司支付周樂倫合理支出5000元；

6、駁回周樂倫的其他訴訟請求。

新百倫公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴，要求撤銷一審判決，駁回原告全部訴訟請求。

（二）二審判決結(jié)果

2016年6月23日，廣東省高級人民法院對該案作出終審判決如下：

1、維持廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第一、三、四、五項；

2、撤銷廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第六項；

3、變更廣東省廣州市中級人民法院（2013）穗中法知民初字第574號民事判決第二項為：新百倫貿(mào)易（中國）有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)賠償周樂倫經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支共計人民幣500萬元；

4、駁回周樂倫的其他訴訟請求。

二、涉案“新百倫”商標(biāo)究竟歸誰？

（一）厘清涉案主體之間的關(guān)系

在對本案進(jìn)行具體闡述前，首先，我們來認(rèn)識一下本案涉及的幾個主體以及他們之間的關(guān)系。

1、周樂倫，“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)的權(quán)利人。

2、新平衡運動鞋公司（以下簡稱“美國新平衡公司”）（NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.），是一家美國公司，沒有被起訴，但正是其旗下New Balance品牌商品的中文名稱“新百倫”被控侵害周樂倫的“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)專用權(quán)。

3、新百倫公司，經(jīng)新平衡公司授權(quán)其在中國大陸作為New Balance品牌獨家經(jīng)銷商，被訴使用“新百倫”標(biāo)識銷售鞋類商品，侵害周樂倫的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

4、廣州市盛世長運商貿(mào)連鎖有限公司（以下簡稱“盛世公司”），作為新百倫公司鞋類商品的合作經(jīng)銷商，被訴使用“新百倫”標(biāo)識銷售鞋類商品，侵害周樂倫的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

（二）涉案主體對“新百倫”相關(guān)商標(biāo)的注冊情況

在厘清了涉案主體間的關(guān)系后，我們再來看看涉案主體都注冊有哪些與“新百倫”相關(guān)的商標(biāo)。

根據(jù)小編在中國商標(biāo)網(wǎng)的查詢，截至發(fā)稿日，涉案主體中只有周樂倫和美國新平衡公司注冊了與“新百倫”相關(guān)的有效商標(biāo)，詳見下表：

表1 “新百倫”相關(guān)商標(biāo)的注冊情況

從上表可以看出，周樂倫注冊“百倫”有效商標(biāo)3個、“新百倫”有效商標(biāo)2個，美國新平衡公司注冊“新百倫”有效商標(biāo)7個。接下來，一場權(quán)利大戰(zhàn)即刻打響。

首先，美國新平衡公司明明擁有更多的權(quán)利，為什么還是敗北了呢？

我國《商標(biāo)法》規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的……”

對“同一種商品或者類似商品”的定義是根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中對商標(biāo)進(jìn)行的分類而確定。該區(qū)分表將商標(biāo)分為45類，本案所涉商品主要為鞋類，屬于第25類（服裝，鞋，帽）商標(biāo)。所以“新百倫”之爭限定于第25類商標(biāo)之下，美國新平衡公司雖然權(quán)利數(shù)量居多，但是能與周樂倫抗衡的僅有注冊號為5608740這一個商標(biāo)。

既然都擁有第25類“新百倫”注冊商標(biāo)，新百倫公司為什么還是被判侵害周樂倫的商標(biāo)權(quán)呢？

仔細(xì)查看第25類商標(biāo)下的類似群，會發(fā)現(xiàn)鞋類商品是分在第2507類似群之下的，周樂倫擁有的5個相關(guān)商標(biāo)都注冊了第2507類似群的鞋類商品。而本案中，周樂倫請求保護的第865609號“百倫”注冊商標(biāo)的申請時間是1994年8月25日，第4100879號“新百倫”注冊商標(biāo)的申請時間是2004年6月4日，美國新平衡公司的第25類“新百倫”商標(biāo)是在2006年9月15日申請注冊的，晚于周樂倫的申請，所以已無法注冊第2507類似群的商品了。美國新平衡公司盡管生產(chǎn)經(jīng)營鞋類商品，但卻不能在中國將自己的“新百倫”商標(biāo)使用于自己生產(chǎn)的鞋類商品，這真是一個悲傷的故事。

那么，美國新平衡公司的另外6個商標(biāo)，真的全都無力回天了嗎？顯然新百倫公司并不這樣認(rèn)為。

根據(jù)終審判決書中所示，新百倫公司上訴稱：“New Balance公司擁有第35類廣告和銷售項目“推銷（替他人）”等服務(wù)上的“新百倫”注冊商標(biāo)，新百倫公司經(jīng)New Balance公司授權(quán)，在銷售和宣傳中使用“新百倫”商標(biāo)的行為不侵害周樂倫的商標(biāo)權(quán)?！?/span>

上文有提到，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》將商標(biāo)分為45類，其中商品34類，服務(wù)11類。小編告訴大家一個簡單的區(qū)分方法，即45類中，前34類商標(biāo)用于商品，后11類商標(biāo)用于服務(wù)。顯而易見，注冊在第35類的“新百倫”是一個服務(wù)商標(biāo)。服務(wù)商標(biāo)是指，提供服務(wù)的經(jīng)營者為將自己提供的服務(wù)與他人提供的服務(wù)相區(qū)別而使用的標(biāo)志。即如果新百倫公司是服務(wù)型企業(yè)，對外僅提供服務(wù)，其使用“新百倫”商標(biāo)的目的是為了區(qū)分不同的服務(wù)提供者，則其使用是屬于在第35類商標(biāo)服務(wù)上的使用。但是，新百倫公司作為一家貿(mào)易公司，其銷售的鞋子作為商品使用“新百倫”標(biāo)識，目的是為了區(qū)分自己所售商品與他人所售商品不同的來源，則其使用是屬于在第25類商標(biāo)中鞋類商品的使用。判決書中對新百倫公司認(rèn)為自己使用的是第35類商標(biāo)的主張，寫道：“理由不成立，本院不予支持。”

三、未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)與商標(biāo)性使用

（一）未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)

眼看周樂倫注冊商標(biāo)的寶座坐得穩(wěn)穩(wěn)的，新百倫公司主張在周樂倫申請注冊“新百倫”商標(biāo)前，“New Balance/新百倫”等標(biāo)識作為未注冊商標(biāo)就已經(jīng)在中國大陸市場內(nèi)獲得了很高的知名度和影響力，構(gòu)成在先使用并具有一定影響的未注冊商標(biāo)。

新百倫公司這一主張是根據(jù)我國《商標(biāo)法》之規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！睂τ谠谧陨虡?biāo)申請日之前，就已經(jīng)在相同或者類似商品或服務(wù)上善意地、連續(xù)地使用的與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，在先使用人有權(quán)在原商品或者服務(wù)上繼續(xù)使用該商標(biāo)。這就是未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)，是對在先使用的未注冊商標(biāo)的特殊保護。注冊商標(biāo)一戰(zhàn)失利，新百倫公司將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了未注冊商標(biāo)從而尋求轉(zhuǎn)機。

但是終審判決書表明，法院認(rèn)為，第一，根據(jù)新百倫公司提供的證據(jù)，并不能證明新百倫公司的關(guān)聯(lián)公司在2003年11月進(jìn)入中國市場時至2004年6月周樂倫對“新百倫”商標(biāo)申請注冊這段時間內(nèi)，新百倫公司對于“新百倫”標(biāo)識的使用是商標(biāo)性使用。第二，“新百倫”標(biāo)識與“百倫”注冊商標(biāo)僅一字之差，屬于近似商標(biāo)，上述證據(jù)證明新百倫公司的關(guān)聯(lián)公司進(jìn)入中國市場的時間晚于“百倫”商標(biāo)的申請甚至注冊時間。所以現(xiàn)有證據(jù)不足以證明新百倫公司對“新百倫”標(biāo)識享有未注冊商標(biāo)先用權(quán)。

（二）商標(biāo)性使用

關(guān)于法院提到的“商標(biāo)性使用”，其含義應(yīng)該是緊密圍繞商標(biāo)本身用于區(qū)分商品或服務(wù)來源的目的，將商標(biāo)使用于商業(yè)活動中，讓相關(guān)公眾能夠通過商標(biāo)來區(qū)分商品或服務(wù)來源的使用。

小編注意到，“商標(biāo)性使用”在終審判決書中共出現(xiàn)三次。

第一次是認(rèn)定周樂倫對“百倫”、“新百倫”商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)性使用，故而沒有支持新百倫公司提出的周樂倫沒有實際使用兩個涉案商標(biāo)的主張。而對于商標(biāo)是否進(jìn)行了商標(biāo)性使用，在本案中事關(guān)該商標(biāo)權(quán)利的存亡，因為《商標(biāo)法》規(guī)定：“注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。”小編在中國商標(biāo)網(wǎng)進(jìn)行查詢時就注意到，周樂倫的商標(biāo)是被提出過“撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)”的，若因沒有商標(biāo)性使用而被撤銷一旦成功，這個故事也就戛然而止了。

第二次即是不能認(rèn)定新百倫公司的關(guān)聯(lián)公司在2003年11月進(jìn)入中國市場時對于“新百倫”標(biāo)識的使用是商標(biāo)性使用。小編沒有看到新百倫公司對此提供的證據(jù)，也就無從得知法院認(rèn)為的非商標(biāo)性使用具體是怎么使用的。但是小編認(rèn)為，如果2003年11月新百倫公司將“新百倫”標(biāo)識作為商標(biāo)性使用，就有可能對2004年6月申請注冊的“新百倫”商標(biāo)構(gòu)成在先使用權(quán)。

第三次是法院認(rèn)為新百倫公司在周樂倫訴稱的進(jìn)行銷售和廣告宣傳其運動鞋產(chǎn)品的行為時商標(biāo)性使用了“新百倫”標(biāo)識，該運動鞋商品與涉案注冊商標(biāo)核定使用的商品屬于相同商品，足以引起相關(guān)公眾的混淆，從而法院認(rèn)定新百倫公司侵害了周樂倫涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。

總結(jié)商標(biāo)性使用在終審判決中發(fā)揮的作用，第一次肯定了周樂倫商標(biāo)權(quán)的有效性，捍衛(wèi)了權(quán)利的基石。第二次否定了新百倫公司構(gòu)成未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)，拒絕了新百倫公司的繼續(xù)使用。第三次認(rèn)定了新百倫公司侵害了周樂倫的注冊商標(biāo)專用權(quán)，判定新百倫公司的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。商標(biāo)性使用的三次出現(xiàn)可謂意義重大。

四、反不正當(dāng)競爭

新百倫公司在商標(biāo)一役中落敗后，又吹響了反不正當(dāng)競爭的號角。其主張對“新百倫”標(biāo)識享有在先企業(yè)名稱字號權(quán)，以及知名商品特有名稱權(quán)。

（一）企業(yè)名稱字號權(quán)

關(guān)于企業(yè)名稱字號權(quán)，我國《反不正當(dāng)竟?fàn)幏ā芬?guī)定：“經(jīng)營者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市場交易，損害競爭對手：……（三）擅自使用他人的企業(yè)名稱從事市場交易，引人誤認(rèn)為是他人的商品……”即不能使用具有一定知名度、為相關(guān)公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號從事市場交易來損害競爭對手，否則構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

我們來看看周樂倫是否使用了新百倫公司的企業(yè)名稱字號。經(jīng)小編查詢，新百倫公司成立于2006年12月27日，明顯晚于1994年申請注冊的“百倫”和2004年申請注冊的“新百倫”。而新百倫公司提供的證據(jù)，并不能表明之前已經(jīng)使用“新百倫”作為企業(yè)名稱的公司與美國新平衡公司和新百倫公司之間有關(guān)系，所以新百倫公司使用“新百倫”字號的行為只能是2006年12月27日之后。其在2003年11月進(jìn)入中國市場至周樂倫2004年6月申請“新百倫”商標(biāo)期間，也沒有證據(jù)證明“新百倫”字號的使用已經(jīng)具有一定知名度、為相關(guān)公眾所知悉，所以新百倫公司并不成立在先企業(yè)名稱字號權(quán)的條件。

（二）知名商品特有名稱權(quán)

新百倫公司的另一主張，知名商品特有名稱權(quán)也是在《反不競爭法》中予以規(guī)定：“經(jīng)營者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市場交易，損害競爭對手：……（二）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認(rèn)為是該知名商品……”知名商品不是經(jīng)法定程序評定出來的榮譽稱號，而是人民法院等相關(guān)主體在個案中認(rèn)定的法律事實。

終審判決書中稱，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法證明在周樂倫申請注冊涉案的兩個商標(biāo)之前，新百倫公司及其關(guān)聯(lián)公司使用“新百倫”標(biāo)識的商品在中國已經(jīng)是知名商品。所以新百倫公司也不成立知名商品特有名稱權(quán)的條件。

故事發(fā)展至此，二審階段新百倫公司提出的所有主張均因證據(jù)不足或理由不成立，未得到法院的支持，在這場權(quán)利大戰(zhàn)中敗下陣來。既然被判侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)已塵埃落定，那么我們就來看一下怎么賠償被侵害方吧。

五、從賠償9800萬元改判為賠償500萬元

上文已提到，本案一審判決確定的賠償數(shù)額為9800萬元，而終審判決確定的賠償數(shù)額卻為500萬元，整整少了9300萬元。這9300萬元是怎么消失的呢？

周樂倫在起訴時請求法院判令新百倫公司賠償經(jīng)濟損失9800萬元，盛世公司賠償經(jīng)濟損失30萬元，并要求兩被告承擔(dān)為制止侵權(quán)所支付的合理開支67萬余元。

根據(jù)周樂倫訴稱，自2011年7月至其起訴時，新百倫公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的總金額達(dá)12.77億元，至2013年11月底，新百倫公司的銷售金額達(dá)17.6億元，獲取巨額利潤。周樂倫請求法院以新百倫公司的侵權(quán)獲利來計算其應(yīng)賠償?shù)慕痤~。一審判決以新百倫公司在被訴侵權(quán)期間銷售獲利總額的二分之一作為計算賠償損失的數(shù)額，判決賠償周樂倫9800萬元（含合理支出）。

（一）《商標(biāo)法》2001年與2013年修正版對于賠償?shù)囊?guī)定的區(qū)別

2001年修正版《商標(biāo)法》第五十六條的規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益，或者被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五十萬元以下的賠償?！?/span>

2013年修正版《商標(biāo)法》第六十三條的規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。……

權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標(biāo)許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予三百萬元以下的賠償?！?/span>

法條有點長，小編來理一理兩個版本的商標(biāo)法對于賠償規(guī)定的區(qū)別。

第一，確定賠償數(shù)額因素的順序不同。2001年版侵權(quán)人所獲利益在被侵權(quán)人所受損失之前；而2013年版侵權(quán)人所獲利益則在被侵權(quán)人所受損失之后。

第二，商標(biāo)許可使用費的有無不同。2001年版并沒有將商標(biāo)許可使用費規(guī)定進(jìn)去，這一規(guī)定是2013年版新增的。

第三，法定賠償?shù)淖罡哳~不同。2001年版在利益和損失均難以確定時，法定賠償?shù)淖罡哳~為50萬元；而2013年版將這一法定賠償?shù)淖罡哳~陡然增至300萬元。

當(dāng)然，除了上述第一項區(qū)別外，后兩項區(qū)別與本案關(guān)系不大，是小編的題外話。而正是基于第一項區(qū)別，新百倫公司為了爭取更少的賠償額，主張本案應(yīng)根據(jù)訴訟過程中現(xiàn)行2013年版的《商標(biāo)法》規(guī)定的賠償順序確定賠償金額，即應(yīng)根據(jù)權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定。

法院認(rèn)為，2013年版《商標(biāo)法》于2014年5月1日起施行，而周樂倫訴請的賠償金額計算時間最遲只到2014年2月，因此本案被訴侵害商標(biāo)權(quán)行為的時間是在2013年版《商標(biāo)法》施行之前，應(yīng)適用修改前商標(biāo)法的規(guī)定，即2001年版《商標(biāo)法》。

小編認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條規(guī)定：“人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十六條第一款的規(guī)定確定侵權(quán)人的賠償責(zé)任時，可以根據(jù)權(quán)利人選擇的計算方法計算賠償數(shù)額?！彪m然該司法解釋是2002年施行的，所稱《商標(biāo)法》也是2001年版的條文序號，但小編認(rèn)為該司法解釋并沒有被廢止，所以就算本案適用2013年版的《商標(biāo)法》，也依然可以根據(jù)權(quán)利人選擇的計算方法計算賠償數(shù)額。

（二）終審判決的改判理由

兩個判決均適用的同一法律，為什么得出的賠償差距如此之大呢？一審判決根據(jù)侵權(quán)人因侵權(quán)所獲利潤的二分之一作為賠償金額，二審法院認(rèn)為其“忽略了被訴侵權(quán)行為與侵權(quán)人產(chǎn)品總體利潤之間的直接的因果關(guān)系?！?/span>簡而言之，“新百倫”標(biāo)識對New Balance品牌的銷售貢獻(xiàn)比例有多大，是二審法院決定賠償金額的主要考慮因素，也是改判賠償金額的主要理由。最終二審法院判決新百倫公司賠償周樂倫經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支共計500萬元。

六、小編結(jié)語

故事講完了，小編有話有說。

美國新平衡公司在周樂倫申請“新百倫”商標(biāo)時，曾向國家商標(biāo)局提出異議，請求駁回其注冊申請。而國家商標(biāo)局于2011年作出的（2011）商標(biāo)異字第25006號《“新百倫”商標(biāo)異議裁定書》駁回了其異議申請。

New Balance品牌進(jìn)入中國市場之初，在并沒有取得“新百倫”相關(guān)權(quán)利，且明知“新百倫”注冊商標(biāo)的存在，使用“新百倫”標(biāo)識會對周樂倫注冊商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)的情況下，仍繼續(xù)使用，侵權(quán)故意非常明顯，屬于惡意侵權(quán)。

但我國現(xiàn)行相關(guān)法律并未對惡意侵權(quán)行為規(guī)定懲罰性賠償，無形地助長了本案乃至更多的侵權(quán)廠商對于中國商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定和他人權(quán)利的漠視程度，這顯然是極為不妥的。小編呼吁關(guān)于侵犯知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)懲罰性賠償能夠盡快出臺，司法實踐中將賠償?shù)牧Χ冗M(jìn)一步加大，嚴(yán)懲侵權(quán)人，讓權(quán)利人維權(quán)行為的收獲遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成本。

從本案中不難看出，盡早獲得知識產(chǎn)權(quán)能夠更好的保護權(quán)利人的相關(guān)權(quán)利，而在鼓勵權(quán)利人創(chuàng)造和獲取權(quán)利的同時，更要激發(fā)權(quán)利人維護權(quán)利的積極性，讓更多的人學(xué)會尊重法律，尊重知識產(chǎn)權(quán)。

單位：四川力久律師事務(wù)所

作者：白玉潔