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在我們協(xié)助客戶處理商業(yè)秘密案件時(shí),經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一些原本可以通過申請(qǐng)專利得到更好保護(hù)的技術(shù)方案,由于案發(fā)時(shí)已經(jīng)遭到泄露成為公開技術(shù)信息,從而造成既無法申請(qǐng)專利,也因?yàn)楦鞣N原因無法獲得商業(yè)秘密保護(hù)的尷尬局面。另一方面,對(duì)于一些核心技術(shù)秘密,如果通過申請(qǐng)專利的方式保護(hù)則必須公開技術(shù)方案;但基于商業(yè)方面的考慮,客戶也不愿意過早公開這些技術(shù)方案。經(jīng)歷這些案件后,我們覺得預(yù)防遠(yuǎn)遠(yuǎn)比案發(fā)后臨時(shí)找救濟(jì)方案重要。因此,對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)過程中具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的技術(shù)早期介入,和研發(fā)人員及管理層共同討論究竟通過何種法律方式對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù),不僅能起到事先防范的作用,而且能為事發(fā)后的法律救濟(jì)措施提供扎實(shí)的前期法律和事實(shí)基礎(chǔ)。
商業(yè)秘密與專利保護(hù)方式對(duì)比
要針對(duì)技術(shù)方案恰當(dāng)使用不同的保護(hù)方法,首先要理解兩種保護(hù)方法的區(qū)別于利弊:
1. 權(quán)利取得方式
專利需要依法定程序申請(qǐng)并獲得授權(quán);對(duì)技術(shù)方案而言,主要是通過申請(qǐng)實(shí)用新型或發(fā)明專利進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)然,為了高效實(shí)現(xiàn)保護(hù),實(shí)踐中也可以同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明和使用新型;因?yàn)閷?shí)用新型獲得授權(quán)比較快,而發(fā)明保護(hù)時(shí)間久且力度大;因此可以先用實(shí)用新型進(jìn)行保護(hù),等發(fā)明授權(quán)之后再用發(fā)明進(jìn)行保護(hù)。對(duì)商業(yè)秘密而言,無需經(jīng)過特別程序和審批,主要依靠公司內(nèi)部保密措施。
2. 對(duì)技術(shù)方案的要求
根據(jù)專利法的要求,對(duì)技術(shù)方案以實(shí)用新型或發(fā)明進(jìn)行保護(hù),都需要其具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的特征。按照商業(yè)秘密的保護(hù)要求,需要技術(shù)信息不為公眾所知悉,采取保密措施并具有實(shí)用性,能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益;但對(duì)技術(shù)本身的創(chuàng)造性程度并沒有硬性要求。
3. 權(quán)利維護(hù)成本
對(duì)專利而言,權(quán)利的取得和維護(hù)成本主要有官費(fèi)、代理費(fèi)和年費(fèi)。對(duì)商業(yè)秘密而言,則主要是企業(yè)采取保密措施的成本。從表面上看,貌似專利需要更多維護(hù)成本;但實(shí)際上,企業(yè)保密措施包括合同、制度、文本、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)保密標(biāo)識(shí)和措施及維護(hù)人員等等方面,實(shí)際維護(hù)成本一般遠(yuǎn)大于專利權(quán)的維護(hù)成本。
4. 保護(hù)期限
對(duì)以技術(shù)方案申請(qǐng)的專利而言,若申請(qǐng)為發(fā)明專利,其有效期20年;若申請(qǐng)為實(shí)用新型,其有效期為10年(均自申請(qǐng)日起算)。商業(yè)秘密在保護(hù)期限上有優(yōu)勢(shì)明顯,如果保護(hù)得當(dāng),則可以獲得無限期的保護(hù)。
5. 公開性
要想獲得專利權(quán),則技術(shù)方案必須公開,否則也無從保護(hù)。但如果將技術(shù)方案作為商業(yè)秘密保護(hù),則必然是不公開的。
6. 權(quán)利穩(wěn)定性
技術(shù)方案一旦獲得專利權(quán)保護(hù),非經(jīng)法定程序(如被無效、未繳納年費(fèi)、書面申明放棄、權(quán)利到期等)專利權(quán)不會(huì)喪失;就專利權(quán)本身而言,基于授權(quán)審查機(jī)制的不同,發(fā)明的穩(wěn)定性要高于實(shí)用新型。但作為商業(yè)秘密保護(hù)的技術(shù)方案,一旦被任何人公開(甚至因遭受侵權(quán)被公開),權(quán)利就無法以商業(yè)秘密方式得到法律保護(hù)。
7. 維權(quán)難度
考慮到目前國內(nèi)的司法實(shí)踐及兩種保護(hù)方式性質(zhì)的不同,以專利方式保護(hù)技術(shù)方案難度相對(duì)較低(只要專利權(quán)利穩(wěn)定,有充足證據(jù)證明他人未經(jīng)許可實(shí)施了專利方案,則勝訴率還是比較高的;北京和上海法院近五年公開數(shù)據(jù)專利侵權(quán)勝訴率在70%左右)。但對(duì)商業(yè)秘密而言,無論民事案件還是刑事案件對(duì)原告/報(bào)案人要求均非常高(需證明權(quán)利人對(duì)秘密信息享有所有權(quán)、秘密信息的內(nèi)容、技術(shù)方案的價(jià)值,對(duì)信息采取了具體的保密措施、他人使用或泄露了商業(yè)秘密,必要時(shí)還需委托第三方對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行鑒定),而且勝訴率遠(yuǎn)低于專利侵權(quán)案件(浦東法院2002年至2011年數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)秘密民事案件全部支持的比例低于10%)。
商業(yè)秘密與專利保護(hù)的利弊分析
了解了商業(yè)秘密和專利兩種保護(hù)方式的異同,就比較容易對(duì)比這兩種方式對(duì)技術(shù)方案保護(hù)的利弊之處了。
對(duì)技術(shù)方案采用專利保護(hù)的主要有利之處是,權(quán)利相對(duì)明確(申請(qǐng)專利的權(quán)利要求書、說明書、摘要都對(duì)技術(shù)本身有明確記載和限定),申請(qǐng)效率相對(duì)較高(發(fā)明和實(shí)用新型可以同時(shí)申請(qǐng),之后先用實(shí)用新型保護(hù);等發(fā)明授權(quán)時(shí)再放棄實(shí)用新型并以發(fā)明進(jìn)行保護(hù)),在發(fā)生侵權(quán)時(shí)救濟(jì)路徑相對(duì)清晰且保護(hù)難度相對(duì)較低(勝訴率較高)。以專利方式保護(hù)的不利之處是,首先技術(shù)方案需要公開;對(duì)不愿意公開技術(shù)方案的企業(yè)來說,這可能是一個(gè)最大的問題。其次,保護(hù)周期有限(發(fā)明20年,實(shí)用新型10年),之后技術(shù)方案就進(jìn)入公共領(lǐng)域,無法得到法律保護(hù)了。
若對(duì)技術(shù)方案以商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù),其有利之處一方面是技術(shù)方案可以保密,企業(yè)不必公開技術(shù)信息;另一方面體現(xiàn)在保護(hù)期限上,若保護(hù)措施得當(dāng)則技術(shù)方案可以長期得到保護(hù)。但同樣,以商業(yè)秘密方式保護(hù)也有其不利之處:從司法實(shí)踐看,目前國內(nèi)總體保密情況欠佳,公司技術(shù)方案被泄密情況時(shí)有發(fā)生;而技術(shù)秘密一旦被泄露,無論是自己泄露還是因被侵權(quán)而泄露,都將無法再以商業(yè)秘密的方式進(jìn)行法律保護(hù);而且因?yàn)榧夹g(shù)已被公開,也不能再去申請(qǐng)專利。其次,目前在司法實(shí)踐中對(duì)商業(yè)秘密案件權(quán)利人要求過高,但商業(yè)秘密侵權(quán)行為本身又存在隱蔽性的特點(diǎn),因此在受到侵權(quán)后保護(hù)難度較大;民事案件勝訴率低(自2002年至2011年,上海浦東法院共受理商業(yè)秘密案件62件,判決28件,獲得法院全部支持僅2件,部分支持的僅有10件。),刑事案件因?qū)α缸C據(jù)要求很高而導(dǎo)致難以立案(實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)通常要求侵權(quán)的全部主要證據(jù)及司法鑒定結(jié)論,而這些證據(jù)有些本身是需要刑事調(diào)查才能取得的,在立案前由被害人自行取得難度非常大)。
保護(hù)方式的選擇建議
了解對(duì)技術(shù)方案的商業(yè)秘密及專利兩種法律保護(hù)方式,就可以針對(duì)公司已有或準(zhǔn)備開發(fā)的技術(shù)方案選擇相應(yīng)的保護(hù)方式了。下面幾點(diǎn)可以作為選擇時(shí)的參考:
1. 保密措施和期限
對(duì)有能力采取有效保密措施,防止技術(shù)方案泄露,且對(duì)技術(shù)方案希望長期得到保護(hù)的,可以考慮以商業(yè)秘密方式保護(hù)。若企業(yè)不能保證有效保密措施,或保密措施無法保障技術(shù)方案不被泄露,則盡量以申請(qǐng)專利的方式進(jìn)行保護(hù)。
2. 技術(shù)先進(jìn)程度
若技術(shù)方案本身先進(jìn)性程度不高,同樣或類似的技術(shù)也可能被他人(特別是競(jìng)爭(zhēng)者)研發(fā)出來,則時(shí)間上優(yōu)先保護(hù)更為重要,建議采用專利方式保護(hù)。若技術(shù)方案本身先進(jìn)性程度較高,在一定時(shí)期內(nèi)難以被他人研發(fā)出來,可考慮采用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。
3. 反向工程難度
若該技術(shù)方案容易通過反向工程而獲得關(guān)鍵技術(shù)信息,則應(yīng)考慮通過專利保護(hù)(例如:簡(jiǎn)單的機(jī)械領(lǐng)域技術(shù))。若該技術(shù)方案很難進(jìn)行反向工程,則可以考慮商業(yè)秘密的保護(hù)方式。
4. 技術(shù)方案的商業(yè)價(jià)值期限
若該技術(shù)方案具有較長期的商業(yè)價(jià)值,則可以采用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)(如可口可樂配方)。若該技術(shù)方案處于更新?lián)Q代較快的領(lǐng)域,則可以考慮專利保護(hù)(如部分通訊、IT領(lǐng)域技術(shù)方案)。
5. 獲得專利授權(quán)的可能性
若該技術(shù)難以符合授予專利權(quán)的條件(新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性),則要考慮采取商業(yè)秘密保護(hù)。
6. 商業(yè)秘密+專利相結(jié)合的保護(hù)方式
結(jié)合上面5點(diǎn),也可以考慮綜合保護(hù)方案:如將希望得到保護(hù)的核心技術(shù)采用商業(yè)秘密的方式保護(hù),嚴(yán)格限制范圍并采取有效保密措施;對(duì)周邊技術(shù)采用專利方式保護(hù)。此外,對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)專利(若屬于更新?lián)Q代快的領(lǐng)域或技術(shù)難度本身不高容易被反向工程方式獲得技術(shù)方案),對(duì)周邊技術(shù)采取商業(yè)秘密(若技術(shù)難以符合專利授權(quán)條件),也是一種可行的方案。
企業(yè)的保護(hù)措施建議
對(duì)企業(yè)而言,需要從技術(shù)研發(fā)階段就著手技術(shù)方案可能的保護(hù)模式及保護(hù)方式的研究和決策。從人員上,需要技術(shù)人員、法律人員和管理人員的共同介入。以下幾個(gè)方面可以參考:
1. 內(nèi)部培訓(xùn)
對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),讓公司高管、核心技術(shù)人員了解什么是商業(yè)秘密,以及如何進(jìn)行保護(hù);從而在意識(shí)層面加強(qiáng)對(duì)技術(shù)方案的重視,并為將來的保護(hù)措施及行動(dòng)打好基礎(chǔ)。
2. 保密措施的實(shí)施
對(duì)采取商業(yè)秘密方式保護(hù)的技術(shù)方案,需要從公司保密制度、保密協(xié)議、限制知悉和防止泄露的措施、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分級(jí)授權(quán)管理制度、保密合規(guī)性審查、現(xiàn)場(chǎng)保密標(biāo)識(shí)的安置及完善等方面著手,建立嚴(yán)密的保護(hù)體系,防止信息外泄及支持將來可能采取的法律責(zé)任追究措施。
3. 技術(shù)保護(hù)方式評(píng)估
由于大多數(shù)技術(shù)方案涉及的技術(shù)點(diǎn)不止一個(gè),所以商業(yè)秘密+專利的綜合保護(hù)方式相對(duì)較好。在這種情況下,就需要技術(shù)人員、管理人員和法律專業(yè)人員緊密配合,在采取保密措施前認(rèn)真評(píng)估分析采用專利和商業(yè)秘密的優(yōu)劣勢(shì),選擇恰當(dāng)?shù)谋Wo(hù)方式。
4. 維權(quán)措施
商業(yè)秘密一旦被泄露,則既無法繼續(xù)用商業(yè)秘密方式保護(hù),也無法再申請(qǐng)專利,對(duì)客戶造成的損失是巨大的,只能通過有效的訴訟策略積極維權(quán)以減少損失并追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。專利被侵犯后專利仍然有效,但還是需要分析制定恰當(dāng)策略,以最大限度保護(hù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
總而言之,企業(yè)的核心技術(shù)方案是企業(yè)的重要資產(chǎn),需要對(duì)其認(rèn)真分析并以最恰當(dāng)?shù)姆煞绞奖Wo(hù),以最大限度地降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)客戶的權(quán)益。
來源:拾柴科技成果轉(zhuǎn)化
編輯:IPRdaily 彭瑩
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