國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

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國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

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來源：IPRdaily

作者：宮美玲品源知識產(chǎn)權

投稿原標題：國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

隨著國外愈來愈多的跨國公司運用知識產(chǎn)權戰(zhàn)略不斷占領和控制我國市場，也由于我國企業(yè)在知識產(chǎn)權保護及運用方面尚缺乏前瞻性，導致在我國產(chǎn)品國際市場甚至在國內(nèi)市場上屢屢受挫，幸運的是國內(nèi)企業(yè)紛紛意識到知識產(chǎn)權的重要性。2015年，我國共受理專利申請279.9萬件，其中發(fā)明專利申請量突破100萬件，達到110.2萬件，同比增長18.7％，連續(xù)5年居世界首位，然而有了如此龐大的專利數(shù)據(jù)基礎，為何國內(nèi)企業(yè)在“出海”過程中，仍困難重重呢？我們的企業(yè)到底該怎樣申請專利呢？

國內(nèi)諸多科技型企業(yè)，每年發(fā)明專利申請量均超過100件，但是仔細閱讀企業(yè)的專利申請文件，不難發(fā)現(xiàn)我國企業(yè)的專利申請文件還是存在諸多弊端。

一、企業(yè)專利存在的主要問題

1.1企業(yè)專利申請策略制定能力不足

專利申請策略不能簡單的看企業(yè)申請專利的數(shù)量，而是要看申請專利的類型，佳能公司知識產(chǎn)權之父丸島儀一先生曾形成地將專利類型分別進攻型專利、防守型專利。

防守型專利，其主旨在于保護企業(yè)核心競爭力的技術，進攻型專利則以防守型專利為中心設置參與事業(yè)的壁壘，包括企業(yè)在用的非核心技術，也包括企業(yè)不用但是競爭對手可能使用的技術。

縱觀國內(nèi)企業(yè)申請專利，其專利申請大多是針對企業(yè)的在售產(chǎn)品或者預售產(chǎn)品。即通常僅僅對企業(yè)的核心技術進行了專利保護，而對非核心技術則保護力度欠弱。

企業(yè)的專利工程師不禁會問“為什么我們要花錢對我們不用的技術申請專利呢？”。專利主旨在于“排他權”，而非“實施權”。專利僅僅是保護技術的一個工具，產(chǎn)品需要通過專利這個工具合法地進入市場，同時盡可能多地將競爭對手從該市場內(nèi)排除出去。防守型專利的主要目的在于保證產(chǎn)品合法進入市場，而進攻型專利的主要目的就是排除市場內(nèi)的競爭對手。

進攻型專利不僅包括替代技術方案，還包括涉及到該產(chǎn)品的周邊產(chǎn)品的技術方案。

替代技術方案也叫設置“參與事業(yè)壁壘”，簡言之，就是設置競爭對手參與市場的壁壘。

一個產(chǎn)品的技術方案為A+B，而技術方案C所達到的技術效果可以替代技術方案B，企業(yè)在申請專利時，將產(chǎn)品的保護范圍僅僅針對了A+B。故而競爭對手采用了A+C的技術方案同樣也進入了相同的市場，倘若在申請專利階段，企業(yè)同時將A+C的技術方案進行專利申請，那么競爭對手將無法進入該市場。

另外，企業(yè)運營過程其實是一個產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售、售后的循環(huán)周期，企業(yè)在對產(chǎn)品設置了足夠多的“參與事業(yè)壁壘”，僅僅只能說完善了制造階段和銷售階段的保護力度，而在售后階段保護力度則尤顯不足。以噴墨打印機為例，噴墨打印機的耗材之一的墨盒（墨盒屬于噴墨打印機的周邊產(chǎn)品）消費使用率較高，企業(yè)在申請專利階段，就同時對打印機的耗材（墨盒結構、形狀、墨盒內(nèi)部存儲的墨水）也申請了專利保護，那么其它企業(yè)（包括競爭對手以外的零件生產(chǎn)企業(yè)）則不能生產(chǎn)、銷售適用于該打印機的墨盒。此種方式不僅避免除競爭對手之外的企業(yè)參與到產(chǎn)品的售后階段，企業(yè)同時獲得了售后階段的利潤。

1.2專利代理人參與度不夠

國內(nèi)很多企業(yè)在申請專利過程中，因企業(yè)規(guī)?；蛘咂髽I(yè)內(nèi)部的專利代理人數(shù)量的限制，往往需要與專利代理機構合作，合作方式不外乎是：企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)人員準備技術交底材料，代理人在詳細閱讀交底材料之后撰寫申請文件，將撰寫完成的申請文件發(fā)送至企業(yè)內(nèi)部的專利工程師，待專利工程師審核通過后，再由代理機構上報至國家知識產(chǎn)權局。整個代理過程中，專利代理人一直處于一個被動的地位，通常這樣的專利僅僅能很完善地保護技術交底材料提供的單個技術方案或一個產(chǎn)品，然而并不能很好地保護一個完整的技術思路。

一個較好的權利要求書通常采用金字塔形式撰寫而成，金字塔底部一定是必要技術特征，底部向上的技術特征則為優(yōu)化技術特征。

從技術層面上說，企業(yè)的研發(fā)人員是“專家”，研發(fā)人員具有較完備的背景技術，并且對技術本身具有一定的前瞻性，但是不能完全區(qū)別或者理解哪些是必要技術特征，哪些是非必要技術特征，而代理人僅僅是法律方面的專家，雖然能夠理解必要技術特征的含義，但是在因背景技術方面較欠缺的，在代理人與研發(fā)人員無溝通交流的情況下，即使能夠理解必要技術特征的含義，但是并不能準確或者完全準確地區(qū)分交底材料中哪些是必要技術特征，哪些是非必要技術特征。在不能區(qū)分必要技術特征和非必要技術特征的情況撰寫的申請文件容易出現(xiàn)兩個極端的問題：保護范圍太大（記載的必要技術特征很少）和保護范圍太?。ò诉^多的非必要技術特征），保護范圍太大導致的后果是，出現(xiàn)不能解決技術問題的技術方案，或者技術方案記載不完整，這種情況不利于專利申請的授權，保護范圍太小導致的后果是，排他性大大降低，沒有達到排除競爭對手的效果。

1.3企業(yè)內(nèi)部專利工程師審核能力較弱

目前國內(nèi)很多企業(yè)內(nèi)部設置有專利工程師，但是專利工程師的水平較低，有的甚至停留在檢查錯別字的階段，專利代理人撰寫了一個比較好專利申請文件，企業(yè)內(nèi)部的專利工程師進行審核，因有時無法完全理解代理人撰寫每條權利要求的意圖，進而出現(xiàn)的一個現(xiàn)象就是，將代理人保護范圍較大的權利要求書修改為授權率較大的權利要求書，眾所周知，專利申請的授權率與專利本身保護范圍通常成反比，授權率越高的專利申請，其本身的保護范圍極小，保護范圍越小，其專利申請本身的排他性也就相對弱化。

1.4合同約束力較弱

這個問題主要存在于合作研發(fā)項目中，很多企業(yè)在制定委托開發(fā)、合作研發(fā)的合同時，對研發(fā)目的、研發(fā)期限、研發(fā)資金有明確的合同條款，但是對研發(fā)成果（專利申請的申請人）的歸屬問題，合作協(xié)議中合同條款確實模棱兩可，稍微仔細推敲一下合作協(xié)議，就發(fā)現(xiàn)存在有諸多對企業(yè)不利的條款。對于科技型企業(yè)，尤其是中小型科技企業(yè)，在合作過程中往往注重合作經(jīng)費，而忽略了對方可能會竊取研發(fā)成果的“陷阱”，一旦對方按照合作協(xié)議書成功竊取了研發(fā)成果，那科技型企業(yè)就得不償失了，因為訂單有可能都會被也一起竊走。

二、企業(yè)專利保護能力的策略

2.1充分發(fā)揮專利代理人的專業(yè)能力

企業(yè)在制定專利戰(zhàn)略前，專利代理人或者企業(yè)內(nèi)部的專利工程師應參與專利戰(zhàn)略的制定。首先研發(fā)人員與專利代理人（專利工程師）合作，進行完整的現(xiàn)有技術檢索，準確界定現(xiàn)有技術以及企業(yè)自身的發(fā)明創(chuàng)造，進行專利的新穎性和創(chuàng)造性的判斷，明確專利戰(zhàn)略制定的目標，克服了企業(yè)專利申請策略制定能力不足的缺陷。

申請專利階段，因為有了戰(zhàn)略制定階段的充分交流，專利代理人（專利工程師）已經(jīng)掌握了發(fā)明創(chuàng)造的背景技術甚至掌握了發(fā)明創(chuàng)造要解決的技術問題，在申請階段，研發(fā)人員與專利代理人（專利工程師）交流的主要目的是分析、提取技術方案的必要技術特征，同時啟發(fā)、引導研發(fā)人進一步挖掘、開拓、創(chuàng)造其它可能的技術方案，在原有的發(fā)明創(chuàng)造的技術的基礎上，進行二次創(chuàng)造，以擴大發(fā)明創(chuàng)造的排他性。

并對發(fā)明創(chuàng)造的技術方案進行分類，將哪些技術方案設定為防守型專利申請，哪些技術方案設定為進攻型專利申請，在資金允許的情況下甚至還可以設置迷惑型專利，迷惑型專利可以理解為為了不讓競爭對手清楚地掌握企業(yè)技術發(fā)展的動向，故意將企業(yè)并不需要的技術申請專利，以迷惑競爭對手，迷惑型專利不是為了授權，也不怕被駁回或無效，而是出于技術競爭的需要，例如準備不太成熟的專利申請甚至可以是虛假專利申請，迷惑型專利或有真有假、或虛虛實實，旨在提供虛假情報，使競爭對手誤認為企業(yè)在該技術領域已居領先地位，從而放棄該技術領域的研制計劃或投資，或者申請一些與本企業(yè)研究方向無關或者相反的專利，轉(zhuǎn)移競爭對手的視線或注意力，迷惑對手，造成判斷以及開發(fā)決策失誤。

專利代理人（專利工程師）參與專利目標的制定、專利文件的撰寫、申請文件的申報、申請文件的答復的過程，在有了前期的參與工作之后，其申請文件的實質(zhì)審查階段，專利工程師（代理代理人）能夠較清晰界定本申請與對比文件的區(qū)別技術特征，從而獲得最有效的專利保護范圍，甚至于在后續(xù)的專利運用過程中，例如涉及到專利維權事務，專利代理人都可以較準確地做出有益于企業(yè)的決策。

2.2培養(yǎng)專業(yè)的專利工程師

在企業(yè)與代理機構合作的情況下，需要提高企業(yè)內(nèi)部專利工程師的審核能力，專利工程師不能只是簡單的找出專利申請文件的形式錯誤，更重要的是找出申請文件的實質(zhì)形式錯誤，不得不說，很多代理機構內(nèi)，專利代理人未經(jīng)過嚴格的培訓就直接進行申請文件的撰寫，此種現(xiàn)象在國內(nèi)普遍存在，如何識別一個申請文件的質(zhì)量呢？這就需要專利工程師具有“火眼金睛”的能力，企業(yè)內(nèi)部的專利工程師至少應具備識別必要技術特征和非必要技術特征的能力，這個能力關系到整個申請文件的保護范圍。如何獲得此種能力呢？方法有很多，例如閱讀已有授權的發(fā)明專利的文件，從背景技術開始閱讀，然后針對背景技術思考獨立權利要求記載的技術方案，培養(yǎng)一種專利思維模式，有條件的情況下，企業(yè)甚至可以將專利工程師派遣送至長期合作的代理機構進行學習和深造。當然，如果能夠聘請到有專利代理經(jīng)驗的專利代理人或?qū)彶閱T擔任工程師就更好了。

2.3加強對合同的審核

在制定合作開發(fā)合同或者委托開發(fā)合同時，除了邀請法律專業(yè)人士參與之外，最好也邀請專利工程師的參與，尤其是對研發(fā)成果的歸屬問題進行合同條款限定，避免研發(fā)成果被合法竊取。

三、結語

在全新的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)之間的競爭也變得更加激烈，這些競爭歸根到底就是核心技術的競爭，也是知識的競爭，我國的企業(yè)應該提供技術開發(fā)能力、知識產(chǎn)權充分的理解和運用能力，不斷完善企業(yè)的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，培養(yǎng)知識產(chǎn)權人才，另外借鑒國外企業(yè)對知識產(chǎn)權保護的先進方略，才能在市場上占據(jù)一席之地，為企業(yè)贏得先機，賺取利潤，在經(jīng)濟全球化的國際競爭中不斷發(fā)展壯大。

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來源：IPRdaily

作者：宮美玲品源知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily 彭瑩