代理機(jī)構(gòu)如何調(diào)整收費(fèi)計(jì)酬

IPR Daily，全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁

現(xiàn)在我國(guó)專利代理機(jī)構(gòu)代理國(guó)內(nèi)發(fā)明專利申請(qǐng)時(shí)，一般采用一次性方式收費(fèi)，并一直負(fù)責(zé)到該發(fā)明專利申請(qǐng)被授權(quán)或被駁回為止，其間無論答復(fù)什么內(nèi)容的審查意見、專利代理人做了多少工作或者貢獻(xiàn)多少、甚至未做任何實(shí)質(zhì)性工作，代理機(jī)構(gòu)都不會(huì)對(duì)申請(qǐng)人退費(fèi)，也不會(huì)要求申請(qǐng)人追加任何費(fèi)用。代理人的報(bào)酬大體是專利申請(qǐng)受理后計(jì)算一次，授權(quán)后再計(jì)算一次。筆者認(rèn)為，這種收費(fèi)和計(jì)酬方式存在諸多弊端。本文中筆者擬從專利代理實(shí)務(wù)出發(fā)，結(jié)合日常工作，就如何通過改進(jìn)收費(fèi)和計(jì)酬方式，幫助申請(qǐng)人獲得高質(zhì)量專利進(jìn)行探討。

一次性收費(fèi)和分次計(jì)酬的弊端

筆者認(rèn)為，通過一次性收費(fèi)和分次計(jì)酬存在諸多弊端，主要有以下幾個(gè)方面：

首先，代理人會(huì)把原始權(quán)利要求的保護(hù)范圍寫的比較窄。權(quán)利要求寫的越窄越容易具備創(chuàng)造性，專利申請(qǐng)就越容易獲得授權(quán)。如不經(jīng)過審查意見答復(fù)或答復(fù)的次數(shù)越少就能獲得授權(quán)．則代理人付出的成本也就越低，由于代理人獲得的總報(bào)酬是固定的，故其效率就會(huì)提高不少。除非有以下兩種情況才能避免上述問題，一是代理人的責(zé)任心很強(qiáng)，注重自己的聲譽(yù)，但是這樣的人畢竟不多；二是委托人非常挑剔，并且非常懂行。

其次，會(huì)使代理人屈從于審查意見．而不作積極的抗?fàn)?，使得原本較寬的權(quán)利要求保護(hù)范圍變窄而獲得授權(quán)。在一次性收費(fèi)的情況下，大多數(shù)代理人會(huì)刪掉審查意見提出的有爭(zhēng)議的權(quán)利要求或縮小保護(hù)范圍，爭(zhēng)取答復(fù)一次審查意見通知書就能通過并獲得授權(quán)。

另外，不利于授權(quán)專利的保護(hù)。前文所述，一次性收費(fèi)和固定計(jì)酬制度容易使原始專利申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍變窄，而在后續(xù)的答復(fù)修改中又不允許擴(kuò)大保護(hù)范圍。假設(shè)原始專利申請(qǐng)權(quán)利要求保護(hù)范圍較寬，但代理人出于效率或收益考慮，會(huì)屈從于審查意見而修改，即使發(fā)明專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，專利權(quán)人的權(quán)益也未獲得真正或者恰如其分的保護(hù)。

再者，代理機(jī)構(gòu)采用一次性收費(fèi)制度。在一定程度上也限制了申請(qǐng)人在后續(xù)過程中，將專利申請(qǐng)委托給在答復(fù)審查意見方面經(jīng)驗(yàn)較豐富的其他代理機(jī)構(gòu)，這將直接影響專利申請(qǐng)的授權(quán)率，不利于維護(hù)委托人利益。

分階段收費(fèi)和付酬的優(yōu)勢(shì)

下面，筆者把分階段收費(fèi)和按貢獻(xiàn)大小分階段對(duì)代理人計(jì)酬的原則進(jìn)行介紹。

1．發(fā)明專利申請(qǐng)代理分階段收費(fèi)的設(shè)置原則

(1)基礎(chǔ)代理費(fèi)

如果把一次性收費(fèi)比作是1的話．代理發(fā)明專利申請(qǐng)撰寫的基礎(chǔ)代理費(fèi)是1／4至1／3，簡(jiǎn)單的案件是1／4，而復(fù)雜疑難案件是1／3，此基礎(chǔ)收費(fèi)是從申請(qǐng)到初審合格時(shí)的收費(fèi)。

(2)答復(fù)有授權(quán)前景發(fā)明專利申請(qǐng)的審查意見的代理費(fèi)

權(quán)利要求不清楚、不支持的：若是顯而易見的，則免費(fèi)，若不是顯而易見的，則收1／8至1／10。除非下次審查意見通知書又指出了新的問題，或者相同問題但事實(shí)不同時(shí)，才收1／8至1／10，否則免費(fèi)。且該條款下，最多收兩次答復(fù)代理費(fèi)。

部分權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的：如果申請(qǐng)人愿意放棄不具備創(chuàng)造性權(quán)利要求。則收1／6至1／8；如申請(qǐng)人希望與審查員爭(zhēng)辯，則收1／4至1／3。

(3)答復(fù)無授權(quán)前景發(fā)明專利申請(qǐng)的審查意見的答復(fù)代理費(fèi)

A．說明書公開不充分

一般分為以下4種情況：一是需要代理人尋找到相應(yīng)的證據(jù)加以證明的，此時(shí)收1／5至1／6；二是說明書未公開的內(nèi)容與要保護(hù)的權(quán)利要求無關(guān)，需要代理人闡述兩者之間的關(guān)系。此時(shí)收1／6至1／7：三是說明書中確有公開不充分的嫌疑，但又很難找到證據(jù)證明，需要代理人依據(jù)原始文件記載的內(nèi)容進(jìn)行充分的邏輯推理，此時(shí)收1／4至1／5：四是說明書中確實(shí)存在公開不充分的問題。而此問題是由于發(fā)明人明確表示不愿公開，且堅(jiān)持要答復(fù)，則收1／3至1／4。

B．權(quán)利要求不屬于發(fā)明專利的保護(hù)客體

有兩種情況：一是通過合理的修改且被認(rèn)可。收1／5至1／6；二是怎樣修改也達(dá)不到屬于發(fā)明專利保護(hù)客體要求，申請(qǐng)人堅(jiān)持要答復(fù)，則收1／3至1／4。

C．所有權(quán)利要求都不具備創(chuàng)造性．按以下原則收費(fèi)

答復(fù)一通認(rèn)為所有權(quán)利都不具備創(chuàng)造性時(shí)，收1／4至1／3；當(dāng)下次審查意見通知．書又引用了新的對(duì)比文件仍認(rèn)為所有權(quán)利要求都不具備創(chuàng)造性時(shí)。仍收1／3至1／4；當(dāng)下次審查意見通知書未引用新的對(duì)比文件，但仍然認(rèn)為所有的權(quán)利要求都不具備創(chuàng)造性時(shí)．換代理人并有新思路的仍收1／3至1／4；無新思路，但申請(qǐng)人堅(jiān)持答復(fù)的，代理機(jī)構(gòu)應(yīng)作風(fēng)險(xiǎn)代理，這樣會(huì)防止分階段收費(fèi)被濫用，使申請(qǐng)人的利益得到保護(hù)。這時(shí)收1／2至1。

2．專利代理人按貢獻(xiàn)大小分階段計(jì)酬的原則

(1)按各階段收費(fèi)的多少給專利代理人提成

各階段收費(fèi)的多少與案件的難易、復(fù)雜程度、答復(fù)審查意見難易程度及答復(fù)次數(shù)成正比，因此，計(jì)酬也應(yīng)按這一比例進(jìn)行，這有助于引導(dǎo)代理人愿意代理疑難的、復(fù)雜的案件。

(2)授權(quán)后給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)

答復(fù)審查意見中哪位代理人為申請(qǐng)人爭(zhēng)取的權(quán)利要求保護(hù)范圍大，其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)就越多，這有利于引導(dǎo)代理人不斷研修業(yè)務(wù)、提高業(yè)務(wù)水平。

(3)當(dāng)下一次審查意見通知書與上一次審查意見通知書意見相同時(shí)，原代理人又沒有新的答復(fù)思路時(shí)，原則上就換其他有新思路的代理人，這時(shí)原代理人不但得不到獎(jiǎng)勵(lì)，而且原有提成還會(huì)被扣回一部分。新代理人答復(fù)后專利申請(qǐng)獲得授權(quán)后得到的獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)更多．這就在代理機(jī)構(gòu)營(yíng)造出提升代理質(zhì)量的良好氛圍，創(chuàng)造出專利申請(qǐng)文件撰寫的精品，專利權(quán)人的利益才能最大化。

來源：上海商標(biāo)協(xié)會(huì)

作者：岳泉清

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷