專利許可中的五大法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

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編者按

從近期火熱的華為訴三星，三星反訴華為，高通訴魅族的專利訴訟案中看，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)將進(jìn)入新游戲規(guī)則時(shí)代。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和新興市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，中國(guó)專利大戰(zhàn)呈現(xiàn)“勢(shì)不可擋”的趨勢(shì)。在小編看來，專利許可是國(guó)內(nèi)創(chuàng)新領(lǐng)頭企業(yè)亟需增強(qiáng)的一種實(shí)力，因?yàn)?9%專利訴訟的最終解決方式是專利許可。那專利許可中存在哪些法律風(fēng)險(xiǎn)，又該如何防范？

常言道：一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)賣技術(shù)，三流企業(yè)賣產(chǎn)品，末流企業(yè)賣苦力。在美國(guó)、日本、歐盟等專利強(qiáng)國(guó)或者地區(qū)，大型企業(yè)不僅參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、游戲規(guī)則的制訂，而且廣泛從事專利許可交易。據(jù)報(bào)道，2007年在我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記備案的專利許可合同數(shù)僅為118件，涉及的專利數(shù)564件。自2008年以來出現(xiàn)井噴，每年都達(dá)到1萬(wàn)件左右，并呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。雖然中國(guó)企業(yè)之間的專利許可近年也已呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)之勢(shì)，但對(duì)于大多數(shù)中國(guó)企業(yè)而言，仍然屬于陌生而遙遠(yuǎn)的領(lǐng)域。

2012年4月12日，浙江省高級(jí)人民法院公布了“2011年十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)案件”，敖謙平訴飛利浦（中國(guó)）投資有限公司、深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案赫然在列。該案中的發(fā)明專利權(quán)人敖謙平作為原告經(jīng)歷了一場(chǎng)過山車式的訴訟，寧波中院一審判決被告飛利浦（中國(guó)）投資有限公司構(gòu)成侵權(quán)并且承擔(dān)賠償損失責(zé)任，浙江省高院二審駁回了敖謙平的訴訟請(qǐng)求。本案引發(fā)了國(guó)內(nèi)媒體的廣泛關(guān)注，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)內(nèi)展開了廣泛的爭(zhēng)議和討論。本文從專利權(quán)人角度出發(fā)，探討權(quán)利人如何識(shí)別和防范專利許可中的法律風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)一：專利許可邊界模糊，埋下爭(zhēng)議隱患

專利許可的邊界即專利許可范圍，涵蓋許可期限、許可對(duì)象、許可方式、許可地域、許可內(nèi)容等各方面內(nèi)容，是專利許可的核心問題。任何一個(gè)環(huán)節(jié)約定不明，都會(huì)導(dǎo)致專利許可邊界模糊，埋下爭(zhēng)議隱患。

1、許可期限

專利許可期限，包括起始期限與終止期限。許可期限絕非約定自某年某月某日起至某年某月某日終止如此簡(jiǎn)單。對(duì)于被許可人而言，許可起始日期并不必然意味著被許可人能夠順利地實(shí)質(zhì)性實(shí)施被許可的技術(shù)方案。在某些情況下，僅僅憑借專利披露的技術(shù)方案和約定可能無(wú)法達(dá)到最優(yōu)實(shí)施狀態(tài)，仍需在權(quán)利人披露某些細(xì)節(jié)、竅門的情況下才能實(shí)現(xiàn)。對(duì)于許可人而言，許可終止期限往往不是一個(gè)靜態(tài)的固定日期。在許可期限臨近屆滿時(shí)，許可人存在停止生產(chǎn)、停止包裝、停止銷售等多個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。被許可人何時(shí)需要停止生產(chǎn)、是否需要銷毀半成品、工廠庫(kù)存商品是否可以繼續(xù)銷售、門店庫(kù)存商品是否可以繼續(xù)銷售、在售后服務(wù)過程中是否可以實(shí)施許可專利、權(quán)利人是否回購(gòu)剩余庫(kù)存產(chǎn)品、是否銷毀何時(shí)銷毀生產(chǎn)模具，這些問題都是許可期限所涉及的問題。一般而言，如果權(quán)利人采取提成浮動(dòng)方式收取專利許可費(fèi)的，往往先設(shè)定一個(gè)停止生產(chǎn)的明確期限，同時(shí)設(shè)定一個(gè)停止銷售的明確期限，允許被許可人在停止生產(chǎn)后的一定期限（例如半年）內(nèi)繼續(xù)將庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行銷售，但不得進(jìn)行生產(chǎn)，根據(jù)總體銷售額度結(jié)算專利許可費(fèi)。一旦約定不明，許可人難以有效地及時(shí)制止被許可人實(shí)施專利技術(shù)或者銷售專利產(chǎn)品，作為導(dǎo)火索也容易引發(fā)許可費(fèi)結(jié)算的爭(zhēng)議。

2、許可對(duì)象   

對(duì)于權(quán)利人而言，應(yīng)當(dāng)明確限定被許可人的主體范圍，明確是否包括被許可人的關(guān)聯(lián)公司，例如子公司、母公司、兄弟公司等。有的公司一套人馬兩塊牌子，有的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜；有的集團(tuán)內(nèi)部各子公司分工不同，有的負(fù)責(zé)銷售，有的負(fù)責(zé)生產(chǎn)。如果被許可對(duì)象不夠明確，可能出現(xiàn)多個(gè)被許可人同時(shí)生產(chǎn)、銷售的情形，權(quán)利人難以監(jiān)督許可合同的履行，也有可能出現(xiàn)權(quán)利人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過控制某一被許可人的股權(quán)或者與某一被許可人進(jìn)行合作間接獲得許可授權(quán)的情形，從而損害權(quán)利人的利益、違背權(quán)利人的許可初衷。

3、許可方式

從許可權(quán)性質(zhì)角度劃分，許可方式包括獨(dú)占許可、排他許可和普通許可。所謂獨(dú)占許可是指除被許可人之外，包括權(quán)利人在內(nèi)的第三方均不得在許可期限內(nèi)實(shí)施專利。所謂排他許可是指除被許可人、許可人之外，任何第三方不得在許可期限內(nèi)實(shí)施專利。所謂普通許可是指被許可人有權(quán)在許可期限內(nèi)實(shí)施專利，許可人在許可期限可以自行實(shí)施專利，也有權(quán)許可第三方在許可期限內(nèi)實(shí)施專利。如果約定不明，則視為普通許可。明確約定許可方式，對(duì)于明確權(quán)利人的權(quán)利義務(wù)意義重大?！　?/p>

此外，權(quán)利人是否允許被許可人進(jìn)行轉(zhuǎn)許可，是否允許轉(zhuǎn)被許可人再次進(jìn)行轉(zhuǎn)許可，也是權(quán)利人需要事先考慮清楚的問題。從消極方面而言，允許被許可人轉(zhuǎn)許可，意味著被許可人可以通過轉(zhuǎn)許可獲得許可費(fèi)收入，轉(zhuǎn)許可過程中可能出現(xiàn)超出原許可范圍情形，埋下糾紛隱患；轉(zhuǎn)被許可人獲得許可權(quán)后，會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)上出現(xiàn)更多的專利產(chǎn)品，可能導(dǎo)致權(quán)利人對(duì)外許可收費(fèi)能力的下降。從積極方面而言，允許轉(zhuǎn)許可鼓勵(lì)專利產(chǎn)品更快更好地進(jìn)入市場(chǎng)，可能給權(quán)利人帶來更多的收益。　　

在敖謙平訴飛利浦（中國(guó)）投資有限公司、深圳市和宏實(shí)業(yè)有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，權(quán)利人敖謙平允許“和宏公司許可第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)”。該授權(quán)表達(dá)方式是本案的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)，即被許可人和宏公司是否有權(quán)接受飛利浦公司的委托，為其加工使用涉案專利的產(chǎn)品。被許可人實(shí)施專利，如果以自己名義生產(chǎn)，可以自行生產(chǎn)或者外包給第三方生產(chǎn)；如果以他人名義生產(chǎn)，被許可人可作為承攬方自行生產(chǎn)或者外包給第三方生產(chǎn)。在第二種情形中，被許可人實(shí)施了專利，但是第三方盡管未得到權(quán)利人許可，仍可以自己的品牌銷售專利產(chǎn)品，繞開了專利許可障礙。如果允許被許可人為他人代工，等同于被許可人獲得了轉(zhuǎn)許可的權(quán)利。因而，筆者更傾向于一審法院的觀點(diǎn)，認(rèn)定和宏公司僅有權(quán)自行生產(chǎn)或者作為定作人委托第三方生產(chǎn)，無(wú)權(quán)接受第三方委托作為承攬人生產(chǎn)專利產(chǎn)品。

4、許可地域

專利權(quán)具有地域性，僅在核準(zhǔn)登記所在國(guó)具有受法律保護(hù)的排他性權(quán)利。權(quán)利人不得超出該國(guó)地域范圍進(jìn)行授權(quán)許可，不得授權(quán)他人在法律保護(hù)的地域之外實(shí)施專利技術(shù)方案，否則極有可能導(dǎo)致被許可人在第三國(guó)侵害他人的專利權(quán)。另一方面，如果權(quán)利人不合理地限制被許可人實(shí)施專利的地域，也可能導(dǎo)致該合同限制條款無(wú)效。我國(guó)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第１０條，明文禁止權(quán)利人不合理地限制被許可人的銷售渠道和出口市場(chǎng)?？梢姡瑱?quán)利人在明確許可地域時(shí)，既不能肆意擴(kuò)大許可地域范圍，也不能任意限制許可地域范圍，否則均可能發(fā)生法律風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)二：專利許可合同未登記，引發(fā)效力爭(zhēng)議　　

在訴訟實(shí)務(wù)中，經(jīng)常發(fā)生被許可人以專利實(shí)施許可合同未經(jīng)備案登記，主張合同無(wú)效的情形。根據(jù)我國(guó)《專利法》、《專利實(shí)施許可合同備案管理辦法》的規(guī)定，專利實(shí)施許可合同應(yīng)當(dāng)辦理備案登記手續(xù)?！秾＠麑?shí)施許可合同備案管理辦法》第５條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自專利合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)辦理備案手續(xù)?！笨梢?，專利實(shí)施許可合同登記并非是合同生效的要件，合同生效在前，合同備案在后，合同未予備案并不影響合同生效。　　

那么，為什么要進(jìn)行合同備案？如果不備案，有什么弊端？對(duì)于獨(dú)占性專利實(shí)施許可合同而言，如果沒有備案登記，權(quán)利人違反約定再次向第三方授權(quán)許可的，第三方得以善意第三人抗辯，在先獨(dú)占性被許可人不得追究其侵權(quán)責(zé)任，可追究權(quán)利人違約責(zé)任；如果在先許可沒有備案登記，權(quán)利人再次向第三方發(fā)放獨(dú)占性許可并經(jīng)備案的，在后獨(dú)占性被許可人可以對(duì)抗在先被許可人，從而禁止在先被許可人實(shí)施專利技術(shù)方案，在先被許可人可通過追究權(quán)利人違約責(zé)任獲得救濟(jì)。因而，筆者建議權(quán)利人以及被許可人及時(shí)辦理許可合同備案登記，有利于保護(hù)合同雙方合法權(quán)益。

風(fēng)險(xiǎn)三：收費(fèi)計(jì)算約定不明，引發(fā)收費(fèi)爭(zhēng)議　　

權(quán)利人在專利許可中的收益，主要以獲取許可費(fèi)形式體現(xiàn)。常見的收費(fèi)方式有固定收費(fèi)（一次性支付或者分期支付）與浮動(dòng)收費(fèi)兩種模式。浮動(dòng)收費(fèi)模式中，一種為完全浮動(dòng)，一種為前期收費(fèi)與浮動(dòng)收費(fèi)相結(jié)合。所謂前期收費(fèi)是指權(quán)利人先行收取一筆保底的許可費(fèi)，所謂浮動(dòng)收費(fèi)是指權(quán)利人根據(jù)被許可人的生產(chǎn)數(shù)量、銷售金額等可變因素約定計(jì)算許可費(fèi)的方式。對(duì)于生產(chǎn)數(shù)量、銷售金額的監(jiān)控成為合同履行過程中的難點(diǎn)。由于收費(fèi)計(jì)算方式約定不明，導(dǎo)致的訴訟糾紛并不鮮見，因而權(quán)利人必須在合同中明確約定可操作性強(qiáng)、可檢驗(yàn)的收費(fèi)模式。

例如在一種灌裝素雞的生產(chǎn)方法發(fā)明專利許可案例中，權(quán)利人以前期收費(fèi)與浮動(dòng)收費(fèi)相結(jié)合的方式收取許可費(fèi)。在收取前期固定收費(fèi)后，根據(jù)合成飲料的產(chǎn)量以及銷售價(jià)格來計(jì)算許可費(fèi)。如何統(tǒng)計(jì)被許可人的實(shí)際產(chǎn)量、如何監(jiān)控被許可人的實(shí)際銷售價(jià)格成為合同履行過程的難點(diǎn)。為此，權(quán)利人約定在被許可人的生產(chǎn)設(shè)備上安裝電子計(jì)數(shù)器，以電子計(jì)數(shù)器統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)數(shù)量作為雙方結(jié)算許可費(fèi)的依據(jù)；此外，雙方選定５家特定品牌的超市，以權(quán)利人在這些超市中公開購(gòu)買的零售價(jià)的平均價(jià)作為雙方結(jié)算許可費(fèi)的依據(jù)。解決了這兩個(gè)問題，雙方在合同履行過程中結(jié)算許可費(fèi)就不再具有爭(zhēng)議，充分保障了權(quán)利人的利益。

風(fēng)險(xiǎn)四：許可條款過于苛刻，導(dǎo)致約定無(wú)效

我國(guó)《合同法》第３２９條規(guī)定：“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步或者侵害他人技術(shù)成果的技術(shù)合同無(wú)效?！蔽覈?guó)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第１０條對(duì)“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步”的情形做了詳細(xì)說明。主要包括以下情形：1、限制再研發(fā)，即權(quán)利人限制被許可人在專利技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行新的研究開發(fā)或者限制被許可人使用改進(jìn)后的技術(shù)；2、強(qiáng)制回授，即雙方交換改進(jìn)技術(shù)的條件不對(duì)等，例如要求被許可方將自行改進(jìn)的技術(shù)無(wú)償提供給權(quán)利人、非互惠性轉(zhuǎn)讓給權(quán)利人、無(wú)償獨(dú)占或者共享該改進(jìn)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；3、限制獲得替代技術(shù)，即限制被許可人從其他來源獲得與許可專利技術(shù)類似或者具有競(jìng)爭(zhēng)力的其他技術(shù)；4、阻礙實(shí)施，即阻礙被許可人根據(jù)市場(chǎng)需求，按照合理方式充分實(shí)施被許可專利技術(shù)，包括明顯不合理地限制被許可方生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數(shù)量、品種、價(jià)格、銷售渠道和出口市場(chǎng)；5、非法搭售，即要求被許可方接受并非實(shí)施專利技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購(gòu)買非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)以及接收非必需的人員等；6、限制交易，即不合理地限制被許可方購(gòu)買原材料、零部件、產(chǎn)品或者設(shè)備等的渠道或者來源；7、禁止有效性質(zhì)疑，即禁止被許可方對(duì)許可專利技術(shù)的有效性提出異議或者對(duì)提出異議附加條件。

上述涉嫌無(wú)效許可條款中，有一部分許可條件一律無(wú)效，例如對(duì)于限制再研發(fā)、強(qiáng)制回授、限制獲得替代技術(shù)、非法搭售、禁止有效性質(zhì)疑等條款；有一部分許可條款具有彈性，屬于“不合理”范疇時(shí)，方為無(wú)效。因而權(quán)利人在進(jìn)行限制或者行使相關(guān)權(quán)利時(shí)，必須把握好度，例如限制被許可人根據(jù)市場(chǎng)需求實(shí)施專利技術(shù)（即阻礙實(shí)施）、限制被許可方采購(gòu)渠道。如果權(quán)利人在許可合同中列入了上述法律禁止的苛刻許可條款，可能導(dǎo)致合同整體無(wú)效，如果上述涉嫌無(wú)效條款不影響合同其他部分效力的，則其他部分有效，僅為上述法律禁止的苛刻許可條款無(wú)效。

風(fēng)險(xiǎn)五：濫用專利權(quán)，觸犯《反壟斷法》

專利權(quán)作為一種法律賦予的權(quán)利，與生俱來具有合法的壟斷性。但任何權(quán)利行使并不是絕對(duì)的合法，而是相對(duì)的，專利權(quán)也不例外。權(quán)利人如果濫用專利權(quán)，導(dǎo)致排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，則可能構(gòu)成《反壟斷法》所需要規(guī)制的違法行為。我國(guó)《反壟斷法》第５５條規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者依照有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律、行政法規(guī)規(guī)定行使知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，不適用本法；但是經(jīng)營(yíng)者濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為，適用本法?！?/p>

在專利許可過程中，涉嫌濫用專利權(quán)的非法壟斷行為主要有：

1、搭售。

(1) 搭售其他產(chǎn)品或者服務(wù)，即搭售被許可人實(shí)施專利不必需的設(shè)備、技術(shù)、原料等，將這些附加條件作為專利許可的基礎(chǔ)前提；

(2) 強(qiáng)制性一攬子許可，即要求被許可人對(duì)于權(quán)利人享有的無(wú)關(guān)專利技術(shù)或者專利池打包支付許可費(fèi)。在21世紀(jì)初，由日本東芝公司組成的6C聯(lián)盟，無(wú)論中國(guó)DVD生產(chǎn)企業(yè)需要哪些專利技術(shù)許可，均一概向中國(guó)DVD企業(yè)收取6C全部技術(shù)的專利許可費(fèi)，甚至事后發(fā)現(xiàn)其中包括了荷蘭皇家飛利浦電子公司的無(wú)效專利；

2、限購(gòu)。限制采購(gòu)原料，限制與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交易，即指要求被許可人在實(shí)施專利技術(shù)時(shí)，對(duì)其采購(gòu)原料附加不合理限制條件，或者限制被許可人與權(quán)利人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行交易，從而不合理地?fù)p害被許可人的商業(yè)利益；

3、歧視性差別收費(fèi)。一般指具有明顯差別并且沒有合理理由的許可費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

4、其他濫用行為。例如強(qiáng)制回授、不合理限制出口市場(chǎng)等。　　

如果權(quán)利人在專利許可中構(gòu)成濫用專利權(quán)被認(rèn)定為非法壟斷行為，不僅可能導(dǎo)致合同條款無(wú)效，還可能面臨以下法律風(fēng)險(xiǎn)：

1、對(duì)于發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利，國(guó)務(wù)院專利行政部門根據(jù)具備實(shí)施條件的單位或者個(gè)人的申請(qǐng)，可以給予實(shí)施發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利的強(qiáng)制許可；

2、反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令權(quán)利人停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款；

3、給被許可人造成損失的，被許可人可以提起民事訴訟要求權(quán)利人承擔(dān)民事責(zé)任。因而，權(quán)利人必須在法律允許范圍內(nèi)，合理地行使專利權(quán)，就專利許可條款作出合理約定，不得逾越法律禁止的界限。

綜上所述，專利許可作為權(quán)利人行使專利權(quán)的重要方式之一，將越來越多地成為中國(guó)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的一部分。對(duì)于如何運(yùn)用專利許可，如何防范專利許可風(fēng)險(xiǎn)，目前中國(guó)企業(yè)并不熟知，業(yè)內(nèi)有關(guān)學(xué)者也較少進(jìn)行實(shí)務(wù)型或者實(shí)證型的研究。筆者希冀上述粗淺的介紹，對(duì)于中國(guó)企業(yè)實(shí)施自己的專利許可有所裨益，也期待引起業(yè)內(nèi)學(xué)者專家的重視，集思廣益，共同推動(dòng)我國(guó)專利許可市場(chǎng)的規(guī)范與繁榮。

來源：強(qiáng)國(guó)院

作者：馬遠(yuǎn)超 上海市協(xié)力律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily  彭瑩

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