Duang！“商號”撞上“商標”怎么辦？

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來源：IPRdaily

作者：李強  廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

投稿原標題：Duang！“商號”撞上“商標”怎么辦？

從業(yè)多年，遇到過多起公司的“商號”欲注冊“商標”時，發(fā)現(xiàn)已被別人搶先注冊成商標。筆者結(jié)合自己從業(yè)多年遇到的實際案例情況，以法律法規(guī)為依據(jù)，深入介紹下企業(yè)遇到這種情況時采取的幾種法律途徑。

1、 前言

從業(yè)多年，遇到過多起公司的“商號”欲注冊“商標”時，發(fā)現(xiàn)已被別人搶先注冊成商標。

這種情況尤其在創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)比較常見。創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)在工商核準商號時，由于《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》只要求登記的企業(yè)名稱在登記主管機關(guān)轄區(qū)內(nèi)不得與已登記注冊的同行業(yè)企業(yè)名稱相同或者近似，并無其他限制條件，因此一些較好寓意或者易被記憶的詞語被大量登記成企業(yè)的“商號”。國內(nèi)企業(yè)在創(chuàng)業(yè)時，更多的是埋頭鉆研自己的技術(shù)產(chǎn)品或者開拓自己的市場業(yè)務(wù)，一般比較缺乏將“商號”首先注冊“商標”的意識，更多的是將自己的“商號”作為使用商標，印刷在產(chǎn)品、服務(wù)以及宣傳材料上。而隨著企業(yè)得到逐步發(fā)展，當(dāng)意識到要建立自己品牌時，多數(shù)企業(yè)又會首先選擇將自己的商號作為企業(yè)的第一個注冊商標。而由于那些較好寓意或者易被記憶的詞語也是注冊商標的寵兒，因此企業(yè)檢索到自己的商號被別人注冊商標并不稀奇。

在此，筆者并不認為所有的商號被他人搶注商標都是他人惡意而為之，但無論是惡意還是非惡意，當(dāng)遇到這種情況，企業(yè)總會覺得如鯁在喉，常常陷入不知所措的局面。

筆者結(jié)合自己從業(yè)多年遇到的實際案例情況，以法律法規(guī)為依據(jù)，深入介紹下企業(yè)遇到這種情況時采取的幾種法律途徑。

2 、概念

首先先了解商號和商標的概念以及兩者的區(qū)別和相同點。表1從不同的角度對商號和商標進行了對比。

表1 商號和商標的異同點 

相同點：  

a、均具有顯著性

從表1可以看出，商號并不等同于企業(yè)名稱，而是去除行政區(qū)劃、行業(yè)或者經(jīng)營特點、組織形式外顯著區(qū)別于其他企業(yè)的標志性文字。以筆者目前工作的公司為例，公司名稱為“廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司”，而具有顯著性的商號則為“多諾”二字，是可以區(qū)別其他企業(yè)的。

而商標最基本的特征也是要具有顯著特征，可以區(qū)分商品或服務(wù)來源。

b、均屬于無形資產(chǎn)

商號和商標都可以作為企業(yè)的無形資產(chǎn)，在對企業(yè)評估時，也均屬于無形資產(chǎn)的評估對象，尤其是具有影響力的商號和商標是企業(yè)資產(chǎn)評估不可忽視的重要部分。

c、均代表企業(yè)品牌影響力

商號代表著企業(yè)的信譽，而商標代表著企業(yè)提供產(chǎn)品或者服務(wù)的信譽。由此可見，兩者均是企業(yè)品牌價值的體現(xiàn)，消費者選擇了商號或者商標的產(chǎn)品，實際上就變相認可其背后代表的品牌。

a、表現(xiàn)形式

商號只能是文字（且限定在兩個字以上），而商標可表現(xiàn)形式多樣，可以是圖形，文字，字母或者數(shù)字等。

b、法律保護

我國法律對商號權(quán)未有明確規(guī)定，但《民法通則》中對企業(yè)名稱權(quán)的保護有具體規(guī)定，因此商號權(quán)比照民法通則關(guān)于企業(yè)名稱權(quán)的保護方法保護，其專用權(quán)在所登記的工商行政管理機關(guān)管轄的地域范圍內(nèi)有效，并與企業(yè)同生同滅。 

而商標按照商標法的規(guī)定進行注冊和使用，受《中華人民共和國商標法》保護，其專用權(quán)在全國范圍內(nèi)有效，并有法定的時效性。

從上述分析可以看出，商號和商標既有互相隔離不相干的地帶，又存在交集的區(qū)域，而法律沖突點正是落在交集的區(qū)域。最典型的就是由于商號和商標的文字相同或相似容易引起的使消費者誤認產(chǎn)品或者服務(wù)來源，造成企業(yè)聲譽的影響。

3 、商號被搶注商標時的法律解決途徑

那么，當(dāng)企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)自己的商號被別人搶注商標時，該如何處理呢？實際上，法律解決的途徑有很多種，但是與商標的法律狀態(tài)有密切的關(guān)系。我們知道一個有效商標一般要經(jīng)過三種最基本的法律狀態(tài)，即商標審查期，商標核準通過公告期和商標有效期，下圖列舉了一些是在商標各法律狀態(tài)下不同的法律解決途徑。

商標審查期

根據(jù)新的《商標法》第二十八條的規(guī)定，對申請注冊的商標，商標局應(yīng)當(dāng)自收到商標注冊申請文件之日起九個月內(nèi)審查完畢。但是從商標局收到商標注冊申請文件到網(wǎng)上公布一般需要三到六個月的周期（即所謂的盲查期）。因此企業(yè)能查到的處于審查期的商標可能在未來的三到六個月就會出初審結(jié)果。

在此期間，企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的商號被別人注冊商標時，第一步要做的是根據(jù)此商標公布的申請信息進行分析，分析的內(nèi)容主要包括商標注冊的類別和商標注冊申請人信息。在分析待審查的商標類別后，如果發(fā)現(xiàn)對方申請的商標雖然文字與企業(yè)的字號相同，但是申請的類別與企業(yè)的經(jīng)營范圍并不沖突，則此商標不會對企業(yè)造成太大影響。在慶幸之余，企業(yè)應(yīng)該第一時間準備申請材料，將自己的商號在自己的經(jīng)營范圍的商標類別上申請注冊商標；而如果發(fā)現(xiàn)對方申請商標的類別與自己企業(yè)的經(jīng)營范圍有沖突，則需要進一步分析申請人的信息，比如是否與自己有業(yè)務(wù)往來的客戶企業(yè)，是否是自己的直接競爭對手或者與其有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)，掌握這些信息可以大致判斷下申請人是否存在惡意搶注的行為，為下一步的異議或者協(xié)商許可提供參考信息。

在掌握第一步的分析信息后，第二步就要密切監(jiān)控商標的審查進展。如果發(fā)現(xiàn)此商標初審最終沒有通過，最終被駁回，且對方?jīng)]有提復(fù)審，則此商標屬于無效商標，不受法律保護，說明此商標不會對企業(yè)造成影響。企業(yè)此時要設(shè)計一些與商號有關(guān)的圖樣盡快申請商標，這些圖樣需要盡量讓商號體現(xiàn)上面，比如以字體變形或者拼音，英文字母等形式體現(xiàn)，增加顯著性特征而嘗試注冊商標。而如果對方在初審被駁回后提復(fù)審，還要密切關(guān)注復(fù)審的結(jié)果，如果復(fù)審還是被駁回，則企業(yè)可以不予理會，而一旦復(fù)審后此商標被審核通過，則還是需要啟動下一法律狀態(tài)即公告期內(nèi)的法律預(yù)案。

密切監(jiān)控商標審查進展目的在于：根據(jù)商標法第三十三條的規(guī)定，對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人可以向商標局提出異議。因為在公告期間，提異議的周期只有三個月，因此為了確保有足夠的時間收集和整理異議的材料，在監(jiān)控商標初審公告后的第一時間就要啟動下一步的預(yù)案。

當(dāng)然，如果在審查期間發(fā)現(xiàn)被搶注商標的時間足夠早，則在此期間，還可以著手準備提異議的材料，具體準備內(nèi)容和方式在下節(jié)中有詳細描述。

初審公告期

上節(jié)中提到，只有初審?fù)ㄟ^的商標才會對企業(yè)造成影響，初審沒有通過的則可以不予理會。而一旦初審?fù)ㄟ^，則此商標進入公告期。根據(jù)商標法第三十三條的規(guī)定，對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，可以向商標局提出異議。

很多企業(yè)了解到這條法條后，往往就立即尋求專業(yè)的商標代理機構(gòu)提異議，實際上以筆者代理的案件來看是不妥的，還有更好的解決方案，那就是首先與商標申請人取得聯(lián)系，尋求專利轉(zhuǎn)讓的可能。因為你一旦提異議，無非出現(xiàn)兩種結(jié)果：第一種提異議成功，則此商標會被撤銷，雖然此商標申請人不能得到法律保護，則企業(yè)自身再注冊時，也可能不予通過，則企業(yè)也無法最后獲取受法律保護的商標；第二種是提異議不成功，對方不但仍獲得此商標的法律專有權(quán)，且由于提異議時，商標局會發(fā)文告知商標申請人，則此商標申請人則很容易獲知企業(yè)想爭奪此商標的意愿，則在評估此商標價值時，申請人就會刻意擴大，給后續(xù)需求許可和轉(zhuǎn)讓帶來比較大的被動。

因此，筆者建議在監(jiān)控到此商標以初審?fù)ㄟ^后，應(yīng)第一時間與申請人取得聯(lián)系，嘗試需求轉(zhuǎn)讓的可能性。根據(jù)《商標法》第四十二條的規(guī)定，對于注冊商標是可以轉(zhuǎn)讓。取得聯(lián)系方式的途徑有兩種：第一直接與申請人聯(lián)系，第二種如果聯(lián)系不到申請人，則聯(lián)系其代理機構(gòu)，從代理機構(gòu)獲取申請人的聯(lián)系方式。如果不是惡意搶注，或者此商標對申請人并無重大意義，則在合理的轉(zhuǎn)讓費用下，尋求轉(zhuǎn)讓是企業(yè)最劃算的解決方式。

當(dāng)然，如果對方并無轉(zhuǎn)讓意愿或者轉(zhuǎn)讓費用企業(yè)無法承受和認可，則進行下一步，根據(jù)商標法第三十三條的規(guī)定，向國家商標局提出異議。

下表詳細列舉了可以提異議的法律依據(jù)。 

 其中，第十到第十二條，第十六條第一款和第三十一條均屬于商標審理指南的基本內(nèi)容，審查員在審查商標時都會審核這些內(nèi)容，因此在這個范圍內(nèi)企業(yè)提異議的空間不大。

第十三條第二款和第三款，屬于對馳名商標的保護，對于剛從創(chuàng)業(yè)階段發(fā)展的企業(yè)，一般不具備馳名商標的條件，因此可提異議的條件也不夠充分。

那么，剩下的第十五條、第三十條和第三十二條是企業(yè)可以提異議，準備相應(yīng)的資料和證據(jù)也就從以上三方面入手，具體而言：

第十五條第一款：一般屬于代理糾紛，這個比較少見。

第十五條第二款：根據(jù)查詢到的申請人的信息，判斷此申請人是否與自己有業(yè)務(wù)的來往或者是與業(yè)務(wù)來往關(guān)聯(lián)比較大的企業(yè)，比如是與自己業(yè)務(wù)來往企業(yè)下游企業(yè)等。需要準備的資料，包括：企業(yè)在先使用未注冊商標的證據(jù)（如產(chǎn)品、宣傳單、檢測報告、展會宣傳使用、交易憑證等帶有日期的證據(jù)材料）、申請人與自己業(yè)務(wù)往來關(guān)系憑證（如采購單，銷售合同等），其其他關(guān)系而明知此商標存在的證據(jù)（對方使用、代理本公司產(chǎn)品的證據(jù)）。

第三十條：根據(jù)商標的申請?zhí)針?，深入檢索查詢相同或者相似的他人已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標，并準備與檢索到的商標存在容易被人誤認的說明材料。雖然此條款也是審查指南中的最基本的要求，但是由于商標的審查存在一定的主觀性，因此仍可以深入檢索尋求一些相似的商標，并以充足的理由說明其沒有顯著性，提此商標異議。

第三十二條：本條實際上包括兩種限定：第一是申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，第二是不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。

首先，對于哪些是在先權(quán)利，《商標法》對此無明確規(guī)定。國外商標立法大多列舉了在先權(quán)利的種類，例如：《歐洲共同體商標條例》對“名稱權(quán)、肖像權(quán)、版權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)”進行明確的保護。”德國《商標和其他標志保護法（商標法）》保護的在先權(quán)利范圍是“1、名稱權(quán)；2、肖像權(quán)；3、著作權(quán)；4、植物品種名稱；5、地理來源標志；6、其他工業(yè)產(chǎn)權(quán)”?！斗▏R產(chǎn)權(quán)法典》規(guī)定，“侵犯在先權(quán)利的標記不得作為商標，尤其是侵犯：1、在先注冊商標或保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約第六條之二所稱的馳名商標；2、公司名稱或字號，如果在公眾意識中有混淆的危險；3、全國范圍內(nèi)知名的廠商名稱或標牌，如果在公眾意識中有混淆的危險；4、受保護的原產(chǎn)地名稱；5、著作權(quán)；6、受保護的工業(yè)品外觀設(shè)計權(quán)；7、第三人的人身權(quán)，尤其是姓氏、假名或肖像權(quán)；8、地方行政單位的名稱、形象或聲譽?！?nbsp;

從中國商標注冊工作的實踐來看，申請注冊商標可能損害的其他在先權(quán)利主要有以下類型：著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)（商號權(quán)、字號權(quán)）、知名非注冊商標、姓名權(quán)和肖像權(quán)等權(quán)利。 但是當(dāng)某一企業(yè)名稱字號的知名度超出登記注冊機關(guān)的轄區(qū)時，對其名稱的反不正當(dāng)競爭保護就應(yīng)超出登記注冊的轄區(qū)范圍，在其知名度的區(qū)域內(nèi)給予保護，以制止擅自登記使用他人具有知名度的企業(yè)名稱字號，造成市場混淆和利用他人聲譽的不正當(dāng)競爭行為。換言之，知名度超出登記機關(guān)轄區(qū)的，在其知名地域內(nèi)受反不正當(dāng)競爭法的保護。

因此可以收集的證據(jù)包括企業(yè)帶有商號的外觀設(shè)計專利權(quán)材料，如證書，著作權(quán)備案材料和企業(yè)名稱權(quán)獲取材料，尤其是對于商號，可以列舉知名商號的證據(jù)，比如在地方認定的知名商號，如《浙江省知名商號認定辦法》、《福建省企業(yè)知名字號認定和保護辦法》、《無錫市知名商號認定和保護辦法》、《蘇州市企業(yè)知名字號認定和保護辦法》等地方出臺的，可以作為有力的證據(jù)；

其次、如何認定在先使用商標具有一定的影響 。

首先需要討論的問題是他人在先使用商標是否必須在中國在先使用?！渡虡朔ā穼Υ藷o明確規(guī)定?？紤]到商標保護的地域性，以及中國《商標法》的基本原則，應(yīng)當(dāng)將在先使用的范圍限定于中國。如其不能提供在中國的在先使用證據(jù)，則很難通過第三十一條獲得保護。 

其次，該在先使用商標應(yīng)當(dāng)是已具有一定的影響。所謂一定影響，是指該商標已在一定地域被一定的人群所知曉。他人商標如僅僅是使用在先，而不具有一定的影響，則難以適用第三十一條。當(dāng)事人可從以下方面著手準備其商標具有一定影響的證據(jù)：

A、在先使用商標持續(xù)使用的時間；

B、知曉該商標的相關(guān)消費者所處地域范圍的大?。?/p>

C、同行業(yè)者的認知程度；

D、在先使用人對該商標的宣傳力度等。

 商標局、商標評審委員會或者人民法院在案件審理過程中可以參照馳名商標的認定標；但顯然不能按照馳名商標那么高的條件，來認定在先使用商標是否已具有一定影響，同時根據(jù)案件的具體情況進行綜合考慮，決定是否適用第三十一條。 

商標有效期

如果在商標初審公告期沒有異議成功，也沒有獲得對方善意的轉(zhuǎn)讓意愿，則此商標根據(jù)商標法的規(guī)定則是屬于法律保護的有效商標。對于有效期的商標，商號企業(yè)仍有下面幾種途徑保護自己的商號：

A、商標無效：根據(jù)《商標法》第四十四條、第四十五條的規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效；

已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

B、撤銷商標

根據(jù)第四十九條第二款規(guī)定，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。

第五十五條第二款規(guī)定，被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)自公告之日起終止。

C、法院起訴

起訴的被告有兩種，一種是根據(jù)商標法第四十六條的規(guī)定， 法定期限屆滿，當(dāng)事人對商標局宣告注冊商標無效的決定不申請復(fù)審或者對商標評審委員會的復(fù)審決定、維持注冊商標或者宣告注冊商標無效的裁定不向人民法院起訴的，商標局的決定或者商標評審委員會的復(fù)審決定、裁定生效。

第二種，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》，第一條 原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

知名商號在司法實踐時，需要認定，如《浙江省知名商號認定辦法》、《福建省企業(yè)知名字號認定和保護辦法》、《無錫市知名商號認定和保護辦法》、《蘇州市企業(yè)知名字號認定和保護辦法》等地方出臺的，可以作為有力的證據(jù)。

原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

第二條 原告以他人企業(yè)名稱與其在先的企業(yè)名稱相同或者近似，足以使相關(guān)公眾對其商品的來源產(chǎn)生混淆，違反反不正當(dāng)競爭法第五條第（三）項的規(guī)定為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。

反不正當(dāng)競爭法第五條第（三）項的規(guī)定擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品；

具體實踐時，后注冊商標使用了在先商號是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭，后注冊的商標對在先使用的字號是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭，關(guān)鍵在于后商標注冊人是否利用了在先使用商號的商譽或聲譽獲取了不正當(dāng)利益，是否造成了在先使用商號人經(jīng)濟利益的損害，是否造成了相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆或誤認。

D、保留商標繼續(xù)使用的權(quán)利

根據(jù)商標法第五十九條的規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標識。

由此可見，當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的商號已經(jīng)被別人注冊商標時，法律解決的途徑有很多，具體要根據(jù)個案的情況，結(jié)合本文介紹的辦法具體實施處理，相信一定能得到自己想要的結(jié)果。

來源：IPRdaily

作者：李強  廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍

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