關于日本、中國的“公知常識”的學習討論

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原標題：關于日本、中國的“公知常識”的學習討論

關于日本、中國的“公知常識”的學習討論

在2016年10月8日的第49次“日本特許法學習會”中，討論到了“公知常識”的問題，現(xiàn)將學習、討論的結果小結如下：

一、日本關于公知常識的規(guī)定

根據(jù)日本審查指南，「技術常識」包括「周知技術」和「慣用技術」。對于三者的關系和定義，其原文規(guī)定如下：

【「技術常識」とは、當業(yè)者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、當業(yè)者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。當業(yè)者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文獻の數(shù)のみで判斷されるのではなく、その技術に対する當業(yè)者の注目度も考慮して判斷される。 

「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。 

(i)  その技術に関し、相當多數(shù)の刊行物(「第III 部第2 章第3 節(jié)  新規(guī)性?進歩性

の審査の進め方」の3.1.1 參照)又はウェブページ等(「第III 部第2 章第3 節(jié)  新規(guī)性?進歩性の審査の進め方」の3.1.2 參照)が存在しているもの )  業(yè)界に知れ渡っているもの 

i)  その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 

慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 】

在日文審查指南【第III 部  第2 章  第3 節(jié)  新規(guī)性?進歩性の審査の進め方 】中，提到了審查員再OA中，使用”公知常識”來判斷創(chuàng)造性的時候，負有舉證責任（除了連舉例也不必要的特別簡單、明顯的情況），其原文如下：

【(3) 審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は當業(yè)者の知識(注1)若しくは能力(注2)の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。 】

而這種舉證責任，對申請人來說是很有利的，而對于審查員來說，是比較大的負擔，因為了證明是“常識”，找到一篇文獻往往是不足夠的，需要引用多篇文獻。

二、 中國關于公知常識的規(guī)定

中國的審查指南中對“公知常識”的定義如下：

【下述情況，通常認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示：

(i)所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段?！?/span>

另外，中國審查指南中對于審查員在OA中引用公知常識的舉證責任規(guī)定如下：

【審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明?！?/p>

關鍵詞是： “說明理由或提供相應的證據(jù)”是或的關系。

另外，中國審查指南中，還有如下規(guī)定：

【在合議審查中，合議組可以引入所屬技術領域的公知常識，或者補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)?！?nbsp;

關鍵詞是：“可以”。

【在前置審查程序中，

(i) 對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)；】。

此處也是任意性規(guī)定，并非強制性規(guī)定。

另外，在無效程序中，雖然規(guī)定如下

【(7) 專利復審委員會可以依職權認定技術手段是否為公知常識，并可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)。】、

【主張某技術手段是本領域公知常識的當事人，對其主張承擔舉證責任。該當事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術手段是本領域公知常識，并且對方當事人不予認可的，合議組對該技術手段是本領域公知常識的主張不予支持。

當事人可以通過教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書記載的技術內(nèi)容來證明某項技術手段是本領域的公知常識】，

但參考北京高院的《專利侵權判定指南》的10條第2款“當事人對所屬技術領域的普通技術人員是否知曉某項普通技術知識以及運用某種常規(guī)實驗手段的能力有爭議的，應當舉證證明”的規(guī)定,主語是“當事人”而不是審查員。相關的解釋是“我們認為應當鼓勵當事人對所爭議的問題積極地舉證證明”。

小結： 根據(jù)中國審查指南中，審查員對于“公知常識”的舉證責任，滿足“說明理由”即可，不必像日本那樣（舉例多篇文獻加以證明）。

三 、2016年北京高級人民法院的兩個文件

2016年，北京高級人民法院公開了如下2個文件：

1、當前知識產(chǎn)權審判中需要注意的若干法律問題（一）?。ū本┦懈呒壢嗣穹ㄔ好袢w納整理）

2、【征求意見】北京高院就《關于專利復審行政訴訟案件若干問題的解答》向社會公開征求意見

在上述文件1中，提到

【——關于公知常識的舉證及限制問題。在專利授權確權行政案件中，對于公知常識的證明責任，審查指南區(qū)分了兩種情況，在實審和復審程序中，審查員對依職權引入的公知常識負有舉證或說明理由的義務；在無效程序中，主張公知常識的當事人要承擔舉證責任。實踐中反映出來的問題是，進入訴訟的專利授權確權案件中，專利復審委員會對依職權引入的公知常識往往沒有文獻支持，通常僅僅是“說明理由”，這是行政機關“效率優(yōu)先”的一貫做法，但也是近些年代理人反映比較大的一個問題。我們作為后續(xù)程序的司法審查機關，還是要強調(diào)行政機關的舉證責任，對于那些應當充分說明而未說明、應當舉證而未舉證、確有可能影響行政相對人實體權利的被訴決定，應當依法予以撤銷。應當明確的是，在公知常識的認定上應當嚴守當事人主張原則，即在當事人未主張公知常識時，法院一般不宜主動引入公知常識。要區(qū)分公知常識與《最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第68條中規(guī)定的“免證事實”。公知常識是各領域技術中，該領域技術人員普遍知曉的技術知識，換言之，公知常識是作為判斷主體的本領域技術人員本身就應當具備的知識水平。公知常識具有技術領域的劃分，在電學領域的公知常識明顯不是化學領域的公知常識。因此，針對公知常識的證據(jù)，當事人可以在訴訟中作為補強證據(jù)補充提交?！懊庾C事實”往往涉及一些重大事件、客觀規(guī)律以及推定事實，可能有一些“免證事實”與技術有關，但畢竟公知常識與“免證事實”是兩個不同的概念。實踐中，比較麻煩的是專利復審委員會在專利確權程序中依職權引入公知常識而宣告專利無效的情況。一律認可或以違反依請求原則而撤銷都是不妥的。我們認為，對于滿足聽證原則，且公知常識的引入確實能夠導致專利權被宣告無效的，應當在判決中指出專利復審委員會依職權引入公知常識違反請求原則，但考慮到行政效率并防止程序空轉，法院在個案中予以認可；但是對于未滿足聽證原則的，應當予以撤銷?！?/p>

在上述文件2中，提到

【7. 第3條第（4）項“增加的技術特征屬于公知常識”，應當由哪一方當事人承擔舉證證明責任？

專利復審委員會認定專利申請權利要求中增加的技術特征屬于公知常識的，應當舉證證明或者作出充分、合理的說明。

【說明】駁回決定指出專利申請缺乏新穎性的，復審請求人為了克服該缺陷，增加了技術特征。如果專利復審委員會認為該增加的技術特征屬于公知常識，應當進行舉證或者作出充分、合理的說明?！?/p>

需要注意的是： 上述2個文件并非現(xiàn)行的規(guī)范性文件，其對于國家知識產(chǎn)權局的審查部、復審委具有何程度約束力或說服力，尚不明確。

四、將要出臺的《審查指南》修訂版意見征求稿

筆者了解到，2016年年末左右，SIPO將公布《審查指南》修訂版意見征求稿，關于公知常識舉證責任的規(guī)定，將做如何的規(guī)定或修改，讓我們拭目以待。

五、需要注意對于實務密切相關問題的“紙上談兵”

需要注意的是，以上的引用和討論只是“紙上談兵”，對于實務密切相關問題，應當先確認實務操作層面是怎樣的情況，以免把學術討論內(nèi)容或更前沿的想法與實務混淆，防止“紙上談兵”。

來源：深泉知財研究所

編輯：IPRdaily趙珍    校對：IPRdaily縱橫君

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