知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中權(quán)利人及許可使用人之訴權(quán)分析

IPR Daily，全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬知識產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁

#文章為作者獨立觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝    北京大成（石家莊）律師事務(wù)所

原標題：知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中權(quán)利人及許可使用人之訴權(quán)分析

知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)司法實踐中，被告抗辯的一項原則即為“主張侵權(quán)訴訟的主體不適格”。理由即為被許可人無權(quán)單獨提起訴訟，或權(quán)利人已經(jīng)將自己的權(quán)利進行專用使用許可或者獨占使用許可的情形下，權(quán)利人即喪失訴權(quán)。本文分別從著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)等各自領(lǐng)域許可的相同點和不同點及知識產(chǎn)權(quán)人權(quán)利濫用時如何處理進行分析，以期對存在獨占許可的情形下，訴權(quán)如何正確的實施及如何有效避免知識產(chǎn)權(quán)人權(quán)利濫用行為，有所裨益。

（一）著作權(quán)被許可人的類型及含義

著作權(quán)的被許可人，是指根據(jù)與著作權(quán)人簽訂的著作權(quán)許可合同，在合同約定的時間和地域范圍內(nèi)，以合同約定的方式利用作品的人。根據(jù)《著作權(quán)》法第24條的規(guī)定，使用他人作品應(yīng)當同著作權(quán)人訂立許可使用合同，著作權(quán)許可合同分為專有使用權(quán)許可合同和非專有使用權(quán)許可合同，約定許可使用的權(quán)利是專有使用權(quán)或者非專有使用權(quán)。著作權(quán)的許可使用類型在稱謂上與商標權(quán)和專利權(quán)不同。

專有使用是指著作權(quán)人僅許可一家以某種方式使用自己的作品，不再向第三人發(fā)放同樣的許可，著作權(quán)人自己也不能以已許可的同樣方式使用自己的作品。

非專有使用是指，著作權(quán)人在許可一家以某種方式使用自己的作品后，還可以許可第三人以同樣的方式使用自己的作品。

（二）商標使用許可的類型及含義

商標使用許可分為三種類型：獨占使用許可，是指商標注冊人以約定的期間、地域和方式，將該注冊商標僅許可給被許可人使用，商標注冊人依約定也不得使用該注冊商標；排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人仍可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用；普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。

（三）專利權(quán)許可實施的類型及含義

根據(jù)《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》等相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)可以許可實施，專利權(quán)實施許可可分為以下幾種類型：

1、獨占許可

是指權(quán)利人與被許可使用人在合同中約定的時間和地域內(nèi)，只允許被許可方實施該專利技術(shù)，其他任何人包括專利權(quán)人不得行使其專利技術(shù)。在這種形式的許可下，專利權(quán)人在規(guī)定的時間和地域內(nèi)亦喪失自己專利技術(shù)的使用權(quán)。

2、排他許可

是指權(quán)利人與被許可使用人在合同中約定的時間和地域內(nèi)，只有專利權(quán)人和被許可使用人有權(quán)使用該專利，其他任何人無權(quán)使用該專利，與獨占許可使用不同，專利權(quán)人仍有權(quán)使用其專利技術(shù)。

3、普通許可

是指權(quán)利人與被許可使用人使用其專利外，權(quán)利人還可以允許第三人使用其專利。此類許可在實踐中占比例較大，相對于前兩個許可模式，專利權(quán)人的權(quán)利相對較大，在約定許可費用上較低。

4、分許可

是指專利權(quán)人和被許可使用人可以使用其專利，同時專利權(quán)人和被許可使用人都有權(quán)允許其他人使用其專利。

5、交叉許可

是指兩個專利權(quán)人互相允許對方在約定的時間和地域、范圍內(nèi)實施自己的專利，換句話說，就是甲允許乙實施甲的專利，乙允許甲行使乙的專利。司法實踐中，兩個或兩個以上的專利權(quán)人相互間交叉許可或共同向第三方許可其專利的聯(lián)營協(xié)議安排，構(gòu)成專利池，亦稱專利聯(lián)盟。

對于專利許可模式中的后兩種，不是本文要探討的內(nèi)容。本文僅從著作權(quán)專有使用權(quán)人、商標獨占使用許可人、專利獨占實施許可人分別與著作權(quán)人、商標所有人、專利權(quán)人在相應(yīng)權(quán)利被侵害時，訴訟權(quán)利如何行使時及如何有效解決知識產(chǎn)權(quán)人權(quán)利濫用進行分析。

（一）、著作權(quán)專有使用權(quán)人的訴訟資格

非專有許可合同的被許可人不能排除他人以相同的方式使用作品，其取得的僅是債權(quán)性質(zhì)的權(quán)利，不具有對世性，其地位與著作權(quán)人相去甚遠。但專有許可合同的被許可人的法律地位與之完全不同，其取得的則是物權(quán)性質(zhì)的權(quán)利，具有對世性，專有被許可人也被視為特殊的著作權(quán)人。[1]

著作權(quán)專有使用權(quán)是一種被許可人可以排除包括著作權(quán)人在內(nèi)的任何人以同樣的方式使用作品的獨占權(quán)。那么當?shù)谌宋唇?jīng)著作權(quán)人許可使用作品時，除專有使用權(quán)人可以依法提起訴訟外，著作權(quán)人在已經(jīng)將專有使用權(quán)許可的情況下，對此侵權(quán)行為能否主張權(quán)利、能否主張獲得損害賠償呢？

《著作權(quán)法實施條例》第24條規(guī)定，著作權(quán)人將作品的專有使用權(quán)授予被許可人的，僅是許可被許可人獨占、排他地以特定方式使用作品的權(quán)利，著作權(quán)人仍然有權(quán)禁止被許可人以外的任何第三人以許可的方式使用其作品，有權(quán)禁止專有使用權(quán)人許可第三人行使同一權(quán)利。因此，第三人未經(jīng)許可以專有使用權(quán)范圍內(nèi)的方式使用作品的，除了侵害了專有使用權(quán)人的合法權(quán)益外，同樣構(gòu)成對著作權(quán)人著作權(quán)的侵犯，即使在專有使用權(quán)人沒有起訴的情況下，著作權(quán)人也有權(quán)單獨提起民事訴訟，要求停止侵害。

至于著作權(quán)人是否有權(quán)要求侵權(quán)人賠償經(jīng)濟損失，取決于著作權(quán)人是否因侵權(quán)行為而受到經(jīng)濟損失。著作權(quán)人是否會因侵權(quán)行為遭受損失，這又涉及著作權(quán)人與專有使用權(quán)人在合同中關(guān)于付酬辦法是如何約定的。

根據(jù)《著作權(quán)實施條例》第24條的規(guī)定，對于專有許可合同的內(nèi)容，合同沒有約定的或者約定不明的，視為被許可人有權(quán)排除包括著作權(quán)人在內(nèi)的任何人以同樣的方式使用作品。同樣，對于關(guān)于付酬辦法沒有約定或者約定不明的，應(yīng)當作出有利于被許可人的解釋，著作權(quán)人不應(yīng)就賠償經(jīng)濟損失向侵權(quán)人主張權(quán)利。

著作權(quán)人從授予他人專有使用權(quán)中獲得報酬的方式多種多樣，以圖書出版為例，支付圖書稿酬的方式主要有：(1)一次性付酬，出版者按作品的質(zhì)量、篇幅、經(jīng)濟價值等情況計算出報酬，并一次向作者付清，作者一次性地從出版單位獲得了全部利益?！?】(2)基本稿酬加印數(shù)稿酬，出版者按作品的字數(shù)，以千字為單位向作者支付一定報酬（即基本稿酬），再根據(jù)圖書的印數(shù)，以千冊為單位按基本稿酬的一定比例向著作權(quán)人支付報酬（即印數(shù)稿酬）。稿酬一般在作品交付出版時便付清，它與出版的圖書的定價無關(guān)，也不受作品實際銷量的影響?！?】（3）版稅，指出版者以圖書定價×發(fā)行數(shù)×版稅率的方式向作者付酬，是一種著作權(quán)人與出版者按照一定比例分享作品銷售所得的一種計酬方式；等等。因此，如果著作權(quán)人獲得報酬的形式是一次性稿酬、基本稿酬加印數(shù)稿酬，著作權(quán)人已從專有使用權(quán)人處實現(xiàn)了全部的經(jīng)濟利益，則著作權(quán)人將作品的專有使用權(quán)授予他人后，對侵犯專有使用權(quán)的行為，由于此時損害的是專有使用權(quán)人的利益，著作權(quán)人沒有因侵權(quán)而遭受損失，著作權(quán)人一般無權(quán)再要求侵權(quán)人賠償其經(jīng)濟損失；但在著作權(quán)人以版稅方式實現(xiàn)經(jīng)濟利益的情況下，則該侵權(quán)行為除了侵害專有使用權(quán)人的經(jīng)濟利益外，同時會給著作權(quán)人造成經(jīng)濟損失，因為侵權(quán)行為的發(fā)生會使圖書銷量受到影響從而減少著作權(quán)人的版稅，著作權(quán)人有權(quán)請求獲得經(jīng)濟賠償?！?】

（二）、注冊商標的被許可使用人的訴訟資格

商標許可使用是商標權(quán)行使的一種重要方式，它是指商標所有人在不轉(zhuǎn)讓商標所有權(quán)的基礎(chǔ)上許可他人使用其注冊商標的商標利用方式。我國《商標法》第43條允許商標注冊人通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。

依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，在發(fā)生注冊商標專用權(quán)被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟;排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟;普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。

可見，獨占使用許可合同的被許可人取得了類似商標注冊人的位置和權(quán)利，可以單獨起訴。原因是，只有獨占使用被許可人才有權(quán)使用該商標，商標權(quán)人已經(jīng)不能使用。排他使用許可合同的被許可人可以與商標注冊人一起使用商標，所以，需要跟商標注冊人一起起訴，或者在商標注冊人明確表示不起訴的情況下才能起訴。而普通使用許可因為取得的代價較低，而且可能存在若跟普通使用許可人，所以必須得到商標注冊人的特別授權(quán)才能起訴。

綜上，商標被許可人遇到侵權(quán)的情況下，需要首先分清楚自己是哪種類型的許可，根據(jù)法律的規(guī)定向法院提起訴訟。一般情況下，在商標權(quán)存在獨占使用許可的情形下，面對侵權(quán)行為，獨占使用認可人和商標權(quán)人均可以提起訴訟，司法實踐中，主張賠償經(jīng)濟損失的權(quán)利，知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域存在一致情形，即根據(jù)雙方簽訂的許可使用合同來認定。約定的權(quán)利應(yīng)限于主張賠償損失的權(quán)利，不能對于由著作權(quán)人、商標權(quán)所有人、專利權(quán)人法定的著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)進行約定，即許可使用合同不能剝奪權(quán)利人向侵權(quán)人主張侵權(quán)的權(quán)利。

（三）獨占實施其專利后專利權(quán)人的訴權(quán)

對于專利權(quán)人來說，專利權(quán)的價值可以通過自己實施得到實現(xiàn)，也可以通過許可他人實施得到實現(xiàn)，當然也可以通過權(quán)利轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)其專利權(quán)的價值。在許可他人實施其專利時，專利權(quán)人通過收取使用費的方式，可以全部或部分地實現(xiàn)其專利的價值。專利權(quán)人許可他人實施其專利有多種方式，其中獨占實施許可是指專利權(quán)人許可他人實施其專利后，在同樣的地域和時期內(nèi)不得再許可其他人以同樣的方式實施其專利，包括專利權(quán)人自己在內(nèi)，在同樣的地域和時期內(nèi)也不得以同樣的方式實施其專利。專利獨占實施許可的被許可人取得的專利實施權(quán)是獨家的，它可以排除包括專利權(quán)人在內(nèi)的任何人在同樣的地域和時期內(nèi)也以同樣的方式實施其專利。

專利獨占實施許可合同對被許可人實施專利的地域范圍和行為方式均有限定時，被許可人提起侵權(quán)訴訟的權(quán)利應(yīng)受許可合同約定的約束。對被訴侵權(quán)人在許可實施地域范圍外或者超出許可實施方式實施的侵權(quán)行為，被許可人不能主張訴訟權(quán)利。 

在司法實踐中，當專利權(quán)人許可他人獨占實施許可其專利后，如果發(fā)生侵權(quán)行為時專利權(quán)人能否起訴侵權(quán)行為要求損害賠償？一般認為，如果專利許可實施合同對此有明確約定且該合同為有效合同的，或者專利權(quán)人與被許可人對此問題有其他專門約定的，應(yīng)當從其約定。如果專利權(quán)人與被許可人對此雖有一致協(xié)商，但被控侵權(quán)行為未發(fā)生在專利許可使用合同約定的地域或期間，或者被控侵權(quán)行為不同于被許可人取得的獨占實施方式，如被許可人取得的獨占實施方式是制造和銷售，而被控侵權(quán)行為是使用，則被控侵權(quán)行為不應(yīng)受到專利獨占許可實施合同的限制，專利權(quán)人有權(quán)起訴侵權(quán)行為并追究賠償責(zé)任。但是，如果專利獨占實施許可合同的有效期和有效地域內(nèi)，被控侵權(quán)行為與被許可人獲得獨占許可的實施方式相同，且專利權(quán)人與被許可人未就侵權(quán)行為的追究協(xié)商一致的，此時被許可人享有完整的訴權(quán)并可獨自追究侵權(quán)人包括損害賠償責(zé)任在內(nèi)的全部侵權(quán)責(zé)任，專利權(quán)人毫無疑問也有權(quán)追究侵權(quán)行為并有權(quán)追究侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)的法律責(zé)任。至于專利權(quán)人能否追究侵權(quán)人的損害賠償責(zé)任，目前的判決大多給予了肯定的答案，其目的在于盡快制止侵權(quán)行為，防止侵權(quán)人賠償能力的惡化。【4】

在廣東聯(lián)邦家私集團有限公司（以下簡稱“聯(lián)邦家私公司”）訴鹽城市朝陽實木家具廠（以下簡稱“朝陽家具廠”）、北京富力軒家具銷售有限公司（以下簡稱“富力軒公司”）侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一案【5】中，聯(lián)邦家私公司系第 ZL200830051139.4號“床（YM08008 - AU）"的外觀設(shè)計的專利權(quán)人。2010年2月25日，聯(lián)邦家私公司許可迪科家私（佛山）有限公司（以下簡稱“迪科公司”）自2010年2月25日起至2015年2月25日期間獨占實施其專利，許可使用費用為20萬元／年，并約定在本合同履行過程中，如發(fā)生第三方對上述專利權(quán)的侵權(quán)行為，應(yīng)由許可人對有關(guān)侵權(quán)人提起有關(guān)訴訟。2010年2月26日，聯(lián)邦家私公司發(fā)現(xiàn)朝陽家具廠網(wǎng)站上在推銷被控侵權(quán)產(chǎn)品0 2010年5月12日，聯(lián)邦家私公司富力軒公司處購買了被控侵權(quán)產(chǎn)品，并訴至法院請求判令兩被告立即停止侵權(quán)行為，并立即銷毀全部侵權(quán)產(chǎn)品和刪除有關(guān)侵權(quán)網(wǎng)頁內(nèi)容并賠償其損失人民幣15萬元。一審法院認定構(gòu)成侵權(quán)后判決朝陽家具廠賠償聯(lián)邦家私公司經(jīng)濟損失及為訴訟支出的合理費用共計12萬元。在二審訴訟中，朝陽家具廠辯稱聯(lián)邦家私公司的涉案專利已經(jīng)許可給迪科公司獨占實施，故其主張經(jīng)濟損失賠償?shù)闹黧w不適格。二審法院認為，無論專利權(quán)是否許可他人實施，專利權(quán)人均有權(quán)起訴侵犯專利權(quán)的行為，并有權(quán)要求賠償。本案涉案專利雖已獨家許可給他人實施，但聯(lián)邦家私公司作為涉案專利的權(quán)利人，仍有權(quán)起訴被控侵權(quán)行為并要求侵權(quán)人承擔(dān)賠償責(zé)任。朝陽家具廠與富力軒公司有關(guān)聯(lián)邦家私公司主張經(jīng)濟損失賠償?shù)闹黧w不適格的上訴理由依據(jù)不足，二審法院遂維持了原審判決。

綜上，在知識產(chǎn)權(quán)許可使用領(lǐng)域，對于訴權(quán)的實施應(yīng)區(qū)別許可類型，明確許可類型的相應(yīng)權(quán)利，合同雙方應(yīng)完善合同具體內(nèi)容，對各自權(quán)利及可能產(chǎn)生的糾紛情況進行約定，充分保護各自領(lǐng)域相應(yīng)的權(quán)利。

知識產(chǎn)權(quán)人將權(quán)利行使的觸角直接或者間接的延伸到了獨占被許可人權(quán)利范圍內(nèi)，構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)人權(quán)利濫用，常見的情形有兩種：自行使用及重復(fù)授權(quán)。

（一）自行使用

自行使用是指知識產(chǎn)權(quán)人違反獨占許可使用合同，在獨占許可的范圍內(nèi)，使用智力成果的行為。獨占許可使用的特點就在于一定范圍內(nèi)不僅排除第三人的使用，而且排除知識產(chǎn)權(quán)人的使用，因此，知識產(chǎn)權(quán)人的自行使用行為違反了獨占許可合同的約定，被許可人可以追究其違約責(zé)任。在上文中，通過對獨占許可使用權(quán)屬性的分析，其不僅是一種訴權(quán)，而且是一種絕對權(quán)，因此，知識產(chǎn)權(quán)人超越權(quán)利范圍，在被許可人的權(quán)利領(lǐng)域中使用智力成果的權(quán)利構(gòu)成對被許可人享有的獨占許可使用權(quán)的侵犯。 知識產(chǎn)權(quán)人在獨占許可的范圍內(nèi)使用智力成果，被許可人既可以提起違約之訴，也可提起侵權(quán)之訴來維護自己的合法權(quán)益。

（二）重復(fù)授權(quán)

重復(fù)授權(quán)是知識產(chǎn)權(quán)人濫用權(quán)利的另一種典型表現(xiàn)，知識產(chǎn)權(quán)人違反約定，重復(fù)授權(quán)，導(dǎo)致多個被許可人的權(quán)利范圍發(fā)生重疊，無法實現(xiàn)被許可人獲得許可使用權(quán)的目的。對第三方來講，知識產(chǎn)權(quán)人再行許可違反了誠實信用的合同原則，而對被許可人來講，知識產(chǎn)權(quán)人的行為違反了獨占許可合同中不得再行許可的約定，亦構(gòu)成違約。因此，無論被許可人還是第三人均可向知識產(chǎn)權(quán)人主張違約責(zé)任。 

在知識產(chǎn)權(quán)人重復(fù)授權(quán)時應(yīng)如何處理并沒有完全統(tǒng)一的規(guī)定。法律法規(guī)要求對許可合同進行備案，未經(jīng)備案并不影響許可合同的效力，但同時又規(guī)定，未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。也就是說無論是否備案，許可合同均為有效，被許可人均取得許可使用權(quán)，但是未經(jīng)備案的不產(chǎn)生公示公信的效力。因此，在兩個許可合同中有一方已經(jīng)備案的情況下，已備案的合同優(yōu)先，已備案合同的被許可人取得的權(quán)利效力高于未備案合同的被許可人，其有權(quán)在授權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)使用該智力成果，如果其為獨占或排他許可的被許可人，亦可以阻止未備案合同的被許可人在其授權(quán)范圍內(nèi)的使用。如果兩個許可合同均為獨占許可，且均未備案，筆者認為應(yīng)當依據(jù)許可合同生效時間的先后確定權(quán)利的優(yōu)先性，即在先權(quán)利優(yōu)先。一般而言，在兩個相互沖突的許可協(xié)議之間，即使在后的被許可人對此前的許可協(xié)議一無所知，先簽訂者也享有優(yōu)先權(quán)。

不同種類的許可行為，產(chǎn)生不同的權(quán)利范圍，權(quán)利人與被許可人在簽訂許可合同時應(yīng)充分對各種可能產(chǎn)生的糾紛進行約定，且應(yīng)保持誠實信用原則，避免權(quán)利人自行使用、重復(fù)許可情形有發(fā)生，筆者建議在知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律法規(guī)修改時，明確規(guī)定被許可人的訴權(quán)約定制度，鼓勵當事人在許可協(xié)議中約定訴權(quán)及其侵權(quán)賠償金額的分享及訴訟風(fēng)險的負擔(dān)問題。

注釋：

【1】論數(shù)字圖書館海量信息的授權(quán)與付酬 謝瑩;-《上海高校圖書情報工作研究》-2006-03-15

【2】稿酬與版稅該如何選擇 葉新-《科技與出版》-2004-01-30

【3】陳錦川著：《著作權(quán)審判原理解讀與實務(wù)指導(dǎo)》，法律出版社、2014年版，第147頁。

【4】李勇主編，《專利侵權(quán)與訴訟》，知識產(chǎn)權(quán)出版社、2013年版，第222頁。

【5】北京市高級人民法院民事判決書( 2012)高民終字第26號和北京市第二中級人民法院民事判決書( 2010)二中民初字第15557號。

來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝      北京大成（石家莊）律師事務(wù)所      微信號：13831180212

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

活動推薦（點擊下面圖片,了解活動詳情）

G40知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)袖閉門峰會，老炮兒們都到了！

“文章為作者獨立觀點，不代表IPRdaily立場”，本文系作者王現(xiàn)輝授權(quán)IPRdaily發(fā)表，并經(jīng)IPRdaily編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意，并附上出處（IPRdaily）及本文鏈接。