中國的職務(wù)發(fā)明制度的狀況以及代表性案例

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原標(biāo)題：中國的職務(wù)發(fā)明制度的狀況以及代表性案例

我國《專利法》第六條確定了我國職務(wù)發(fā)明的歸屬原則。但追溯起來，專利法的規(guī)定并不是最早的。我國職務(wù)技術(shù)成果已經(jīng)形成了以合同法為核心，以“職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)”為主。“資源標(biāo)準(zhǔn)”為輔，有條件的“約定優(yōu)先”的統(tǒng)一的立法體系。但是，并沒有具體的法規(guī)來明確職務(wù)發(fā)明制度。目前，國家知識產(chǎn)權(quán)局正在制定職務(wù)發(fā)明條例，將以此為基礎(chǔ)確定中國的職務(wù)發(fā)明制度。

職務(wù)發(fā)明條例的起草過程

職務(wù)發(fā)明的糾紛代表性案例

3M中國有限公司、張偉鋒與3M創(chuàng)新有限公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬糾紛案（2014）滬高民三（知）終字第120號。

原告請求判令：

1、確認(rèn)兩被告共同侵犯了原告的職務(wù)發(fā)明報(bào)酬權(quán)；

2、兩被告共同支付原告2010年職務(wù)發(fā)明報(bào)酬200萬元，2011年、2012年職務(wù)發(fā)明報(bào)酬共計(jì)240萬元；

3、兩被告共同支付原告上述職務(wù)發(fā)明報(bào)酬延遲支付的同期銀行貸款利息暫計(jì)236，827.58元（自2011年1月4日至2013年10月15日止）；  

4、兩被告共同支付原告因本案支出的律師費(fèi)及合理調(diào)查費(fèi)用計(jì)1萬元

被告3M中國公司辯稱：    

1、3M中國公司不是涉案專利權(quán)人，故不是《專利法》規(guī)定的職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬的支付義務(wù)主體；  

2、即使原告有權(quán)獲得職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬，也應(yīng)優(yōu)先適用“3M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”；  

3、涉案專利主要發(fā)明創(chuàng)造在國外完成，原告沒有作出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，故《專利法》及《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（以下稱《實(shí)施細(xì)則》）對本案不適用，應(yīng)適用美國法律；

4、原告的獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬主張沒有事實(shí)依據(jù)。因此，請求駁回原告的全部訴訟請求。

雙方爭議焦點(diǎn)：

A、關(guān)于本案是否適用中國法。

B、關(guān)于張偉鋒是否有權(quán)請求職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，并且應(yīng)該向3M中國公司請求，還是應(yīng)該向3M創(chuàng)新有限公司請求。

C、關(guān)于職務(wù)發(fā)明報(bào)酬數(shù)額如何計(jì)算。

法院認(rèn)為：

A 關(guān)于本案是否適用中國法。

發(fā)明創(chuàng)造的完成地，并非要求該發(fā)明的整體技術(shù)方案及其各個(gè)部分均在某地完成，其中部分技術(shù)貢獻(xiàn)的完成地，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為發(fā)明完成地之一。張偉鋒在參與涉案發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)期間，一直在中國境內(nèi)工作，并且涉案發(fā)明在中國申請專利并獲得專利權(quán)，因此中國當(dāng)然是發(fā)明完成地之一。現(xiàn)張偉鋒就涉案發(fā)明提出職務(wù)發(fā)明報(bào)酬之訴訟請求，本案訴訟應(yīng)當(dāng)適用中國法。

B 關(guān)于張偉鋒是否有權(quán)請求職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，并且應(yīng)該向3M中國公司請求，還是應(yīng)該向3M創(chuàng)新有限公司請求。

（一）3M公司、3M中國公司、3M創(chuàng)新公司系關(guān)聯(lián)企業(yè)，根據(jù)3M公司、3M中國公司、3M創(chuàng)新公司簽訂的《合同研究協(xié)議》、《知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》，上述三者對知識產(chǎn)權(quán)采取“中央集權(quán)”的管理模式，3M中國公司所獲取的知識產(chǎn)權(quán)，均應(yīng)向3M創(chuàng)新公司轉(zhuǎn)移，如需使用則應(yīng)獲得3M創(chuàng)新公司的許可。本案中3M中國公司本應(yīng)享有該部分發(fā)明的專利申請權(quán)，但基于3M公司的知識產(chǎn)權(quán)管理模式，該專利申請權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移至3M創(chuàng)新公司。3M公司所采取的“中央集權(quán)”的知識產(chǎn)權(quán)管理模式，是基于其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議產(chǎn)生，并不能否定發(fā)明人依據(jù)法律規(guī)定而享有的相關(guān)權(quán)利。

（二）本案中由于3M公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議，涉案發(fā)明由3M創(chuàng)新公司申請并獲得專利權(quán)，但專利法關(guān)于對發(fā)明人給予報(bào)酬的規(guī)定，其立法本意是給予發(fā)明人應(yīng)得的勞動(dòng)報(bào)酬，該獲得報(bào)酬的合法權(quán)利不應(yīng)由于跨國企業(yè)內(nèi)部的協(xié)議安排而受到損害，因此，即使3M中國公司并非涉案發(fā)明的專利權(quán)人，但其系張偉鋒的雇主，仍應(yīng)當(dāng)向張偉鋒支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬。

（三）本案中3M創(chuàng)新公司并非張偉鋒的雇主，3M創(chuàng)新公司由于3M公司關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議而成為涉案發(fā)明專利權(quán)人。

綜上，本院認(rèn)為，原審法院認(rèn)定張偉鋒有權(quán)向3M中國公司主張職務(wù)發(fā)明報(bào)酬，但不支持張偉鋒要求3M創(chuàng)新公司支付職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的主張。

C 關(guān)于職務(wù)發(fā)明報(bào)酬數(shù)額如何計(jì)算。

（一）從本案查明的張偉鋒參與起草3M中國公司發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)政策、3M中國公司設(shè)立

“DialoguewithLOC”會(huì)議、張偉鋒向3M中國公司管理層人員發(fā)送郵件稱其參與討論了發(fā)明人補(bǔ)償條例等事實(shí)看，3M中國公司在制定“3M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”過程中，已與員工進(jìn)行過協(xié)商，該“3M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”屬于《實(shí)施細(xì)則》所稱的規(guī)定職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的單位規(guī)章制度。該“3M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”明確其適用范圍為“發(fā)明創(chuàng)造時(shí)間在職員雇用期的、3M中國關(guān)聯(lián)公司雇用職員的職務(wù)發(fā)明”?！?M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”實(shí)質(zhì)上是3M中國公司與其員工之間關(guān)于如何計(jì)算職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的約定，此種約定就“3M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”發(fā)布之前的職務(wù)發(fā)明的報(bào)酬如何計(jì)算作出安排，并不違法。

（二）張偉鋒所主張的職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的計(jì)算方式中，其認(rèn)為實(shí)施涉案發(fā)明專利制造產(chǎn)品的利潤率為50%，但并無證據(jù)支持，因此其計(jì)算方式并無依據(jù)?！?M中國職務(wù)發(fā)明獎(jiǎng)金計(jì)劃”可以適用于涉案發(fā)明，既然當(dāng)事各方對于職務(wù)發(fā)明報(bào)酬的計(jì)算發(fā)生糾紛，作為報(bào)酬支付方的3M中國公司本應(yīng)在本案審理中提供具體的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過程，但是3M中國公司未提供其向張偉鋒支付的2010年職務(wù)發(fā)明報(bào)酬20，384.16元的計(jì)算過程，其中作為計(jì)算依據(jù)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)如年銷售額、產(chǎn)品系數(shù)、專利分配系數(shù)、發(fā)明人分配系數(shù)等并不明確，因此該職務(wù)發(fā)明報(bào)酬數(shù)額的真實(shí)性、合法性均難以確認(rèn)，亦難言于張偉鋒公平合理。本案中，3M中國公司將涉案發(fā)明的權(quán)利轉(zhuǎn)移給3M創(chuàng)新公司所獲得的對價(jià)、實(shí)施涉案發(fā)明專利所獲取的利潤、專利權(quán)人對外許可所收取的使用費(fèi)等，均難以查明，在雙方關(guān)于職務(wù)發(fā)明報(bào)酬計(jì)算的主張均難以支持的情形下，法院綜合全案情況，酌情確定3M中國公司向張偉鋒支付20萬元職務(wù)發(fā)明報(bào)酬。

根據(jù)現(xiàn)有法律及糾紛案例，企業(yè)在職務(wù)發(fā)明相關(guān)條例的制定中應(yīng)該注意什么

（1）《職務(wù)發(fā)明條例》草案中規(guī)定，“任何取消發(fā)明人根據(jù)本條例享有的權(quán)利或者對前述權(quán)利的享有或者行使附加不合理?xiàng)l件的約定或者規(guī)定無效。”雖然該條例還沒有被通過，但是，大多數(shù)法院應(yīng)該會(huì)接受這個(gè)觀點(diǎn)來判斷約定或規(guī)定是否有效。

（2）根據(jù)勞動(dòng)合同法第四條的規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)將直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定公示，或者告知?jiǎng)趧?dòng)者。如果該員工手冊沒有公示或明確告知?jiǎng)趧?dòng)者，員工手冊的條文在代表會(huì)通過后并不當(dāng)然對所有員工有約束力。因此，如果在員工手冊中規(guī)定職務(wù)發(fā)明的獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)酬，需要按照該程序公示或告知。

（3）按照約定優(yōu)先原則，獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)酬的形式可以是多種多樣的，除了采取貨幣形式之外，還可以采取諸如股票、期權(quán)、提高職位、提升工資、帶薪休假等形式，只要能達(dá)到專利法規(guī)定的合理的原則要求即可。（4）在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造獎(jiǎng)酬規(guī)定的實(shí)際執(zhí)行過程中，為了避免復(fù)雜的計(jì)算過程、較高的計(jì)算成本，建議采用采取一次性補(bǔ)償方式，補(bǔ)償?shù)木唧w總額按照研發(fā)領(lǐng)域的平均發(fā)明價(jià)值確定。

來源：三友知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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