一場(chǎng)企業(yè)IP國(guó)際研討會(huì),帶你快速了解“外國(guó)專利申請(qǐng)和應(yīng)訴套路

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來源：IPRdaily

原標(biāo)題：2016中國(guó)專利周寧波企業(yè)IP國(guó)際研討會(huì)帶你快速了解外國(guó)專利申請(qǐng)和應(yīng)訴“套路”

11月18日， 一場(chǎng)高端、專業(yè)的企業(yè)IP國(guó)際研討會(huì)暨NBIPPA秋季案例分享會(huì)在寧波創(chuàng)新港會(huì)議中心隆重舉行。來自美國(guó)、芬蘭、愛沙尼亞、韓國(guó)、廣州和寧波本土共12位知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家為寧波企業(yè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)界獻(xiàn)上一場(chǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大餐，分別就美國(guó)、歐亞、韓國(guó)的專利制度和相關(guān)內(nèi)容，以及企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的相關(guān)實(shí)務(wù)和案例進(jìn)行了分享。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的專利籌備

演講專家：陳怡

關(guān)于美國(guó)專利申請(qǐng)。可以直接申請(qǐng)，或者通過專利合約PCT或巴黎公約（Paris Convention），申請(qǐng)過程中，可以利用專利高速公路（PPH，可以在12個(gè)月內(nèi)拿到第一輪審查結(jié)果；授權(quán)或駁回）、信息揭露申明（IDS，在申請(qǐng)中將已知現(xiàn)有技術(shù)全部提交）以及授權(quán)階段的持續(xù)申請(qǐng)（Continuation）制度加快獲得專利授權(quán)。國(guó)內(nèi)企業(yè)要善于運(yùn)用一些美國(guó)專利制度中的特殊程序幫助專利授權(quán)：

最終駁回（Final Office Action)并不最終。每論答辯（OA）有一個(gè)非最終駁回和一個(gè)最終駁回，一般美國(guó)申請(qǐng)授權(quán)前平均需要2-3個(gè)回復(fù)，很多申請(qǐng)會(huì)收到至少一個(gè)最終駁回。 最終駁回是可以回復(fù)的，主要包括請(qǐng)求持續(xù)審查（RCE）、上訴（Appeal）、回復(fù)?？梢杂?種回復(fù)方案：駁回后重申實(shí)驗(yàn)計(jì)劃（After Final Consideration Pilot (AFCP 2.0) ）、上訴前會(huì)議實(shí)驗(yàn)計(jì)劃（Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program）和駁回后實(shí)驗(yàn)計(jì)劃。

美國(guó)專利申請(qǐng)中101條款應(yīng)對(duì)

演講專家：Mr.Tony HOM（美國(guó)）

一、101條款審查程序

二、如何規(guī)避101條款駁回

1、權(quán)利要求包括能夠“顯著超過”抽象概念的附加限制；

2、權(quán)利要求改善計(jì)算機(jī)的功能——通常不能在權(quán)利要求中明確指出，但權(quán)利要求要與改善緊密相關(guān)，如增加速度、減少迭代次數(shù)等；

3、權(quán)利要求應(yīng)該含有“技術(shù)效果”：要有迭代過程和反饋控制、前饋控制；

4、專利申請(qǐng)應(yīng)該在說明書和附圖中含有更多技術(shù)細(xì)節(jié)；

5、在申請(qǐng)撰寫階段即準(zhǔn)備規(guī)避101駁回：一是意識(shí)到該申請(qǐng)是否可能會(huì)在美國(guó)提交；二是   確保它支持計(jì)算機(jī)改進(jìn)和有形輸出——產(chǎn)生輸出結(jié)果的指令；

關(guān)于歐亞專利和俄羅斯專利申請(qǐng)確權(quán)

演講專家：Mr. Erik Goussev（芬蘭）

歐亞專利局基于1995年簽署的歐亞專利公約（EAPC）成立，辦公室設(shè)在莫斯科，目前被8個(gè)成員國(guó)簽字承認(rèn)：亞美尼亞，阿塞拜疆，白俄羅斯，哈薩克斯坦，吉爾吉斯斯坦，塔吉克斯坦，土庫曼斯坦和俄羅斯聯(lián)邦；還有一個(gè)國(guó)家摩爾多瓦于2012年退出，但2012年4月26日之前遞交的申請(qǐng)?jiān)谀柖嗤咭琅f有效。

俄羅斯專利和歐亞專利申請(qǐng)對(duì)比。相對(duì)于俄羅斯專利局的審查要求而言，歐亞專利系統(tǒng)在正式要求方面更寬松，支付額外費(fèi)費(fèi)可以使一部分延誤的期限恢復(fù)，對(duì)權(quán)利要求的修改和表述上的控制也相對(duì)寬松，支付年費(fèi)即可在成員國(guó)生效，沒有翻譯和獨(dú)立生效的要求。同時(shí)需要注意，具有相同優(yōu)先權(quán)日的完全相同的發(fā)明，在歐亞專利和俄羅斯專利中可以并存。在實(shí)質(zhì)審查階段，俄羅斯專利局允許對(duì)權(quán)利要求主動(dòng)修改一次，在歐亞專利申請(qǐng)中則沒有次數(shù)限制。俄羅斯加入了全球PPH（專利高速審查），于2014年1月6日推出試點(diǎn)計(jì)劃?？焖賹彶楸仨氃趯?shí)質(zhì)性審查之前或者剛剛開始之時(shí)提出，通常情況下俄羅斯專利會(huì)在要求審查開始后的4-8個(gè)月內(nèi)被批準(zhǔn)，批準(zhǔn)率達(dá)90%，非常有效。而歐亞專利局不是全球PPH的締約方，可以通過PCT-PPH加速審查。另外，俄羅斯專利官費(fèi)不高，可以考慮對(duì)發(fā)明專利進(jìn)行分案申請(qǐng)。

在俄羅斯專利申請(qǐng)中，從屬權(quán)利要求非常重要。為增加專利授權(quán)的成功率，從屬權(quán)利要求要清晰描述出來；在俄羅斯專利的異議和申訴程序中，只有依據(jù)從屬權(quán)利要求的綜合特征才能做出修改；發(fā)明專利的每一個(gè)重要方面都應(yīng)該被從屬權(quán)利要求所覆蓋，如有必要, 在審查階段可以通過自主修改來增加新的從屬權(quán)利要求。

韓國(guó)專利法修改新動(dòng)向

演講專家：全成哲

2015 韓國(guó)專利局審查政策導(dǎo)入了新的制度，通過促進(jìn)申請(qǐng)人與審查員的溝通來實(shí)現(xiàn)確保適當(dāng)?shù)臋?quán)利及早日授權(quán)。目前的流程是：申請(qǐng)——預(yù)備審查——一起審查——審查——審查意見通知——審查修改方案——授權(quán)決定。對(duì)于重要的專利，有必要研究活用新的制度，要與審查員建立良好的溝通，答復(fù)審查意見時(shí)有必要與審查員積極會(huì)面。

外語申請(qǐng)制度。2015年1月，韓國(guó)專利法導(dǎo)入了完善認(rèn)可申請(qǐng)日的條件，可以使用外語申請(qǐng)（目前僅限英語），最初日起14個(gè)月內(nèi)要提交外語的譯文（未提交時(shí)視為撤回）。企業(yè)在申請(qǐng)韓國(guó)專利時(shí)，如果英文說明書已準(zhǔn)備，優(yōu)先權(quán)日臨近而打算在韓國(guó)申請(qǐng)時(shí)，譯文提交期限可延長(zhǎng)2個(gè)月的效果。

韓國(guó)專利法最近有一些新的修改，最晚的會(huì)在2017年3月1日生效，包括授權(quán)取消申請(qǐng)制度、職權(quán)再審查制度、職權(quán)修改范圍擴(kuò)大、延長(zhǎng)正當(dāng)權(quán)利人的可申請(qǐng)時(shí)間、導(dǎo)入用于保護(hù)正當(dāng)權(quán)利人的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓請(qǐng)求制度、命令提交外國(guó)審查結(jié)果的制度、專利侵權(quán)證據(jù)提交的強(qiáng)化等，國(guó)內(nèi)企業(yè)在申請(qǐng)韓國(guó)專利時(shí)也要多加關(guān)注。

美國(guó)專利訴訟的應(yīng)對(duì)案例分享

演講專家：王均偉

中國(guó)企業(yè)Y向美國(guó)出口一款筒燈，該產(chǎn)品通過美國(guó)的一家大超市L出售，該超市在美國(guó)擁有1700家門店。2014年，美國(guó)C公司在加州聯(lián)邦法院起訴中國(guó)Y公司，理由是該筒燈侵犯其專利權(quán)。2015年4月原告C公司追加Y公司客戶L公司為被告，4月底法庭簽發(fā)了禁令，禁止兩被告向美國(guó)進(jìn)口、銷售涉案產(chǎn)品。Y企業(yè)原本只是委托了一個(gè)美國(guó)律師代理處理此案，并向美國(guó)照常出貨，直到這時(shí)才覺得大難臨頭，并請(qǐng)了中國(guó)律師介入并更換了美國(guó)律師。第一次調(diào)解時(shí)原告C公司索賠600萬美金，調(diào)解沒有成功。

中國(guó)律師制定了權(quán)利解釋和不侵權(quán)抗辯、提起專利復(fù)審程序（IPR）、邊打邊談的應(yīng)訴思路，于7月向USPTO提出IPR申請(qǐng)，8月向聯(lián)邦法庭申請(qǐng)中止案件獲批。在此情況下，原被告進(jìn)行了第二次調(diào)解，原告索賠已降至30萬美金。經(jīng)過后續(xù)談判，中國(guó)企業(yè)Y不做賠償，原告同意Y銷售完畢庫存，雙方撤訴。

通過此案，我們給中國(guó)企業(yè)的建議是：

1. 適應(yīng)國(guó)際商業(yè)規(guī)則；

2. 境外的訴訟要有中國(guó)律師參與；

3. 進(jìn)入境外市場(chǎng)的時(shí)候進(jìn)行基本的專利檢索，及時(shí)防范，避免惡意侵權(quán)；

4. 積極應(yīng)訴（技術(shù)人員的支持、文檔和證據(jù)的提供、證人）。

本次活動(dòng)作為2016年我市“中國(guó)專利周”系列活動(dòng)之一，由寧波市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主辦，寧波市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會(huì)承辦，哲力知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所和北京高文律師事務(wù)所聯(lián)合協(xié)辦，參加會(huì)議的130余人中大部分為寧波企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作人員，有近三分之一的律師、代理人等當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員，大家在會(huì)后進(jìn)行了熱烈交流。知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的地域性也使同樣的問題在不同國(guó)家的專家那里有不同的觀點(diǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)流行的背景下，很多人問到了商業(yè)模式申請(qǐng)專利的問題，以及如何選擇和評(píng)價(jià)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)程度和服務(wù)質(zhì)量。

寧波剛剛被列為首批“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范城市和首批國(guó)家級(jí)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。寧波企業(yè)不僅有著深厚的國(guó)際貿(mào)易和競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)，也有著蓬勃的創(chuàng)新活力，吸引著越來越多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)資源向這座城市集聚。

來源：IPRdaily

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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