說說“視為未要求優(yōu)先權”那些事兒

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根據(jù)專利法第二十九條規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

優(yōu)先權對于專利申請而言是一項重要信息，但實際工作中有些案件會因為各種原因被“視為未要求優(yōu)先權”，尤其是在享有優(yōu)先權數(shù)字接入服務(DAS)和優(yōu)先權電子交換服務的時候，又出現(xiàn)了一些新的被“視為未要求優(yōu)先權”的情況，筆者將實際工作中遇到的“視為未要求優(yōu)先權”的情況進行總結，供代理機構中處理優(yōu)先權事宜的人員參考。

1、因未及時繳納優(yōu)先權要求費導致“視為未要求優(yōu)先權”

對于巴黎公約案件，根據(jù)專利法實施細則第九十五條規(guī)定，申請人應當自申請日起2個月內或者在收到受理通知書之日起15日內繳納優(yōu)先權要求費；對于PCT進入中國國家階段的案件，根據(jù)專利法實施細則第一百一十條規(guī)定，申請人應當自國家階段進入日起２個月內繳納優(yōu)先權要求費，期滿未繳納或者未繳足的，該優(yōu)先權將被“視為未要求優(yōu)先權”。

申請人在接到“視為未要求優(yōu)先權”通知書后，可以自通知書發(fā)文日起２個月內辦理恢復手續(xù)，辦理恢復手續(xù)時需同時提交恢復權利請求書，繳納恢復費1000元，并補繳未繳納或者未繳足的優(yōu)先權要求費。

2、因未及時提交優(yōu)先權證明文件被“視為未要求優(yōu)先權”

根據(jù)專利法第三十條規(guī)定，申請人要求優(yōu)先權的，應當在申請的時候提出書面聲明，并且在三個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的，視為未要求優(yōu)先權。

根據(jù)上述規(guī)定，申請人應當自申請日起3個月內主動提交在先申請文件副本，否則該優(yōu)先權將被視為未要求優(yōu)先權。

申請人在接到“視為未要求優(yōu)先權”通知書后，可以自通知書發(fā)文日起2個月內辦理恢復手續(xù)，辦理恢復手續(xù)時需同時提交恢復權利請求書，繳納“恢復費”1000元，并同時補交在先申請文件副本；但以下情況無需提交在先申請文件副本：

對于PCT進入中國國家階段案件，如果申請人在國際階段已經提交過在先申請文件副本，則進入中國國家階段時不需要再次提交在先申請文件副本；

對于要求本國優(yōu)先權的案件，申請人在請求書中寫明在先申請的申請日和申請?zhí)柕?，視為提交了在先申請文件副本?/p>

對于享受優(yōu)先權數(shù)字接入服務(DAS)和優(yōu)先權電子交換服務的案件，在提交新申請時提交了DAS請求書和在先申請文件副本首頁譯文(適用于享受DAS服務的案件)或者僅提交了在先申請文件副本首頁譯文的(適用于享受優(yōu)先權電子交換服務的案件)，視為在新申請?zhí)峤坏耐瑫r提交了在先申請文件副本。

3、因未及時提交優(yōu)先權轉證證明被“視為未要求優(yōu)先權”

根據(jù)專利法實施細則第三十一條規(guī)定，要求優(yōu)先權的申請人的姓名或者名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的，應當提交優(yōu)先權轉讓證明材料，未提交該證明材料的，視為未要求優(yōu)先權。

根據(jù)上述規(guī)定及審查指南第一部分第一章的相關規(guī)定，如果在先申請的申請人與在后申請的申請人不一致時（不包括在后申請人為在先申請人之一的情況），申請人應該自申請日起3個月內主動提交優(yōu)先權轉讓證明，期滿未提交的，該優(yōu)先權被視為未要求優(yōu)先權。

申請人在接到“視為未要求優(yōu)先權”通知書后，可以自通知書發(fā)文日起２個月內辦理恢復手續(xù)，辦理恢復手續(xù)時需同時提交恢復權利請求書，繳納恢復費1000元，并同時補交優(yōu)先權轉讓證明。

4、因電子交換服務失敗被“視為未要求優(yōu)先權”

4.1對于享受優(yōu)先權數(shù)字接入服務(DAS)的案件，如DAS交換失敗，專利局會以電子郵件方式通知DAS請求人，申請人接到該通知后仍應當自申請日起3個月內提交“在先申請文件副本”，期滿未提交的，將被視為未要求優(yōu)先權。

申請人在接到“視為未要求優(yōu)先權”通知書后，可以自通知書發(fā)文日起２個月內辦理恢復手續(xù)，辦理恢復手續(xù)時需同時提交恢復權利請求書，繳納恢復費1000元，并同時補交在先申請文件副本。

4.2對于享有優(yōu)先權電子交換服務的案件，如電子交換失敗，審查員會下發(fā)視為未要求優(yōu)先權通知書。

申請人在接到“視為未要求優(yōu)先權”通知書后，可以自通知書發(fā)文日起2個月內補交在先申請文件副本，同時辦理恢復手續(xù)，但辦理恢復手續(xù)時，僅需提交恢復權利請求寫明請求恢復的理由，無需繳納恢復費。作為參考,恢復權利請求書可以按照下述方式填寫：

說說“視為未要求優(yōu)先權”那些事兒

5、PCT進入中國國家階段申請因優(yōu)先權日和國際申請日是同一天被“視為未要求優(yōu)先權”

此類視為未要求優(yōu)先權的情況較少，在2015年10月之前，專利局對于這個問題并沒有統(tǒng)一規(guī)定，審查員之間也一直存在不同意見，有的審查員會下發(fā)視為未要求優(yōu)先權的通知書，而有的審查員則不會下發(fā)視為未要求優(yōu)先權的通知書。但是在2015年10月之后，專利局與條法司進行了確認，條法司給出的答復是應該視為未要求優(yōu)先權，所以自2015年10月以后，審查員就該問題都會下發(fā)視為未要求優(yōu)先權通知書且該優(yōu)先權不能被恢復。

對此，筆者查詢了相關法條，并未發(fā)現(xiàn)詳細介紹。但就該問題，筆者認為可以這樣解釋，因為優(yōu)先權必須是要求“首次申請”的優(yōu)先權，如果在先和在后申請在同一天提交，沒有辦法證明哪個是在先申請，即沒有辦法證明哪個是“首次申請”（專利法中對于在先申請的時間計算精確單位是“天”，并沒有精確到“小時”），所以沒有辦法確定優(yōu)先權，為了避免混淆，所以統(tǒng)一視為未要求優(yōu)先權。

優(yōu)先權信息對于申請人而言是非常重要的信息，專利代理機構流程人員應當熟知各種被視為優(yōu)先權的情況，并在實際工作中避免這種情況的發(fā)生，如果因一時疏忽造成了視為未要求優(yōu)先權，也需要及時采取補救措施，避免給申請人的權利造成無法彌補的損失。

來源：康信知識產權

作者：宮傳芝龐學穎

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