IP合同審查與約P戴套一樣么？

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來源：IPRdaily

作者： 叨逼叨

原標(biāo)題：IP合同審查與約P戴套一樣么？

IP合同涉及的范圍很廣，本文重點(diǎn)討論一下技術(shù)合作或委托開發(fā)中涉及的IP（知識產(chǎn)權(quán)）條款，這類合同中涉及的知識產(chǎn)權(quán)條款在簽訂時(shí)如果不謹(jǐn)慎對待，往往會(huì)埋下巨大隱患，幾乎相當(dāng)于約P不戴套。

約P戴套的道理大家都懂，約P本身是個(gè)愉悅的過程，帶套不但可以預(yù)防疾病，也可以避免帶來其他不必要的麻煩，優(yōu)缺點(diǎn)此處不 一一列舉。同樣是混“P”字輩的，IP條款中也存在很多坑，主要有三類。

第一類，出事兒誰負(fù)責(zé)-技術(shù)成果如果侵犯專利權(quán)，誰來承擔(dān)責(zé)任

例如，甲方委托乙方進(jìn)行技術(shù)委托開發(fā)時(shí)，雙方合作愉悅，但實(shí)力雄厚的一方聘任的律師通常天然自帶流氓屬性，在合同中會(huì)約定流氓條款“如果技術(shù)成果侵犯其他人的專利權(quán)，侵權(quán)責(zé)任完全由甲方（或乙方）來承擔(dān)”。然而，實(shí)際情況往往比較復(fù)雜，這樣簡單的約定對雙方都不太公平。

一種情形是，作為開發(fā)方的乙方有時(shí)為了要使甲方對結(jié)果滿意，通常會(huì)本著“甲方虐我千百遍，我待甲方如初戀”的態(tài)度，盡可能的給甲方提供符合要求的技術(shù)開發(fā)成果。這個(gè)開發(fā)過程，實(shí)際上是由甲方負(fù)責(zé)提出需求，乙方想盡辦法來實(shí)現(xiàn)需求，乙方在該過程中往往是一個(gè)被動(dòng)配合的過程，如果此時(shí)侵權(quán)責(zé)任完全由乙方來承擔(dān)，則對乙方是十分不公平的。

另一種情形是，乙方作為技術(shù)開發(fā)者，對于技術(shù)是最為了解的，很多研發(fā)人員對于該技術(shù)的起源脈絡(luò)以及該領(lǐng)域的專利持有者也比較熟悉。如果沒有這個(gè)條款的約束或者約定責(zé)任由甲方來承擔(dān)，乙方在開發(fā)過程中就會(huì)無所顧忌，導(dǎo)致技術(shù)成果無意或有意的侵權(quán)，此時(shí)甲方有苦難言。

因此，甲乙雙方應(yīng)該根據(jù)雙方權(quán)利義務(wù)的分配，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，來謹(jǐn)慎對待技術(shù)成果的侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)問題。

第二種，孩子是誰的-技術(shù)成果的歸屬問題

叨逼叨和媳婦兒當(dāng)初準(zhǔn)備領(lǐng)結(jié)婚證前，去見丈母娘。

丈母娘問：將來你們家結(jié)婚了，家里的事兒說了算啊？”

叨逼叨小心回應(yīng)：“自然是都聽我媳婦兒的“。

丈母娘很滿意的點(diǎn)了點(diǎn)頭，“這樣也不合適，你作為一個(gè)男人這么沒有地位也不好。我們家是很講道理的。這樣吧，以后你們家大事你說了算，小事兒我閨女說了算，至于什么是大事兒什么是小事兒，讓我閨女說了算”。

上述雖然是笑話，但在實(shí)際的合作開發(fā)中，卻真實(shí)存在這樣的笑話，某公司甲方與某高校乙方曾經(jīng)簽訂一份委托開發(fā)合同，在合同中，對于技術(shù)成果約定如下：

 “1、對于實(shí)質(zhì)性的重大改進(jìn)和發(fā)展，成果由甲乙雙方約定，沒有約定的，歸改進(jìn)方所有，對方有優(yōu)先、優(yōu)價(jià)被許可，或者免費(fèi)使用該技術(shù)的權(quán)利；

2、屬原有基礎(chǔ)上的較小的改進(jìn)，雙方免費(fèi)互相提供使用”。

但是，合同中并沒有定義什么情況下屬于“重大的實(shí)質(zhì)性改進(jìn)和發(fā)展”，什么情況下屬于“原有技術(shù)上的較小的改進(jìn)”，導(dǎo)致這個(gè)合同條款形同虛設(shè)，完全起不到對雙方的任何約束作用。

第三坑，關(guān)系結(jié)束之后—技術(shù)成果的使用權(quán)

合作結(jié)束相當(dāng)于約P完事兒，此時(shí)雙方的關(guān)系并沒有結(jié)束。在開發(fā)過程中的技術(shù)成果產(chǎn)生的專利權(quán)，可能會(huì)具有基礎(chǔ)專利的某些特征，后續(xù)雙方的業(yè)務(wù)可能會(huì)落入該專利的保護(hù)范圍。而且，結(jié)合到專利的地域性特征，有時(shí)這種約束不僅在體現(xiàn)在合作地所在國，而且也會(huì)在其它國家，例如：

第一，后續(xù)成果的使用權(quán)

如果合同中約定了技術(shù)成果的使用權(quán)歸屬一方所有，那么另一方以后是否有使用的權(quán)利，權(quán)利所有者是否不會(huì)追究以后萬一產(chǎn)生的侵權(quán)責(zé)任問題。

第二，后續(xù)成果如果轉(zhuǎn)讓

如果后續(xù)成果的權(quán)利人將專利權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓或者許可給了第三方，那么先前合作的另一方是否依然對成果具有使用權(quán)？

第三，專利地域性

后續(xù)成果如果在合作地所在地國家申請了專利之后，權(quán)利人將此專利去其他國家也申請專利或者將其它國家的專利進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，另一方是否依然具有使用權(quán)？

上述三個(gè)坑談到了合作或者委托開發(fā)中涉及的IP的三個(gè)問題，侵權(quán)的問題，成果的歸屬，成果的使用權(quán)。

合作或委托開發(fā)與約P有點(diǎn)像，開始雙方都憧憬著美好的合作過程，但是如果不對其中的IP條款進(jìn)行謹(jǐn)慎處理，相當(dāng)于約P不戴套，會(huì)給以后埋下隱患。

來源：IPRdaily

作者：叨逼叨

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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