代理專利權(quán)侵權(quán)糾紛案件，應(yīng)該掌握這些辦案思路和技巧

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專利侵權(quán)案件是典型的法律與技術(shù)相結(jié)合的案件，專利侵權(quán)案件多涉及各個(gè)領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)。所以，此類案件大多需要對涉案技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行查明，以便確定專利技術(shù)方案的保護(hù)范圍及對相應(yīng)的技術(shù)特征進(jìn)行比對。

專利權(quán)侵權(quán)糾紛案件主要特點(diǎn)

①多涉及對技術(shù)問題的查明

②多伴隨專利無效宣告程序

專利侵權(quán)糾紛案件中，被告大多會針對原告專利提出無效宣告，以對抗正在進(jìn)行的侵權(quán)訴訟，一旦專利被宣告無效，則原告就喪失主張權(quán)利的基礎(chǔ)。無效宣告程序在專利侵權(quán)案件中起到非常重要的作用。

③多涉及司法鑒定程序

由于專利侵權(quán)案件與技術(shù)密切關(guān)聯(lián)，法院在審理此類案件的過程中如對技術(shù)問題查明有困難，多會委托司法鑒定機(jī)構(gòu)對涉案技術(shù)問題進(jìn)行鑒定。司法鑒定意見在專利侵權(quán)案件中扮演著重要角色，對案件的走向至關(guān)重要。

④審理周期較長

基于前面提及的專利無效宣告程序及司法鑒定程序，專利侵權(quán)案件的審理期限都比較長，有時(shí)法院基于專利無效宣告程序而中止訴訟，此時(shí)案件審理兩三年也是較常見的。

律師辦案思路與實(shí)戰(zhàn)技巧

律師在代理專利侵權(quán)糾紛案件時(shí)，應(yīng)掌握如下思路和技巧：

①選擇適當(dāng)?shù)木S權(quán)專利

在發(fā)起一場專利侵權(quán)訴訟前，首先要考慮的是選擇適當(dāng)?shù)木S權(quán)專利作為權(quán)利基礎(chǔ)。評估維權(quán)專利是否合適，主要從以下三個(gè)方面來看：

（1）專利權(quán)利基礎(chǔ)要穩(wěn)定，即專利符合授權(quán)條件，被無效的幾率較?。?/p>

（2）專利權(quán)保護(hù)范圍不能過窄，即維權(quán)專利應(yīng)當(dāng)有盡可能大的保護(hù)范圍，保護(hù)范圍過窄，很容易使被告規(guī)避侵權(quán)；

（3）便于調(diào)查取證，即選擇維權(quán)專利應(yīng)考慮后續(xù)調(diào)查取證的便捷性，防止因無法取證而使維權(quán)陷入困境。例如，如果權(quán)利人針對某項(xiàng)技術(shù)即申請了產(chǎn)品專利又申請了方法專利，則應(yīng)優(yōu)先選擇產(chǎn)品專利進(jìn)行維權(quán)，因?yàn)楂@取侵權(quán)產(chǎn)品比獲知侵權(quán)方法更容易。

②熟悉專利侵權(quán)判定的基本原則

專利侵權(quán)判定遵循"全面覆蓋原則"，即被控侵權(quán)產(chǎn)品包含了專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征，落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。"全面覆蓋原則"既有相同侵權(quán)的情況，又有等同侵權(quán)的情況。（詳見表1）

代理專利權(quán)侵權(quán)糾紛案件，應(yīng)該掌握這些辦案思路和技巧

表1專利侵權(quán)判定比對表

通過表1可以看出，如果專利權(quán)利要求有A、B、C三個(gè)技術(shù)特征，若被控侵權(quán)產(chǎn)品（方法）只有A、B兩個(gè)技術(shù)特征，則不構(gòu)成侵權(quán)；若被控侵權(quán)產(chǎn)品（方法）有A、B、C三個(gè)技術(shù)特征或A、B、C、D四個(gè)技術(shù)特征，則構(gòu)成侵權(quán)；若被控侵權(quán)產(chǎn)品（方法）有A、B、E三個(gè)技術(shù)特征，則不能簡單判定不構(gòu)成侵權(quán)，而應(yīng)考察技術(shù)特征E與專利相應(yīng)技術(shù)特征C是否構(gòu)成等同替換，進(jìn)而判定是否構(gòu)成等同侵權(quán)。

需要注意的是，專利侵權(quán)的判定是將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與原告主張的專利權(quán)利要求進(jìn)行技術(shù)特征的比對，而不是將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與原告的專利產(chǎn)品進(jìn)行比對。

③獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法

由于專利侵權(quán)判定的比對要素是被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，所以，原告在發(fā)起專利侵權(quán)訴訟前一定要獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，進(jìn)行前期評估，做到知己知彼。通常來說，我們可以通過公證的方式來對侵權(quán)證據(jù)進(jìn)行固定。如果由于客觀原因，原告無法獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，也可以通過提交初步侵權(quán)證據(jù)的方式申請法院進(jìn)行證據(jù)保全。

④選擇有利管轄法院

知識產(chǎn)權(quán)案件相較于其他類型的民事案件具有很強(qiáng)的專業(yè)性，而專利案件又是知識產(chǎn)權(quán)案件中難度較大的一類。所以，我們建議企業(yè)在提起專利侵權(quán)訴訟時(shí)盡量選擇司法環(huán)境好、法官較為專業(yè)的法院管轄。特別是北京、上海、廣州率先成立了知識產(chǎn)權(quán)法院，在這些地區(qū)的法院提起訴訟，有利于保障案件公平、公正審理。另外，由于現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)裁判文書大多數(shù)已經(jīng)網(wǎng)上公開，故在提起訴訟前，可針對涉案法律問題在管轄法院歷年裁判文書中進(jìn)行檢索，來評估管轄法院對相關(guān)問題的態(tài)度，避免走彎路。

⑤巧妙運(yùn)用訴訟保全措施

訴訟保全措施包括：財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全和行為保全，它們各自發(fā)揮著不同的作用。在司法實(shí)踐中，我們要巧妙運(yùn)用相關(guān)訴訟保全措施來保障訴訟程序的順利進(jìn)行。通過財(cái)產(chǎn)保全查封被告銀行賬戶，可以影響其商業(yè)活動，迫使其回歸訴訟程序。通過證據(jù)保全，來鎖定證據(jù)，為下一步證明侵權(quán)行為和損害賠償提供支持。通過行為保全，迫使被告停止進(jìn)一步的侵害行為，及時(shí)保護(hù)自己的合法權(quán)益。有時(shí)候上述保全措施可以相互借用，例如通過財(cái)產(chǎn)保全措施（保全被告的侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)機(jī)械設(shè)備等）來固定侵權(quán)證據(jù)，既達(dá)到了財(cái)產(chǎn)保全的目的，也實(shí)現(xiàn)了證據(jù)保全的目的。

⑥注重行政執(zhí)法對專利侵權(quán)訴訟的配合

我國實(shí)行知識產(chǎn)權(quán)行政和司法雙軌保護(hù)體系，行政機(jī)關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為也具有管轄權(quán)。所以，在進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟前，我們可以通過尋求行政機(jī)關(guān)的幫助來配合司法訴訟。行政機(jī)關(guān)可以利用國家公權(quán)力進(jìn)行調(diào)查取證工作，這些證據(jù)均可以用于司法訴訟。比如，通過知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)來查處進(jìn)出口過程中的專利侵權(quán)行為，鎖定侵權(quán)證據(jù)。又比如，通過知識產(chǎn)權(quán)行政投訴的方式，由知識產(chǎn)權(quán)行政管理機(jī)關(guān)對專利侵權(quán)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。這些方式都是通過運(yùn)用行政執(zhí)法程序來為后續(xù)專利侵權(quán)訴訟奠定基礎(chǔ)。

⑦適時(shí)引入專家輔助人協(xié)助對技術(shù)問題進(jìn)行調(diào)查

我國《民事訴訟法》第七十九條規(guī)定："當(dāng)事人可以申請人民法院通知有專門知識的人出庭，就鑒定人作出的鑒定意見或者專業(yè)問題提出意見"，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第六十一條第一款也規(guī)定："當(dāng)事人可以向人民法院申請由一至二名具有專門知識的人員出庭就案件的專門性問題進(jìn)行說明?！?quot;因此，我們在提起專利侵權(quán)訴訟前或過程中可以根據(jù)涉案技術(shù)的難易程度向法院申請專家輔助人出庭就案件技術(shù)問題進(jìn)行說明，專家輔助人出庭一方面可以對不利于己方或錯(cuò)誤的技術(shù)觀點(diǎn)進(jìn)行糾正，另一方面也可以幫助法庭詳細(xì)、準(zhǔn)確地了解涉案技術(shù)問題，準(zhǔn)確適用法律。

⑧積極探索多元化的專利侵權(quán)糾紛解決方式

知識產(chǎn)權(quán)訴訟大多屬于商業(yè)訴訟，即為爭奪市場和技術(shù)壟斷而產(chǎn)生的糾紛。所以，包括專利侵權(quán)訴訟在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)訴訟都是為商業(yè)利益服務(wù)的，訴訟僅僅是一種商業(yè)競爭的手段而非目的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)清楚地認(rèn)識到這一點(diǎn)。因此，在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時(shí)，企業(yè)應(yīng)考慮多元化的糾紛解決方式，如果可以通過合作達(dá)到雙贏，則應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通，避免進(jìn)入訴訟。在訴訟過程中，也可以通過轉(zhuǎn)讓或許可等方式發(fā)揮專利運(yùn)營的市場效應(yīng)，使訴訟雙方握手言和。

來源：無頌閱讀

作者：王小兵上海市隆天律師事務(wù)所副主任、合伙人

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