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近二十年來，隨著中國經(jīng)濟實力的大幅提升、中國制造產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，越來越多的中國企業(yè)將目標瞄向了海外國際市場，不少中國企業(yè)的產(chǎn)品進入了美國市場。相應地，起保駕護航作用的中國企業(yè)在美國的專利申請也越來越多。2015年度，來自中國向美國提交的發(fā)明專利申請達到21,386件，獲得授權(quán)的發(fā)明專利為8,116件。為了及時保護企業(yè)的自主知識產(chǎn)權(quán)，在市場競爭中處于有利地位，中國企業(yè)往往希望在美國提交的專利申請能盡快獲得授權(quán)保護，以在市場競爭中占據(jù)有利地位。那么在美國的專利制度框架下，有可能快速獲得專利授權(quán)嗎？我們需要從美國目前的專利審查流程制度說起。
首先我們來了解下美國專利申請從遞交新申請到專利授權(quán)的整個流程，如下圖１所示。
圖１ 美國專利申請審查流程
從上圖可以看出，美國專利申請從向美國專利商標局（USPTO）提交新申請到獲得授權(quán)，大致經(jīng)歷申請人提交申請、USPTO發(fā)出非最終駁回審查意見通知書、申請人提出答辯或?qū)ι暾埼募M行修改、USPTO發(fā)出最終駁回審查意見通知書（FOA）、申請人對最終駁回進行答辯或修改、USPTO給出建議書、申請人請求繼續(xù)審查（RCE）或提起上訴（Appeal）或提起繼續(xù)申請等程序。一般而言，從申請人遞交專利申請到最終獲得授權(quán)需要2-3年左右的時間。
那么，在美國審查制度下有辦法能大幅縮短審查時間而快速獲得專利授權(quán)嗎？答案是肯定的。為了滿足專利申請人盡快獲得專利授權(quán)的實際需求，USPTO提供了多種途徑供專利申請人選擇使用，以使其專利申請能盡快獲得授權(quán)。這些途徑要么是借用了與其他國家或地區(qū)專利局之間的雙邊或多邊合作協(xié)議這一通道；要么是通過專利申請人自己去做一些功課作業(yè)并提供給USPTO參考；要么是通過繳納一筆不菲的額外官費等來推動并加快專利申請審查進程。這些能加快專利申請授權(quán)進程的途徑主要包括：專利審查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）、加快審查程序（Accelerated Examination, AE）、優(yōu)先審查程序（Prioritized Examination, PE）、審查前會晤（First Action Interview Pilot, FAIP）、駁回后重審（After Final Consideration Program, AFCP）、審查后程序（Post-Prosecution Pilot, P3 ）、上訴前會商（Pre-Appeal Brief Conference）等。請記住這兒出現(xiàn)的以及前面出現(xiàn)過的一些名詞英文字母縮寫，我們在后面將會多次用到。
下面我們逐一對上面提到的這些加快途徑的使用條件及其優(yōu)缺點進行具體介紹。
專利審查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）
只要一件專利申請的同族專利申請在另一國家或地區(qū)專利局（這些國家或地區(qū)專利局與美國專利商標局簽訂有試點PPH協(xié)議）獲得了有利的審查結(jié)果，與該專利申請相對應的美國專利申請在美國即適用PPH。例如，只要相應的中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）對一件發(fā)明專利申請作出了授權(quán)決定或指出某一項權(quán)利要求可以授權(quán)，則此結(jié)果可作為在美國同族專利申請?zhí)崞鸺涌鞂彶榈囊罁?jù)。又例如，一項國際專利申請（PCT）獲得有利的書面審查意見，或者新穎性與創(chuàng)造性方面肯定的國際檢索報告，都可以用于將其對應的美國國家階段申請走審查高速路，以縮短審查時間而盡快獲得專利授權(quán)。
此途徑的特點：不需要官費！只需要代理律師做很少量的工作，具有很高的接受率。截止2017年1月31日: 已有43,426 件PPH申請?zhí)峤坏経SPTO，其中36,547件獲得批準，比例高達84.2%。另一方面，走PPH通道的美國專利申請有更高的專利授權(quán)率，平均發(fā)出的審查意見通知書（OA）更少，相對非PPH案件減少了RCE率, 以及上訴（Appeal）率。
可見通過PPH來加快授權(quán)的優(yōu)點是費用很低、程序簡單，及高通過率。而其缺點在于不適用于已走其他程序（例如下面將介紹的AE和PE）案件的加快審查。因此，當已經(jīng)獲得其他國家或地區(qū)專利局的有利審查結(jié)果且不希望走其他形式的加快程序時，優(yōu)選在美國走PPH加快途徑。
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加快審查程序（Accelerated Examination, AE）
加快審查程序（AE）簡單地說就是專利申請人為了讓其專利申請盡快進入審查程序，自己去做一些原本由專利審查員要做的工作，以縮短整個審查流程。專利申請人需要做現(xiàn)有技術(shù)檢索，并向USPTO提交請求文件，包括相應檢索結(jié)果及本申請權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)相比具有顯著區(qū)別的陳述意見。USPTO批準同意后，該申請即進入加快審查程序。審查目標是自申請日起12個月內(nèi)完成對該專利申請案的審查，從提出申請到獲得授權(quán)的AE平均審查時間為10.75個月！
AE程序需要繳納的官費為$140，美國代理律師費約$2,000 - $5,000，這取決于案件的復雜程度。如果由中國企業(yè)申請人或中國專利代理機構(gòu)完成現(xiàn)有技術(shù)檢索、分析檢索結(jié)果、準備AE請求文件，則可以大幅降低美國律師方面收取的費用。
優(yōu)點：費用與其他途徑（例如PE）相比，相對較低；專利申請人可以控制審查過程與產(chǎn)生的費用；USPTO不限制每年接受的AE申請量（不同于PE）；高授權(quán)率, 接近80%。其缺點在于：需要提供大量實質(zhì)性的請求文件；潛在的較高費用成本；可能會產(chǎn)生禁反悔審查歷史文件；必須在提交專利申請時提出，進入專利申請審查階段則不能提起AE。因此，對于中國企業(yè)具有高度優(yōu)先地位的案件，可以提起AE，尤其是當已經(jīng)做了現(xiàn)有技術(shù)檢索和/或相應的PCT、EP、及中國專利申請已經(jīng)開始進入審查時。
值得一提的是，根據(jù)美國聯(lián)邦法規(guī)第37編（CFR）1.102的規(guī)定，專利申請人還可以依身體健康原因或年齡原因（超過65歲）而請求免費加快審查（是不是很人性化？）?；蛘咭陨暾垖＠闹黝}為環(huán)境保護、能源發(fā)展與保護等而要求USPTO免費加快審查。
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先審查程序（Prioritized Examination, PE）
優(yōu)先審查程序（PE）的目標是對同意進入優(yōu)先審查程序的專利申請案件在12個月內(nèi)完成授權(quán)或最終駁回。請求優(yōu)先審查程序需要向USPTO提交簡單的請求書并繳納官費$4000（費用很高喲?。?，但不需要申請人作檢索或?qū)嵸|(zhì)性分析。這就等于你花上一筆錢，USPTO就把你的申請案從待審查的大池子里抽出來優(yōu)先處理而不需要排隊等待，且你可以做甩手掌柜而不用做任何實質(zhì)性的工作。從USPTO同意請求到發(fā)出第一次審查意見（OA）約為2個月；從同意請求到作出最終審查決定，約6個月；從同意請求到獲得專利授權(quán)約5個月。根據(jù)截止2016年9月份數(shù)據(jù)的統(tǒng)計得出的對PE程序案件最終審查結(jié)果為：最終駁回占45.2%；授權(quán)占44.6%；放棄占2.8%；上訴占（Appeal）7.4%。
PE的優(yōu)點：簡單提交請求、有效快速跟蹤，既可在提交專利申請時提也可在進入審查階段后提。其缺點為：官費高、申請人無法控制費用成本或?qū)彶閷嶓w，最關(guān)鍵的是USPTO限制每年的PE申請量只有10,000件！這意味著想走PE程序可得一過完年就抓緊唷。因此對于那些高度優(yōu)先的專利申請，且僅作了有限的檢索甚至還沒有進行現(xiàn)有技術(shù)檢索和/或同族專利申請在其他專利局還沒有進行審查的情況下，適用于走優(yōu)先審查程序（PE）。提PE請求的時間越早越好，以避免USPTO年度指標用完而無法獲準。
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審查前會晤（First Action Interview Pilot, FAIP）
根據(jù)現(xiàn)有美國專利審查實踐，一般在USPTO審查員發(fā)出第一次審查意見通知書之前，審查員是不接受申請人提出的與審查會晤請求的，因為你想找他談?wù)?，他可能還沒開始看呢。而審查前會晤（試點）程序FAIP則解決了這一問題，以加快對專利申請的審查過程。FAIP程序中，審查員先作現(xiàn)有技術(shù)檢索，向?qū)＠暾埲颂峁钋敖涣饕庖?，然后專利申請人與審查員會晤討論該交流意見，從而在專利申請被駁回前獲得解決其可專利性問題的機會。這一程序可促使加快審查并常常能較早獲得專利授權(quán)。根據(jù)USPTO官方網(wǎng)站截止2017年1月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，通過FAIP程序申請人收到的第一次審查意見通知即為授權(quán)的比例高達31.1%，遠高于未走FAIP時一通即獲授權(quán)比例的17.6%。
該程序的優(yōu)點：簡單的請求程序，無官費。申請人只需支付很少的律師費。 能給予專利申請人甚至在發(fā)出第一次駁回審查意見通知書之前解決可專利性問題的機會。而其缺點在于：專利申請人需承擔研究分析會晤前交流意見的義務(wù)，并且需要與審查員聯(lián)絡(luò)會晤，從而較早即產(chǎn)生專利審查程序的費用。對于那些較重要的案件，且中國企業(yè)申請人能夠承擔早期費用成本及處理交流意見與審查員會晤工作量的情況下，F(xiàn)AIP不失為一種加快審查及快速獲得專利授權(quán)的很好程序。
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駁回后重審（After Final Consideration Program, AFCP）
通常情況下，USPTO審查員不會再考慮對專利申請最終駁回（FOA）后提交的修改文本及意見陳述，為了使審查員能考慮這些修改及意見陳述，專利申請人通常需要提起繼續(xù)審查請求（RCE），從而導致費用增加及延遲授權(quán)。該AFCP程序給予審查員額外的時間來檢索和/或考慮專利申請人在最終駁回后提交的答復意見。如果專利申請不能授權(quán)，AFCP需要審查員進行面談并提供其所發(fā)現(xiàn)及對申請人答復的反饋。即使AFCP不能導致立即授權(quán)，也提供了與審查員互動交流的機會，從而可能加快進一步審查后獲得授權(quán)。
AFCP優(yōu)點：簡單的請求程序，無需官費，很少的律師費。確保在最終駁回后有額外的與審查員互動交流的機會，常常能加快獲準專利授權(quán)。其缺點在于：要求至少對一項獨立權(quán)利要求進行修改，且不允許擴大該獨立權(quán)項的在任一方面保護范圍。
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審查后程序（Post-Prosecution Pilot, P3 ）
與AFCP相類似，審查后程序（P3）給予審查員額外的時間來考慮專利申請人在最終駁回后提交的修改與意見陳述。與AFCP所不同的是，P3 申請是由三個審查員組成的合議組來審理的。專利申請人提交書面陳述意見（限于5頁以內(nèi)）并與合議組舉行會晤，合議組作出決定：（1）維持最終駁回；（2）專利申請授權(quán)；或（3）重啟專利審查程序以考慮新的駁回理由。
P3程序的優(yōu)點：其他審查員與原負責此案的審查員一起審查此案，確保在最終駁回后還能與審查員互動交流，無官費。其缺點在于：要求提交5頁以內(nèi)實質(zhì)性的書面意見及口頭陳述，導致產(chǎn)生律師費；原處理此案的審查員仍在合議組中。因此，當希望其他審查員來審理此案時該程序非常有用。例如，原處理此案審查員非常頑固、難以說服，或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權(quán)利要求、現(xiàn)有技術(shù)文件等情況下。
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上訴前會商（Pre-Appeal Brief Conference）
與P3相類似，在提起正式上訴（Appeal）之前，由審查員組成的合議組來審理前面的駁回意見。與P3所不同的是，不保證會有與審查員會晤的機會。申請人提交上訴請求同時提起上訴前會商請求（限于5頁以內(nèi)），合議組作出決定：（1）建議上訴；（2）重啟審理程序以考慮新的事宜；（3）專利申請授權(quán)；或（4）因提起的請求不符合要求而不予啟動上訴前會商程序。
該程序的優(yōu)點：能讓其他審查員來審理該專利申請案件，與正式提起上訴（Appeal）相比費用較低，所花時間較少。其缺點在于：需要提供5頁以內(nèi)實質(zhì)性書面意見，從而導致產(chǎn)生律師費；原處理此案審查員仍留在合議組中；可能還是需要提起正式上訴；官費不低，需要繳納$800。因此，像P3一樣，當希望其他審查員來審理此案時該程序非常有用。例如，原處理此案審查員非常頑固難以溝通說服，或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權(quán)利要求、現(xiàn)有技術(shù)文件等情況下，可用于避免與正式上訴產(chǎn)生的相關(guān)費用及所導致的時間延遲。
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我們用一個圖表來簡單歸納下上面介紹的幾種加快審查程序。
圖２加快審查程序比較
除了上面介紹的一些USPTO為專利申請人提供的各種正式加快程序，申請人在準備專利申請?zhí)峤?、提交專利申請后、專利申請審查時的各個階段都可以采用一些實用策略與技巧，以快速獲得其美國專利申請授權(quán)，且看下面給你獻上的計策。
1、專利申請?zhí)峤磺暗牟呗浴?/strong>作現(xiàn)有技術(shù)檢索；與發(fā)明人溝通確立現(xiàn)有技術(shù)狀態(tài)，明確發(fā)明起始點；根據(jù)上述信息，針對發(fā)明的各個不同方面，例如設(shè)備、方法、系統(tǒng)等，撰寫不同層級保護范圍的權(quán)利要求；根據(jù)同族中國專利申請、PCT、歐洲EP等專利申請的在先審查修改權(quán)利要求；確認權(quán)利要求書、說明書和附圖在形式上都符合美國專利實踐的要求。
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2、專利申請?zhí)峤粫r的策略。不要延遲提交美國專利申請，需要在優(yōu)先權(quán)期限屆滿日之前提交；提交的申請應該是一件“完整”的美國專利申請，包括所有的文件，例如英文譯文、簽署的聲明、轉(zhuǎn)讓證書、委托書等；減少權(quán)利要求項數(shù)，不要有多項引多項的從屬權(quán)利要求；通過權(quán)利要求對應單一實施例而避免產(chǎn)生限制性選擇的審查意見（OA）；與原始專利申請一起提交所了解的全面的披露信息IDS（Information Disclosure Statement）；使用PPH, AE, PE。
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3、專利申請審查過程中的策略。使用合適的FAIP，AFCP，P3以及上訴前會商程序；與審查員會晤，即使是USPTO正式程序之外的會晤，審查員在非最終駁回審查意見通知書發(fā)出后都會例行公事地同意會晤；會晤時能有一個非正式的交流以討論并解決專利申請中存在的問題；會晤能拉近與審查員的親善關(guān)系并推動審查進程，與審查員會晤不產(chǎn)生官費，僅在準備答復審查意見之外稍微增加一點律師費而已。
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4、另外需要注意的是全程及時提交IDS問題。未提交已知的現(xiàn)有技術(shù)信息資料將導致即使是獲得授權(quán)的專利（及相關(guān)聯(lián)的專利）會不可實施（unenforceable）；在最終駁回、授權(quán)通知、繳納授權(quán)費之后才提交IDS，會導致需要啟動RCE程序和/或請求撤銷授權(quán)通知，由此常常導致不必要的時間延遲并產(chǎn)生不少的額外費用。
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5、使用“繼續(xù)申請”策略。經(jīng)常有這樣的情況，審查員駁回了主要的獨立權(quán)利要求項，但指出從屬權(quán)利要求有授權(quán)前景，在這種情況下，只要將主權(quán)項進行修改加入可以獲得授權(quán)的從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征，就能快速獲得專利授權(quán)。然后就可以提交一個或多個繼續(xù)申請，以尋求更寬保護范圍的權(quán)利要求獲得授權(quán)?？梢蕴崞鸬拿绹^續(xù)申請的數(shù)量是沒有限制的，只要在母案授權(quán)之前的審查期間，任何時候都可以提起繼續(xù)申請。
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6、知曉并利用USPTO的游戲規(guī)則。美國專利商標局審查員都基于一個“計點”系統(tǒng)來工作，他們通過完成駁回、授權(quán)、一定量的會晤等來獲得“點數(shù)”。一個審查員的點數(shù)值每兩個星期及每個季度進行一次考核，在合適的時間提交合適的文件給審查員可誘使審查員快速作出決斷。例如，在接近雙周周末時打電話與審查員討論并提交修改文件，比在該月的其他時間處理更容易被審查員接受。
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7、最后一點，考慮用外觀設(shè)計專利來保護。美國外觀設(shè)計專利對那些可視的產(chǎn)品外觀提供申請費用低、授權(quán)快的專利保護，尤其適合消費類產(chǎn)品。一般一年內(nèi)即可獲得授權(quán)，專利保護期限為14年。近幾年打得火熱的美國蘋果公司與韓國三星公司的專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人使用的就有幾項外觀設(shè)計專利權(quán)。美國最近的判例有加強外觀設(shè)計保護的趨勢。
通過上面的具體介紹，各位是不是有眼前一亮的感覺？美國專利制度下竟然有這么多途徑與策略技巧可以加快專利授權(quán)！相信上面介紹的總有一款加快程序或申請策略是適合你的專利申請的，希望這些內(nèi)容能幫助中國企業(yè)加快“走出去”進入國際市場的步伐。
來源：康信知識產(chǎn)權(quán)
作者：吳貴明 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司
Daniel Drexler 美國Cantor Colburn律師所
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
本文來自康信知識產(chǎn)權(quán)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.islanderfriend.com/”
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