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在涉及專利的交易中，我國企業(yè)在與外商打交道時曾經(jīng)上當(dāng)受騙，導(dǎo)致?lián)p失慘重?！霸诒本┠称噺S與外商進(jìn)行合資談判過程中，外方提出技術(shù)入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術(shù)，共折合1600萬美元入股。由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術(shù)的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術(shù)中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛遞交申請，沒有授權(quán)，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的。該企業(yè)追悔莫及?！?[2]
前不久，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決了一個具有很大影響的專利侵權(quán)案件。在該案中，“原告北京握齊數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司與被告恒寶股份有限公司都是生產(chǎn)應(yīng)用于銀行u盾的企業(yè)，原告發(fā)現(xiàn)，其擁有的一項(xiàng)涉案專利被被告制造并銷售給全國幾十家銀行。于是原告向法院提起訴訟，索賠經(jīng)濟(jì)損失4900萬元、律師費(fèi)100萬元。法院經(jīng)審理后判定被告侵權(quán)，賠償原告的全部訴訟請求?！?[3]
還有一個筆者親歷的案件，客戶是一家國內(nèi)非常有名的制造商。該公司開發(fā)、研制出一套世界領(lǐng)先的高新技術(shù)裝備，該裝備不但通過了國家級技術(shù)鑒定，還廣受業(yè)界用戶好評，訂單非?；钴S。但是，該公司在上市前沒有對新產(chǎn)品作技術(shù)自由實(shí)施盡職調(diào)查（FTO），結(jié)果被某專利持有人抓住了小辮子，又是投訴又是起訴，導(dǎo)致該公司上市進(jìn)程受到嚴(yán)重挫折。
相反，在“某企業(yè)引進(jìn)英國皮爾金頓公司浮法玻璃生產(chǎn)線的過程中，通過詳細(xì)檢索專利文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)該公司有關(guān)浮法玻璃技術(shù)的137件專利在當(dāng)時已有51件失效，迫使英方將價款由原來的2500萬英鎊降為52.5萬英鎊?！?strong>[4]
從以上案例可以看出，如果當(dāng)事人能夠在涉及專利的交易或采取法律行為之前組織專利盡職調(diào)查，就可以避免類似慘痛結(jié)果的發(fā)生或者極大程度地減少損失。
專利盡職調(diào)查也稱“專利交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查”或“專利審慎調(diào)查”?！皩＠灰椎娘L(fēng)險(xiǎn)調(diào)查是指通過收集和分析目標(biāo)專利的信息，預(yù)測和評價相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)問題以及收益機(jī)會，作為調(diào)查方?jīng)Q策參考的依據(jù)。專利交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查有助于預(yù)防侵權(quán)爭議、控制合同風(fēng)險(xiǎn)、防止專利欺詐、避免投資浪費(fèi)、降低交易費(fèi)用、提高交易質(zhì)量等?！?[5]
一個完整的專利審慎調(diào)查包括：專利資產(chǎn)的確認(rèn)，專利交易的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與評估，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，與專利資產(chǎn)相關(guān)的利益協(xié)同，并購后專利資產(chǎn)的有效利用。[6]歸納國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，通常在如下項(xiàng)目中需要引入專利盡職調(diào)查工作。
（一）專利經(jīng)濟(jì)價值和排他權(quán)利的盡職調(diào)查
1. 包含專利資產(chǎn)的并購項(xiàng)目
在包含專利資產(chǎn)的并購項(xiàng)目中，專利資產(chǎn)只是目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)中的一部分。因此專利資產(chǎn)的確認(rèn)、并購后專利資產(chǎn)的有效利用是盡調(diào)的主要內(nèi)容，這樣的專利盡職調(diào)查難度不大、門檻不高，并購律師團(tuán)隊(duì)可以提供一站式的綜合服務(wù)。但是，如果目標(biāo)企業(yè)的固定資產(chǎn)主要是為了實(shí)施專利技術(shù)或者專利技術(shù)構(gòu)成目標(biāo)企業(yè)被并購的主要原因，那么就應(yīng)該選聘專業(yè)的專利律師團(tuán)隊(duì)組織專利盡職調(diào)查。
2. 以專利資產(chǎn)出資的項(xiàng)目
以專利資產(chǎn)出資的項(xiàng)目，主要是指涉及將發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和專利申請權(quán)作為無形資產(chǎn)出資的項(xiàng)目。如果需要將無形資產(chǎn)計(jì)入注冊資本，專利申請權(quán)可否作為出資客體一直是一個爭議性的問題。[7]因?yàn)閷＠暾垯?quán)有可能無法轉(zhuǎn)化為專利權(quán)，即：在專利申請過程中被駁回，專利申請權(quán)無法形成價值，因此專利申請權(quán)在本質(zhì)上是一種“或有”的財(cái)產(chǎn)權(quán)利；如果是以發(fā)明專利出資，盡職調(diào)查的重點(diǎn)應(yīng)是發(fā)明專利是否存在被宣告無效的理由；[8]如果是以實(shí)用新型專利作為出資，盡職調(diào)查的重點(diǎn)應(yīng)是考察該等實(shí)用新型是否做過《專利權(quán)評價報(bào)告》，以及該報(bào)告是否認(rèn)定該實(shí)用新型專利具有新穎性和創(chuàng)造性。[9]除此之外，以專利權(quán)作為資產(chǎn)出資，還要考察專利資產(chǎn)是否存在被查封、扣押、凍結(jié)或質(zhì)押的情況。
3. 以專利資產(chǎn)為交易標(biāo)的物的項(xiàng)目
涉及專利資產(chǎn)交易，交易完成時的狀態(tài)通常是專利權(quán)轉(zhuǎn)讓或是增加專利權(quán)共有人。專利資產(chǎn)交易通常包括三個方面或三個要素，即：出讓方、受讓方和標(biāo)的物。所以，此類項(xiàng)目中的專利盡職調(diào)查不僅要對專利資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查（調(diào)查的內(nèi)容同以專利資產(chǎn)出資的項(xiàng)目），還要對出讓方和受讓方的交易資格是否合法進(jìn)行調(diào)查。除此之外，如果交易雙方或標(biāo)的物存在跨境或涉外的因素，還要對目標(biāo)專利是否符合我國技術(shù)進(jìn)出口管制規(guī)定進(jìn)行調(diào)查。以專利權(quán)為交易對象的合同，需要經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)并登記才能生效。[10]
4. 以專利作為權(quán)利質(zhì)押的融資項(xiàng)目
以專利作為權(quán)利質(zhì)押的盡職調(diào)查內(nèi)容與專利交易盡職調(diào)查的內(nèi)容基本相同。專利質(zhì)押與專利轉(zhuǎn)讓有一點(diǎn)不同：在以專利作為權(quán)利質(zhì)押的融資項(xiàng)目中，通常要求對被質(zhì)押的專利做資產(chǎn)評估，因此在辦理專利質(zhì)押合同批準(zhǔn)登記過程中通常要提交涉及專利權(quán)的資產(chǎn)評估報(bào)告。[11]
5. 以專利為紐帶的企業(yè)的合作的項(xiàng)目
以專利為紐帶的合作的項(xiàng)目通常包括企業(yè)法人之間的聯(lián)營和專利權(quán)的授權(quán)許可。專利授權(quán)許可分又稱為“專利特許”，特許形式包括排他許可、獨(dú)占許可和普通許可。專利權(quán)人將專利授權(quán)許可給被許可人使用通常要收取專利特許費(fèi)。特許費(fèi)可按年支付固定金額，也可以采取入門費(fèi)加銷售提成的模式。如果需要采取入門費(fèi)加銷售提成的模式，專利盡職調(diào)查的內(nèi)容中應(yīng)當(dāng)包括被許可人的財(cái)務(wù)制度和統(tǒng)計(jì)制度是否健全、銷售數(shù)量和銷售毛收入是否可以準(zhǔn)確計(jì)量。
（二）技術(shù)自由實(shí)施的盡職調(diào)查（FTO）
企業(yè)在自主研制和首次公開銷售新產(chǎn)品前，應(yīng)當(dāng)做“技術(shù)自由實(shí)施的盡職調(diào)查（FTO）”。有的專利權(quán)人因?yàn)椴皇煜?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利法，思想中會存在兩個誤區(qū)：其一，自主研發(fā)的產(chǎn)品不存在抄襲，因此不會侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)；其二，本企業(yè)是光明正大的專利權(quán)人，自己實(shí)施自己的專利，不可能侵犯第三人專利權(quán)。如果不改變這兩個錯誤認(rèn)識，非?？赡軒韲?yán)重后果。
“對一項(xiàng)技術(shù)的自由實(shí)施（Freedom to Operate 或 FTO）指的是實(shí)施人可在不侵犯他人專利權(quán)的前提下對該技術(shù)自由地進(jìn)行使用和開發(fā)，并將通過該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場。廣義的自由實(shí)施（FTO）還包括實(shí)施該技術(shù)時不違反其它法律法規(guī)的規(guī)定。而所謂的自由實(shí)施（FTO）盡職調(diào)查則是指對實(shí)施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)和違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進(jìn)行的調(diào)查和研究?！?[12]專利法保護(hù)申請?jiān)谙鹊陌l(fā)明創(chuàng)造。實(shí)施在后的發(fā)明創(chuàng)造即使是獨(dú)立研發(fā)且不存在抄襲的情況也可構(gòu)成侵權(quán)，這是專利法不同于著作權(quán)法的特別之處。由此可見，任何研發(fā)、創(chuàng)新行為，都要事先查新，都應(yīng)有技術(shù)自由實(shí)施盡職調(diào)查（FTO）的意識，否則有可能白白浪費(fèi)研發(fā)經(jīng)費(fèi)、耽誤寶貴的時間。
“專利法律權(quán)利的自由運(yùn)作調(diào)查就是確認(rèn)自由使用目標(biāo)專利的技術(shù)不侵犯第三方專利權(quán)。專利權(quán)是一種阻止別人使用其專利的權(quán)利，而不是一種自由任意使用的權(quán)利。也就是說，專利權(quán)人擁有某項(xiàng)技術(shù)的專利權(quán)，不代表其能自由地，不受限制地使用該技術(shù)，其技術(shù)仍有可能錄入其他專利的保護(hù)范圍。”[13]根據(jù)我國專利法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定[14]，在專利侵權(quán)訴訟中，被告以實(shí)施自己的專利作為抗辯的，人民法院不予支持；換句話說，實(shí)施自己的專利也可能侵犯第三方的專利權(quán)。其理由是，己方被授予的專利，可能因?yàn)閷彶閱T在檢索現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請時沒有查出實(shí)質(zhì)相同的在先專利。實(shí)質(zhì)相同的在先的專利權(quán)人既有權(quán)以缺少“新穎性和創(chuàng)造性”為理由申請宣告在后專利無效，也可以直接起訴至法院要求在后專利權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
新產(chǎn)品的自主研發(fā)前要先做 FTO，否則有可能導(dǎo)致研發(fā)成果在重復(fù)別人的專利技術(shù)、新品研制成功也不能上市。反過來說，F(xiàn)TO 也會促進(jìn)研發(fā)，因?yàn)榈谌降?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利文獻(xiàn)和現(xiàn)有技術(shù)，是可資借鑒的重要資源，研發(fā)行為站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研發(fā)前做 FTO，還可以捕捉到第三方專利布局中的漏洞，做出巧妙的規(guī)避設(shè)計(jì)。這樣一來，既可以合法借鑒前人的技術(shù)成果，又可以巧妙地規(guī)避專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
不但研發(fā)前要做 FTO，在研發(fā)后、新品上市前還要再做一次 FTO。其理由是：己方研發(fā)過程可能是秘密的，研發(fā)成果也沒有申請專利；可是在將科技成果轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品需要一個時間周期，在這個過程中可能有第三方在國內(nèi)申請了專利，也可能有第三方在產(chǎn)品的目標(biāo)市場申請了專利。因此，研發(fā)FTO和新品上市前的 FTO 都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，關(guān)于新品上市前技術(shù)自由實(shí)施盡職調(diào)查（FTO）的范圍，除了整個的產(chǎn)品和方法之外，部件、半成品、外聯(lián)寫作廠商也可能在盡職調(diào)查的范圍內(nèi)。[15]為實(shí)施新技術(shù)、制造新產(chǎn)品而購買關(guān)鍵設(shè)備時，也要組織 FTO。擁有諸多專利權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)在上市前，特別是在創(chuàng)業(yè)板上市前，一定要針對拳頭產(chǎn)品認(rèn)真作 FTO，否則一旦在上市過程中出現(xiàn)權(quán)利侵權(quán)投訴，現(xiàn)做 FTO 是來不及的，現(xiàn)做的 FTO 報(bào)告的說服力，通常也沒有事前做的報(bào)告說服力強(qiáng)。
（三）專利侵權(quán)訴訟中的專利盡職調(diào)查[16]
作原告時的盡職調(diào)查：專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)第三人存在侵犯專利權(quán)的行為后，首先要對侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入了專利權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行調(diào)查；此后要對侵權(quán)行為人是否享有任何侵權(quán)豁免進(jìn)行調(diào)查；第三要對己方專利的有效性和穩(wěn)定性進(jìn)行調(diào)查。值得注意的是，如果專利權(quán)人忘記繳納專利年費(fèi)，專利尚未被宣布為無效，但此時專利權(quán)是不能得到司法保護(hù)的；被訴侵權(quán)人也可能提出專利無效抗辯或現(xiàn)有技術(shù)抗辯，被告行使這兩個抗辯權(quán)時會對原告造成風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵娴?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利可能被國家專利復(fù)審委員會宣告為無效。
作被告時的盡職調(diào)查：作被告時的盡職調(diào)查與做原告時的盡職調(diào)查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要調(diào)查自己的產(chǎn)品是否侵犯了原告的專利權(quán)，以便行使不侵權(quán)抗辯；如果初步判定產(chǎn)品的技術(shù)特征落入了原告專利權(quán)利要求保護(hù)的范圍內(nèi)，被告應(yīng)考慮行使專利無效抗辯權(quán)或現(xiàn)有技術(shù)抗辯權(quán)。在專利侵權(quán)訴訟中，如有被告提出專利無效抗辯，并且提交了相關(guān)證據(jù)，審理專利侵權(quán)案件的法院通常會中止案件的審理，等候被告向國家專利復(fù)審委員會申請宣告原告涉案專利無效。針對原告涉案專利做好盡職調(diào)查是被告取得勝訴或爭取和解的關(guān)鍵。
（一）專利盡職調(diào)查的基本觀點(diǎn)
1. 基礎(chǔ)項(xiàng)目決定調(diào)查內(nèi)容。由上文的歸納可以看出，基礎(chǔ)項(xiàng)目可以是交易、特定法律行為或是專利侵權(quán)訴訟。基礎(chǔ)項(xiàng)目不同，專利權(quán)被關(guān)注的內(nèi)容和重點(diǎn)也不相同。例如，在專利權(quán)質(zhì)押融資項(xiàng)目中，專利權(quán)的穩(wěn)定性和其在經(jīng)濟(jì)方面的價值（資產(chǎn)評估）是盡職調(diào)查的重點(diǎn)；但是在專利侵權(quán)訴訟中，產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入了專利權(quán)利要求保護(hù)范圍是調(diào)查的重點(diǎn)。合理設(shè)定專利盡職調(diào)查的重點(diǎn)，會顯著地提高調(diào)查效率和質(zhì)量，并有效地節(jié)約調(diào)查成本。
2. 盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)詳略得當(dāng)，但是不能專注一點(diǎn)不及其余。一個完整的專利盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括專利資產(chǎn)的確認(rèn)，專利交易的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與評估，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，與專利資產(chǎn)相關(guān)的利益協(xié)同，并購后專利資產(chǎn)的有效利用等各個方面。例如，很多項(xiàng)目組容易忽視并購后專利資產(chǎn)的如何有效利用的風(fēng)險(xiǎn)和提示。委托方做一次全面系統(tǒng)的盡職調(diào)查頗為不易，在調(diào)查重點(diǎn)被滿足的情況下，主持盡職調(diào)查的專利律師應(yīng)當(dāng)盡可能地將上述各方面給予快速、精準(zhǔn)的覆蓋，以期使調(diào)查報(bào)告更全面、更有質(zhì)量。
3. 四步檢索法：專利族檢索，專利法律狀態(tài)檢索，專利有效性檢索，專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)檢索。[17]
四步檢索法在專利文獻(xiàn)信息化后使得專利律師做專利盡職調(diào)查效率可以大大提高。
專利族通常指同族專利。同族專利是基于同一優(yōu)先權(quán)文件，在不同國家或地區(qū)，以及地區(qū)間專利組織多次申請、多次公布或批準(zhǔn)的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻(xiàn)。例如在中國申請專利之后，又將相同專利向外國申請專利；此外，將此前合案申請的一個專利拆成若干個專利后分案申請的專利可以被稱原為同案專利的同族專利。
專利法律狀態(tài)通常包括專利申請過程中的申請?zhí)峤?、公開、授權(quán)、無效、繳費(fèi)、查封、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等法律狀態(tài)。
專利有效性檢索通常是針對專利的穩(wěn)定性進(jìn)行檢索，即盡力發(fā)現(xiàn)可以使本專利喪失新穎性或創(chuàng)造性進(jìn)而導(dǎo)致本專利無效的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請。
專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)檢索的目的，通常是對比己方產(chǎn)品技術(shù)特征是否落入了他人專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，做此類對比的前提是檢索出他人的相關(guān)專利。
（二）專利盡職調(diào)查的內(nèi)容
專利盡職調(diào)查可以大致分為四個層面：形式層面、法律層面、技術(shù)層面和 FTO 專項(xiàng)。
1. 形式層面的盡職調(diào)查，普通律師即能勝任
此層面盡職調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于確認(rèn)專利權(quán)的類型、專利的有效期限、專利費(fèi)用繳納情況、專利所有權(quán)的共有、專利是否被授權(quán)、標(biāo)的是專利權(quán)還是專利申請權(quán)、專利的地域性、專利質(zhì)押、查封、無效等情況。
2. 法律層面的盡職調(diào)查，通常需要精通專利法的律師主持
此層面盡職調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于：專利權(quán)的歸屬、專利權(quán)的穩(wěn)定性、他人是否能對專利或科技成果提出權(quán)利主張、專利的有效期限、專利權(quán)利要求是否曾經(jīng)修改、專利權(quán)人人是否放棄過發(fā)明技術(shù)方案、是否面臨潛在的侵權(quán)訴訟、是否存在對外授權(quán)許可、是否存在正在進(jìn)行中的法律糾紛等。
3. 技術(shù)層面的盡職調(diào)查，通常需要專利代理人或具有專利代理人資格的專利律師主持
此層面盡職調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于本專利是否依賴于其他專利、是否存在替代技術(shù)、技術(shù)在所在行業(yè)的壟斷程度、技術(shù)的實(shí)施成本、權(quán)利要求的范圍、是否成熟的專利技術(shù)、是否依賴于背景技術(shù)、是否存在改進(jìn)技術(shù)、是否存在配套技術(shù)、是否切合買方的需求、是否欠缺授權(quán)的實(shí)質(zhì)條件、專利申請文件是否存在瑕疵、是否易于回避設(shè)計(jì)、發(fā)明人是否支持專利的實(shí)施、專利權(quán)人是否具有足夠的技術(shù)能力、專利組合是否存在問題等。
4.技術(shù)自由實(shí)施（FTO）專項(xiàng)調(diào)查
技術(shù)自由實(shí)施調(diào)查最好由具有專利代理人資格的雙證律師來主持。技術(shù)自由實(shí)施調(diào)查（FTO）的目的主要是避免新產(chǎn)品上市或企業(yè)上市遭遇專利侵權(quán)訴訟和懲罰性賠償金，因此組織 FTO 調(diào)查時持有雙證的專利律師是最佳人選。技術(shù)自由實(shí)施（FTO）專項(xiàng)調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于：己方正在研發(fā)或生產(chǎn)的產(chǎn)品是否侵犯他人的中國專利權(quán)、是否侵犯他人的外國專利權(quán)；如果存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)如何從技術(shù)方面做規(guī)避設(shè)計(jì)、如何規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)地域和風(fēng)險(xiǎn)市場、如何發(fā)起導(dǎo)致他人專利無效的申請或訴訟、如何防范他人宣告己方專利無效、如果防范在資本市場融資或上市過程中遭遇“專利狙擊”。
1. 專利權(quán)人根據(jù)盡職調(diào)查清單或模版自行提交的文件和信息
專利權(quán)人對技術(shù)開發(fā)過程、專利申請過程、專利授權(quán)過程以及專利維權(quán)過程最為清楚，因此專利權(quán)人是獲得與專利有關(guān)的信息和文件的最優(yōu)質(zhì)的資源。為了幫助專利權(quán)人回憶和整理相關(guān)信息，盡職調(diào)查的主辦律師通常應(yīng)當(dāng)提供內(nèi)容全面、細(xì)致的盡職調(diào)查清單或模版，請專利權(quán)人按照清單或模版的提示回憶、整理相關(guān)文件和信息。盡職調(diào)查清單或模版的質(zhì)量，是能否充分利用專利權(quán)人這個固有資源的關(guān)鍵。
2. 國家知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站
國家知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站是驗(yàn)證專利信息的可靠資源。 [18] 在專利權(quán)人不配合或提供的信息或文件不完整的情況下，主辦律師可以借助國家知識產(chǎn)權(quán)的官方網(wǎng)站查詢正在進(jìn)行的專利審查進(jìn)度 [19] 、已經(jīng)公告或授權(quán)的專利文獻(xiàn) [20] 以及各主要國家的專利數(shù)據(jù)庫 [21] 。
3. 各類知識產(chǎn)權(quán)裁判文書查詢網(wǎng)站
就現(xiàn)有條件，查詢驗(yàn)證涉及專利的訴訟只能通過各類裁判文書網(wǎng)站查詢已經(jīng)公告的案件，查詢正在審理中的案件只能靠專利權(quán)人主動披露。免費(fèi)的裁判文書網(wǎng)站包括最高人民法院主辦的“中國裁判文書網(wǎng)” [22] 和“中國知識產(chǎn)權(quán)裁判文書網(wǎng)” [23] ，收費(fèi)資源以“知產(chǎn)寶”網(wǎng)站為佳 [24] 。
4. 查新機(jī)構(gòu)和專利代理機(jī)構(gòu)
中國專利信息中心是國內(nèi)提供國內(nèi)外專利文獻(xiàn)檢索服務(wù)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。國家圖書館是可以提供國內(nèi)外圖書、期刊、論文等公開出版物檢索服務(wù)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。此外，許多知名高等院校和科研院所都有對外提供查詢服務(wù)的查新機(jī)構(gòu)，例如中國科學(xué)技術(shù)信息研究所、中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技文獻(xiàn)信息中心等。具有專利代理資格的中介機(jī)構(gòu)通常也有很強(qiáng)的專利文獻(xiàn)和公開出版物的檢索能力。
專利盡職調(diào)查的組織實(shí)施通常包含四個環(huán)節(jié)：專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的準(zhǔn)備、專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的實(shí)施、專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果分析、專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)用。[25]
1. 項(xiàng)目特質(zhì)決定調(diào)查內(nèi)容
如上文所述，盡職調(diào)查的內(nèi)容和重點(diǎn)是由基礎(chǔ)項(xiàng)目特質(zhì)決定的。項(xiàng)目的主辦律師和專利盡職調(diào)查的主辦律師應(yīng)充分溝通盡調(diào)目的，這樣才能使得盡調(diào)律師能徹底把握基礎(chǔ)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)要求。項(xiàng)目律師和盡調(diào)律師同屬一人時，通常不會出現(xiàn)調(diào)查目標(biāo)或重點(diǎn)的偏離。在項(xiàng)目律師和盡調(diào)律師不是同一人時，雙方的充分溝通非常重要。具有專利代理人資格的雙證律師通常更能理解項(xiàng)目律師的需求。提供綜合性法律服務(wù)的大型律師事務(wù)通常能將精通基礎(chǔ)項(xiàng)目的律師和精通專利法的雙證律師組成聯(lián)合服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2. 用人之長
在專利盡職調(diào)查項(xiàng)目中，基礎(chǔ)項(xiàng)目的主辦律師、專利律師、專利代理人、專利運(yùn)營管理工程師、檢索（查新）機(jī)構(gòu)工程師的能力各有所長，但也各有所短。越是大型項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目，越該應(yīng)用統(tǒng)籌兼顧、分工負(fù)責(zé)的原則。在為大型或重點(diǎn)項(xiàng)目提供專利盡職調(diào)查時，筆者建議由基礎(chǔ)項(xiàng)目律師作為總負(fù)責(zé)人提出具體要求、時間節(jié)點(diǎn)、成本預(yù)算，由雙證律師具體組織實(shí)施盡職調(diào)查；雙證律師根據(jù)盡調(diào)各環(huán)節(jié)側(cè)重點(diǎn)不同，選用各種專業(yè)人才分工負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息；此后由雙證律師主筆撰寫《專利盡職調(diào)查報(bào)告》；最后由基礎(chǔ)項(xiàng)目主辦律師充分利用《專利盡職調(diào)查報(bào)告》。雙證律師的功力，主要體現(xiàn)在根據(jù)項(xiàng)目需求編制高水平的《專利盡職調(diào)查清單（模版）》以及根據(jù)各方收集的信息主筆撰寫《專利盡職調(diào)查報(bào)告》。
3. 效率、成本和質(zhì)量兼顧
專利盡職調(diào)查、技術(shù)自由實(shí)施調(diào)查（FTO）在我國法律服務(wù)市場方興未艾。這種盡職調(diào)查技術(shù)門檻高，適格人才少，如果不精心組織、充分保障，盡職調(diào)查的質(zhì)量通常無法保證。在很多情況下，專利律師出具《專利盡職調(diào)查》報(bào)告后，委托人或項(xiàng)目主辦律師看不懂，因此更談不上監(jiān)督專利盡職調(diào)查的質(zhì)量。同時，由于門檻高、難度大，高質(zhì)量的專利盡職調(diào)查工作通常會需要很長的時間周期，成本也比一般的盡職調(diào)查費(fèi)用為高。因此，綜合解決效率、成本、質(zhì)量問題的關(guān)鍵，就是組建或選聘一個專業(yè)的專利盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)。有遠(yuǎn)見的委托人，在發(fā)起或從事基礎(chǔ)項(xiàng)目之前，可以預(yù)先選聘專利盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，事先做好基礎(chǔ)項(xiàng)目盡職調(diào)查的準(zhǔn)備。這是未來綜合解決專利盡調(diào)效率、成本、質(zhì)量問題的良策。
1. 涉及專利的重大交易、法律行為和侵權(quán)訴訟時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專利盡職調(diào)查；
2. 專利盡職調(diào)查要根據(jù)基礎(chǔ)項(xiàng)目的特質(zhì)設(shè)計(jì)調(diào)查范圍和調(diào)查重點(diǎn)；
3. 專利盡職調(diào)查最好由具有專利代理人資格的雙證律師來主持；
4. 調(diào)查時要充分利用各種調(diào)查資源。在專利盡職調(diào)查過程中，組織、執(zhí)行、分析和使用調(diào)查報(bào)告各環(huán)節(jié)可由不同專業(yè)人員分工負(fù)責(zé)，這樣可以做到效率、質(zhì)量和成本三兼顧；
5. 專利盡職調(diào)查門檻高，周期長，在啟動基礎(chǔ)項(xiàng)目之前可以先組織內(nèi)部培訓(xùn)。
注釋：
[1] 本文作者系專注于專利法業(yè)務(wù)的律師，具有中國律師資格、美國紐約州律師資格和中國專利代理人資格。
[2] 參見李啟章、吳輝等作 《中國企業(yè)的專利化生存之痛（下）》，《中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)》，2005年15日。
[3] 唐李晗，《生產(chǎn)他人專利銀行u盾 賠償4900萬創(chuàng)歷史》，原載于《法制晚報(bào)》，2016年12月08日。
[4] 謝靜波，《論專利文獻(xiàn)在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用》，原載于《科技進(jìn)步與對策》2000年第03期。
[5] 袁真富，《論專利交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查—以法律風(fēng)險(xiǎn)為主要視角》，原載于《中國發(fā)明與專利》2009年第12期。
[6] 曹陽，《跨國并購的專利問題研究》，復(fù)旦大學(xué)博士學(xué)位論文，指導(dǎo)教師張乃根，2008年4月15日，P27。
[7] 駱增進(jìn)，《法學(xué)視角下專利申請權(quán)出資適格性分析》，《大連海事大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》，2013年05期。
[8] 參見《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第65條第2款。
[9] 參見《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第56條第1款、第57條和《專利審查指南》（2010版）第五部分第十章第2.1條，P496。[10] 參見《中華人民共和國專利法》（2009年修訂）第10條第3款：轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。
[11] 參見《專利權(quán)質(zhì)押登記辦法》（國家知識產(chǎn)權(quán)局2010年第56號）第7條。
[12] 桂佳，《技術(shù)的自由實(shí)施（FTO）盡職調(diào)查實(shí)務(wù)介紹》，環(huán)球律師事務(wù)所網(wǎng)站http://www.globallawoffice.com.cn/content/details_13_603.html.
[13] 董小靈，《淺談基于專利檢索的專利法律權(quán)利盡職調(diào)查》，原載于《中國發(fā)明與專利》，2014年第9期。
[14] 參見《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第23條：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)落入在先的涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院不予支持?！?/span>
[15] 戴旸、梁帆等，《淺談企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者如何開展盡職調(diào)查》，原載于《中國發(fā)明與專利》，2013年第4期。
[16] 李洪江，《創(chuàng)新型企業(yè)專利盡職調(diào)查操作實(shí)務(wù)》，原載于《中國發(fā)明與專利》，2014年第5期。
[17] 董小靈，《淺談基于專利檢索的專利法律權(quán)利盡職調(diào)查》，原載于《中國發(fā)明與專利》，2014年第9期。
[18] 參見國家知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站 http://www.sipo.gov.cn/.
[19] 打開網(wǎng)址 http://cpquery.sipo.gov.cn/，點(diǎn)擊“公眾查詢”進(jìn)入。
[20] 打開網(wǎng)址 http://epub.sipo.gov.cn/，點(diǎn)擊“中國專利公布公告”進(jìn)入。
[21] 打開網(wǎng)址 http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/，可以選擇進(jìn)入不同國家的專利數(shù)據(jù)庫檢索專利文獻(xiàn)。
[22] 中國裁判文書網(wǎng)網(wǎng)址 http://wenshu.court.gov.cn/.
[23] 中國知識產(chǎn)權(quán)裁判文書網(wǎng)網(wǎng)址 http://ipr.court.gov.cn/.
[24] 知產(chǎn)寶網(wǎng)址 http://www.iphouse.cn/.
[25] 佚名，《專利風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查概述與實(shí)際操作步驟》，中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)，2015年7月24日，網(wǎng)址 http://www.cnipr.com/yysw/zscqjyytrz/201507/t20150724_190775.htm.
來源：北京市競天公誠律師事務(wù)所
作者：馬德剛【1】
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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本文來自北京市競天公誠律師事務(wù)所并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”
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