專利法司法解釋二第二十四條解讀

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原標(biāo)題：專利法司法解釋二第二十四條解讀

最近金杜代表高通起訴魅族標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)后，迫于禁令救濟的壓力，魅族接受高通基于公平、合理、無歧視條件下的專利使用許可，至此雙方遷延時日的專利使用費糾紛，得到和解解決。專利法司法解釋二（《關(guān)于審理專利侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》）第二十四條規(guī)定的內(nèi)容，是高通起訴魅族的標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)案件的直接法律依據(jù)。下文擬對這一條款進行初步解讀。

第二十四條包括四款。第一款規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實施該標(biāo)準(zhǔn)無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持?！?/strong>

第一，標(biāo)準(zhǔn)有推薦性和強制性兩種。“推薦性”對應(yīng)于強制性，表明本條不適用于強制性標(biāo)準(zhǔn)的場合。比如必須以強制性標(biāo)準(zhǔn)的方式才能實施的藥品專利，就不適用本條的規(guī)定。

第二，標(biāo)準(zhǔn)有官方和非官方兩種?！皣?、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)”，對應(yīng)于企業(yè)、協(xié)會或國際組織的標(biāo)準(zhǔn)，表明本條只適用國家標(biāo)準(zhǔn)行政主管部門、部委或地方政府頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。

第三，意思表示有明示與默示兩種。“明示”對應(yīng)于默示，默示是指不用實施積極行為做出的意思表示。明示要求行為人以積極、直接、明確的方式表達其內(nèi)部意思于外部。司法解釋沒有明確規(guī)定做出明示的主體，表明明示者可以是標(biāo)準(zhǔn)制定者，也可以是參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人。明示的主體雖不重要，但明示的方式很重要。司法實踐中，不同主體明示的效力不同，行政機關(guān)只要公示其完整的意思，即具有明示的法律效力，不以明示有效送達給利害關(guān)系人為條件。但專利權(quán)人于其網(wǎng)站公示所涉必要專利的信息，不必然具有明示的效力，必須以實際的有效送達為條件，必須有確鑿證據(jù)證明郵件或郵寄的實際送達。

第四，“所涉必要專利的信息”其用意在于討論專利、標(biāo)準(zhǔn)兩者的關(guān)系。標(biāo)準(zhǔn)的宗旨在于規(guī)定技術(shù)要求或安全要求，專利的本質(zhì)則在于體現(xiàn)技術(shù)方案，兩者目的上的差異，決定其并非呈簡單的對應(yīng)關(guān)系。所以明示者在做出明示前，必須自己確定標(biāo)準(zhǔn)中確鑿地包含了專利技術(shù)方案的完整意思。至于明示專利信息可以披露至各國授權(quán)的專利號為最低限度，不必須披露對標(biāo)的分析結(jié)論。我理解對標(biāo)分析，應(yīng)屬于專利使用者在使用專利時應(yīng)盡的注意義務(wù)。

第五，最高人民法院在(2008)民他字第4號復(fù)函中的司法政策認(rèn)為，專利權(quán)人參與了標(biāo)準(zhǔn)的制定或者經(jīng)其同意，將專利納入國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的，視為專利權(quán)人許可他人在實施標(biāo)準(zhǔn)的同時實施該專利，他人的有關(guān)實施行為不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵犯專利權(quán)的行為。本條規(guī)定“被訴侵權(quán)人以實施該標(biāo)準(zhǔn)無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持”，是對上述司法政策的修正，也是本條款的精髓所在。雖然司法實踐強調(diào)標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)訴訟，法院支持禁令救濟是例外情況，不支持禁令救濟是一般原則，但本司法解釋還是直接確認(rèn)在上述條件下，法院可判決禁令救濟。

司法解釋第二款規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，導(dǎo)致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標(biāo)準(zhǔn)實施行為的主張，人民法院一般不予支持。”

第一，專利權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)制定中“承諾”含義。標(biāo)準(zhǔn)必要專利是實施標(biāo)準(zhǔn)中必須使用的專利，這意味著一旦專利納入標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，作為私權(quán)的專利就取得了標(biāo)準(zhǔn)的屬性，借助標(biāo)準(zhǔn)的力量推動私權(quán)的實現(xiàn)，會使專利權(quán)人獲得更大的利益。因此作為私權(quán)獲得標(biāo)準(zhǔn)外衣的對價，司法解釋遵循利益平衡的原則，規(guī)定專利權(quán)人必須向標(biāo)準(zhǔn)制定者做出承諾，給予愿意實施標(biāo)準(zhǔn)必要專利的被許可人以公平、合理和無歧視的待遇。

承諾的法律屬性，是專利權(quán)人基于標(biāo)準(zhǔn)制定者的政策，自愿設(shè)定的義務(wù)負(fù)擔(dān)。其表面是向標(biāo)準(zhǔn)制定者做出，而實際上是以標(biāo)準(zhǔn)制定者為介質(zhì)，向不特定的潛在專利使用者做出。盡管不同標(biāo)準(zhǔn)組織的知識產(chǎn)權(quán)政策對承諾的要求不同，但承諾應(yīng)理解為專利權(quán)人做出的無相對人的意思表示，只要表示完成即對做出者產(chǎn)生不可撤銷的法律約束力。

承諾一方面是司法解釋對專利權(quán)人設(shè)定的義務(wù)負(fù)擔(dān)，與此相應(yīng)也設(shè)定了平衡機制，即專利權(quán)人一旦履行了承諾的義務(wù)，就可以禁令救濟為內(nèi)容行使訴權(quán)。

第二，專利權(quán)人故意違反承諾，導(dǎo)致相對方無法與之達成專利實施許可合同，專利權(quán)人以訴權(quán)請求禁令救濟不予支持。故意違反承諾，表征專利權(quán)人的主觀上有違反有拘束力的單方設(shè)定義務(wù)負(fù)擔(dān)的意思；行為上有拒絕履行在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的給予潛在的專利使用者以公平、合理、無歧視的許可義務(wù)的事實，行為的表現(xiàn)可能是拒絕許可、無故拖延許可、或利用標(biāo)準(zhǔn)必要專利的市場支配地位，索取不合理的許可條件；結(jié)果上導(dǎo)致愿意使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利者無法與之達成專利實施許可合同。雖然司法解釋規(guī)定專利權(quán)人與被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，要求被訴侵權(quán)人在協(xié)商中應(yīng)無明顯過錯，但試想若被訴侵權(quán)人在協(xié)商中存在明顯過錯，也即存在混合過錯的場合下，對于權(quán)利人請求停止標(biāo)準(zhǔn)實施行為的主張，法院一般也不應(yīng)支持。只有在專利權(quán)人嚴(yán)格履行承諾，出現(xiàn)“專利反向劫持”的場合，即對方當(dāng)事人使用專利而拒絕付費、無故延宕許可談判，或利用談判籌碼，索取不正當(dāng)費率等許可條件，才不在此限。

第三，公平、合理、無歧視的含義。公平主要指向標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的定價機制。公平的許可費率應(yīng)準(zhǔn)確體現(xiàn)專利的價值和創(chuàng)新程度，體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、實施的范圍，與過往可比照的許可費標(biāo)準(zhǔn)平穩(wěn)銜接，符合相關(guān)產(chǎn)品所承擔(dān)的整體許可費情況以及有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。合理主要指向標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可不附加不合理的條件，包括不附加反向許可、獨占性回授、質(zhì)疑專利有效性等條件。無歧視是指不得對條件實質(zhì)相同的被許可人實施差別待遇。鑒于被許可人的條件不同，法律不要求許可費率或許可條件簡單劃一。評價是否無歧視，應(yīng)主要評估每個被許可人使用專利的范圍、產(chǎn)能、競爭能力等條件是否實質(zhì)相同，專利權(quán)人與被許可人其他商業(yè)安排對許可條件的可能影響等。

司法解釋第三款和第四款規(guī)定：“本條第二款所稱實施許可條件，應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標(biāo)準(zhǔn)中的作用、標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。法律、行政法規(guī)對實施標(biāo)準(zhǔn)中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/strong>

第一，專利權(quán)人加入標(biāo)準(zhǔn)組織時，雖已自愿設(shè)定單方義務(wù)，對所有專利使用者給予公平、合理、無歧視的待遇，但事實上由于專利使用者的條件千差萬別，在實質(zhì)性地符合公平、合理、無歧視原則下，雙方仍有議價空間，需要雙方當(dāng)事人充分協(xié)商。應(yīng)注意的是，本司法解釋的主題名稱是審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律問題的解釋，本款的語境下的當(dāng)事人是專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人”，表明協(xié)商的時點應(yīng)指專利侵權(quán)訴訟中，由法院主持雙方當(dāng)事人協(xié)商，或法院給出時間與指引，由當(dāng)事人雙方于訴訟程序中協(xié)商。

第二，“經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定?！痹谶@里雙方當(dāng)事人協(xié)商許可條件時，有平等的法律地位和權(quán)利義務(wù)，專利權(quán)人不因曾向標(biāo)準(zhǔn)制定者做出過公平、合理、無歧視的承諾，就使之處于協(xié)商的劣勢地位。司法解釋并未規(guī)定專利權(quán)人或被訴侵權(quán)人哪一方負(fù)有首先啟動協(xié)商程序的義務(wù)，雙方當(dāng)事人均應(yīng)遵循誠實信用原則，進行積極協(xié)商?！俺浞謪f(xié)商”不是義務(wù)性條款，而是提倡性條款。是否進行充分協(xié)商，不是專利侵權(quán)訴訟審理和判決的前置程序。法院主持雙方當(dāng)事人進行許可條件協(xié)商，也需遵循自愿和依法的原則。

充分協(xié)商后仍無法達成許可條件時，一方或雙方當(dāng)事人均可請求專利侵權(quán)訴訟的受理法院給予確定。法院在確定專利實施許可條件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標(biāo)準(zhǔn)中的作用、標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。上述規(guī)定主要著眼于訴訟個案的具體專利自身因素考慮許可費率標(biāo)準(zhǔn)。事實上除應(yīng)充分考慮訴訟個案的專利自身情況外，還應(yīng)考慮該本案專利與案外專利的關(guān)系。以一部手機為例，其使用不下五千項不同技術(shù)的專利，其中電源管理與視頻播放等承擔(dān)不同功能的技術(shù)，價值難分伯仲，所以法院依據(jù)上述定性化的指引，做出定量的判決，準(zhǔn)確把握裁判尺度的難度很大，目前也缺少既判例可資遵循。我理解除充分考慮上述司法解釋規(guī)定的因素以外，還應(yīng)從被控侵權(quán)產(chǎn)品所承載的所有專利技術(shù)的整體許可費負(fù)擔(dān)入手，合理地平衡眾多專利權(quán)人之間的利益、所有專利權(quán)人與本案專利使用者的利益，并兼顧行業(yè)發(fā)展和個體生存的情況，避免所確定的費率出現(xiàn)偏頗。

需強調(diào)的是，本款規(guī)定本是以專利侵權(quán)訴訟的審理程序為適用條件的，但司法實踐中，一些當(dāng)事人卻將請求法院確定專利許可條件，運用于專利侵權(quán)訴訟以外。在沒有專利侵權(quán)訴訟存在的場合，請求法院確定專利許可條件，不是本條款調(diào)整的范圍。在華為訴IDC、高通訴魅族的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費率糾紛中，華為、高通請求法院確定專利使用的許可費率，就沒有專利侵權(quán)民事訴訟的適用條件，法院是依照確認(rèn)之訴的案由進行受理和審理的。

由于司法解釋是最高人民法院于審判工作中具體適用法律、行政法規(guī)做出的釋明指引，所以其不得與母法發(fā)生沖突，故而第四款補充規(guī)定，法律、行政法規(guī)對實施標(biāo)準(zhǔn)中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：李中圣知識產(chǎn)權(quán)部合伙人

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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