專利視角 | 淺談分案申請

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡英慧知識產(chǎn)權分析師吹IP 微信公眾號

吹IP原標題：專利視角 | 淺談分案申請

一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在《中華人民共和國專利法實施細則（2010修訂）》”第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

在做項目的過程中，筆者驚奇地發(fā)現(xiàn)某件中國專利從申請到公開歷經(jīng)近9年，在自身淺顯的認知中，中國專利的公開時間是18個月，與9年相比，僅為其1/6，這到底是為什么呢？

帶著這一疑問，筆者詳細研究了該專利的法律信息和其同族專利的法律信息，這其中的原因是：分案申請享有原申請的申請日，采用優(yōu)先權和分案申請相結合的方式，利用了各個階段的法律限定時間，從而使該專利顯示的申請日至公開日長達近9年。

分案申請可分為主動分案申請和被動分案申請，被動分案申請主要是審查員以不符合《專利法》規(guī)定的單一性而被迫進行分案申請，主動分案申請則是申請人在國家知識產(chǎn)權局發(fā)出授權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前主動提出的分案申請。

由此可見，主動分案申請可能并不存在單一性的問題。如此，從專利審查的角度來看，一部分主動分案申請勢必有浪費審查資源之嫌，但對于申請人來說，分案申請也許會為其帶來一定的好處。

1、公開不充分的救濟途徑

引用文獻[1]《一件利用分案申請合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考》中的案例來說明此問題。申請人上海電氣液壓氣動有限公司于2008年12月18日申請了名稱為“一種平衡閥”，申請?zhí)枮镃N200810207288.4的發(fā)明專利（稱為前申請）。

由于申請人又對第一件申請涉及的平衡閥進行了改進，在2009年5月5日申請了名稱為“平衡閥”的，申請?zhí)枮镃N200910057173.6的發(fā)明專利（稱為后申請）。后申請的平衡閥是在前申請基礎上的改進，在背景技術中對前申請進行了引證，根據(jù)審查指南的規(guī)定：所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日。

正常情況下，后申請比前申請晚了近5個月，公開日也會比前申請晚，但申請人出于市場策略和技術上的考量，先提出了后申請的提前公開，隨后提出了前申請的提前公開，導致后申請的公開日（2009年10月7日）早于前申請（公開日2009年11月11日）。同時，由于申請人認為后申請可以引證前申請，因此在后申請的文本中并未對必要技術特征“兩個抗衡閥”進行詳細的描述。

在實審過程中，審查員認為“兩個抗衡閥”是實現(xiàn)后申請的必要組成部分，但后申請中缺少其具體結構及其與其他部件之間連接關系的描述，同時“抗衡閥”非本領域通用的技術術語，因而所屬技術領域的技術人員根據(jù)說明書的機載，不能實現(xiàn)該發(fā)明，以“公開不充分”為由駁回后申請。

在該案件中，提示申請人在撰寫自有技術改進型專利時在引用的基礎上盡量將所有技術特征均在說明書中體現(xiàn)，提出提前公開的請求是注意考慮專利之間的引用關系。

說回本文的主題——分案申請，當后申請因“公開不充分”被駁回后，分案申請可作為救濟途徑使申請人的專利權得到保護，本案的申請人也是在分案期限內(nèi)提交了分案申請（申請?zhí)枺篊N201010279543.3），并最終得到了授權。

2、延長審批時間，混淆公眾視聽

申請人腫瘤療法?科學股份有限公司采用要求優(yōu)先權與分案的方式使該專利技術方案從申請到公開歷時近9年。在整個申請的過程中每次的進展時間均在法定時間的最后期限，如要求優(yōu)先權的時間為12個月；進入國家階段的時間為30個月；提出實審的時間為自優(yōu)先權日期3年。

如此一來，最初保護的技術方案在長達3年后首次在中國境內(nèi)公開，公開的內(nèi)容涉及三個不同的肽序列（專利CN200780022547.X）。在該專利授權前后提出分案申請，保護其中的兩個不同的肽序列（專利CN201310236439.X），且在專利CN201310236439.X授權前后提出專利CN200780022547.X的另一分案，即此次分析的對象——專利CN201610034435.7。專利CN201610034435.7于2016年3月23日公開，由于分案專利享有原案的申請日，即2007年6月15日，如此，該專利自申請至公開歷經(jīng)近9年。

在這樣一個申請和審批時間中，由于申請人最初申請的是三個肽序列，使得公眾難以判斷哪個或哪些具有最好的活性、授權的前景如何，無從判斷該申請的法律狀態(tài)，如果公眾貿(mào)然實施其技術方案，就存在侵權的風險，從而阻止公眾實施其技術方案，從而使公眾開展相關研究時必須持有謹慎的態(tài)度，可能導致在一段時間內(nèi)技術水平達不到申請人的標準，搶占不到有力的市場或地位。

3、利用審查差異，促使利益最大

不同審查員對法條尺度掌握和技術方案的理解可能存在差異，分案申請的申請人利用此差異，通過不斷分案使同一發(fā)明創(chuàng)造得到不同的審查結果，有些授權，有些不授權，使得自己的利益最大化。

4、修改技術方案，擴大保護范圍

通過不斷提出分案，使得未在原申請中要求保護的技術方案獲得保護，或者通過對技術方案的不斷修改，使多個分案申請保護范圍的總和大于原申請的保護范圍，擴大保護范圍。

5、增加專利數(shù)量，提高資助水平

申請人還可能通過不斷分案，獲得多項專利權，進而獲得地方政府給予專利授權的高額資助和獎勵等。

由此可見，分案申請盡管會浪費審查資源，影響大眾利益，但是對于申請人來說，合理應用分案申請能夠幫助其保護和維護其專利權。

注釋：

[1]周成. 一件利用分案申請合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考. 法制與經(jīng)濟. 2013,9:31-33

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