申請文件提交后的“幾種后悔藥”

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原標題：申請文件提交后的“幾種后悔藥”

這世上有“后悔藥”嗎？有！進來嘗一嘗~~~~

代理人處理案件的過程中，經(jīng)常會接到客戶這樣的電話咨詢：上個月提交的案子我又想到一個小的發(fā)明點，想要在權(quán)利要求書里體現(xiàn)；或者，在答復(fù)OA過程中，審查員認為獨立權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的，而部分從屬權(quán)利要求具有授權(quán)前景，我既想盡快授權(quán)，又不想影響到獨立權(quán)利要求的保護范圍，作為一名專利代理人的你，如果接到客戶這樣的電話，請問你該如何回復(fù)客戶？

相信大家不難想到以下這三種處理方式：1）基于在先申請?zhí)岢龇职福?）對在先申請進行主動修改；3）要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，遞交一份新的申請。

以下簡單列出以上三種處理方式的區(qū)分。

對于上述三種處理方式小編想提醒一下各位實際處理過程中需要留意的問題：

主動修改    

主動修改的提出必須滿足兩個條件，（1）修改時機：提出實質(zhì)審查的同時，或者收到實質(zhì)審查通知書的三個月之內(nèi)；（2）修改要求：不能超出原申請文件所記載的范圍。

TIP1

雖然在審查指南中規(guī)定，無論修改的內(nèi)容是否超出原申請文件所記載的范圍，均應(yīng)當(dāng)以申請人提交的經(jīng)過該主動修改的申請文件作為審查文本，但這不是說主動修改就可以超出原申請文件所記載的范圍，此處僅是對審查文本的規(guī)定，與修改是否超范圍無關(guān)，在后續(xù)的實質(zhì)審查階段，審查員會首先審查申請人所做出的主動修改是否超出原申請文件所記載的范圍。

TIP2

除了對權(quán)利要求書的修改之外，在主動修改的處理過程中，也是可以對說明書進行修改的，但對說明書的修改一般主要限于非實質(zhì)性部分，例如，發(fā)明名稱、背景技術(shù)、發(fā)明所述的技術(shù)領(lǐng)域、附圖說明和摘要。

要求優(yōu)先權(quán)重新遞交    

如果客戶要求增加的內(nèi)容就是原申請文件中沒有記載的，且當(dāng)前日期滿足在先申請的申請日起的12個月內(nèi)，就可以要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，重新遞交一件新的專利申請。

TIP1

12個月的時限一般是沒有2個月的恢復(fù)日期的，雖然在PCT申請中，可以有兩個月的恢復(fù)期，但對于這兩個月的恢復(fù)權(quán)利，目前只有美國是認可，其他國家都不認可。

TIP2

以下情形之一的案件，不能作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：（1）已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的；（2）已經(jīng)被授予專利權(quán)的；（3）本身是分案申請的,不能作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

TIP3

如果在后申請要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，例如，在后申請B要求在先申請A的優(yōu)先權(quán)，那么在后申請B僅能要求在先申請A中已經(jīng)記載的技術(shù)方案的優(yōu)先權(quán)。

那么對于本文開頭出現(xiàn)的第一個問題，如果當(dāng)前時間符合自申請日起12個月內(nèi)的條件，可以將客戶新想到的發(fā)明點概括成權(quán)利要求，寫入在先申請的權(quán)利要求書中，并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，重新遞交一個新申請。

需要說明的是，該部分內(nèi)容所提及的優(yōu)先權(quán)，如無特殊說明，主要指的是本國優(yōu)先權(quán)。

分案申請    

分案申請的提出一般涉及到兩種情況：（1）被動分案：審查員在實質(zhì)審查過程中指出申請文件存在單一性問題；（2）主動分案：不是基于單一性缺陷提出的分案，例如，由于申請人想要保護的點沒有布局在權(quán)利要求書中，僅僅在說明書中有所體現(xiàn)，申請人想要提出分案申請。

TIP1

審查期間視為撤回的申請，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請。

TIP2

被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請；復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請人同樣可以提出分案申請。

TIP3

分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

TIP4

分案中，新的權(quán)利要求不能是說明書概括出的技術(shù)方案，即使權(quán)利要求書的每個技術(shù)特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案沒有在說明書中得到公開，那么對于本文開頭提到的第三種情況，可以將具有授權(quán)前景的從屬權(quán)利加入到獨立權(quán)利要求中，以盡快獲得授權(quán)；另外，在基于刪除的獨立權(quán)利要求可以另提一件分案申請。

下面是上述三種處理方式，判斷流程，以供參考：

以上三種處理方式就是對于申請文件在提交后可吃的幾種后悔藥，每種藥適應(yīng)的案件不同，希望各位能夠“對癥下藥”！

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：王曉婷  北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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