從兩個案例淺談技術(shù)效果對審查結(jié)局的影響

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

原標(biāo)題：【原創(chuàng)】從兩個案例淺談技術(shù)效果對審查結(jié)局的影響

作為一個專利代理人，創(chuàng)造性三步法簡直就是耳熟能詳?shù)拿咳毡匦拚n！而在提起三步法時，想必每個代理人腦海里立即浮現(xiàn)出的是《專利審查指南》中描述：“判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進(jìn)行，(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，blabla……(2)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，blabla……(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，blabla……”。

在實踐中感受到的是，在三步法的第三步、判斷是否顯而易見的過程中，經(jīng)常需要考慮的是發(fā)明是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，如果有這樣的效果，在創(chuàng)造性爭辯過程中也會容易不少。相信發(fā)明人從內(nèi)心里應(yīng)當(dāng)也是希望其發(fā)明具有良好的、眾多的技術(shù)效果的吧。然而在審查過程中，審查員通過檢索往往會找到相同技術(shù)領(lǐng)域、并且技術(shù)問題與技術(shù)效果接近的對比文件。當(dāng)說明書中的某些“技術(shù)效果”的記載被對比文件提及，對審查過程結(jié)果會造成什么樣的影響呢？如果對比文件“不幸”公開了本申請在某一方面取得的技術(shù)效果，是否會導(dǎo)致審查員認(rèn)為本申請是“顯而易見”的呢？

下面，讓我們一起來看兩個案例：

案例一

本申請

本發(fā)明涉及一種含多孔金屬碎片的人造大理石及其制造方法。所述人造大理石包括由熱固性樹脂制得的人造大理石基體和具有孔結(jié)構(gòu)的金屬碎片?！鶕?jù)本發(fā)明所述的人造大理石包括分散在熱固性樹脂基體中的帶孔（閉孔或開孔）金屬碎片（這里也稱為發(fā)泡金屬碎片）。通過使用發(fā)泡金屬碎片，可以解決表面碎片剝離的問題，可以減少所述人造大理石的重量，并且所述金屬顆?？删鶆虻胤植荚谡麄€人造大理石中。

對比文件1：

本申請涉及一種人造石英石，其含有纖維1~25%……金屬片0~5%?！谥圃爝^程中加入纖維，可以使石英石具有更強的抗斷裂強度、抗壓強度和抗彎曲強度。……本發(fā)明中，金屬片用于使人造石英石具有各種美觀的視覺效果?！?br/>

對比文件2：

本申請涉及一種生產(chǎn)可發(fā)泡或發(fā)泡金屬顆粒、部分或板的方法，該方法包括以下步驟……本發(fā)明的方法可以用于生產(chǎn)航空發(fā)動機、機器、汽車和飛行器等的部件和結(jié)構(gòu)元件的多孔金屬體，在這些應(yīng)用中需要高比強度和剛性、能量吸收、熱絕緣……減輕重量……以及完全的環(huán)境相容性等?！?br/>

審查員認(rèn)為權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于：權(quán)利要求1所述的金屬碎片具有多孔結(jié)構(gòu)，關(guān)于該區(qū)別，審查員認(rèn)為對比文件2公開了將多孔金屬碎片用于降低制品重量的技術(shù)特征，并且該特征在對比文件2中所起的作用與其在本發(fā)明中為解決其技術(shù)問題所起的作用相同。因此，審查員認(rèn)為在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2以獲得本申請的權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的。經(jīng)過兩次OA之后實審審查員駁回了本申請。

復(fù)審過程中，合議組認(rèn)為，對比文件1清楚地公開了將纖維加入材料改善了抗斷裂強度、抗壓強度和抗彎曲強度，將碎片添加至組合物是為了獲得改善的美學(xué)視覺效果。并未記載需要解決與產(chǎn)品重量相關(guān)的技術(shù)問題。并且，對本文文件1的幾個制造實施例都公開了其制備工藝包括真空振動壓制等步驟，以制得成品高密度超硬人造石英石板。對比文件1并不存在駁回決定中所述如何降低制品重量的技術(shù)問題。對比文件2公開的多孔金屬體可以減輕制品重量，然而對比文件2并未提及所述多孔金屬體可以用作人造石的組分。在人造石中加入多孔金屬體也并非本領(lǐng)域公知常識，因此，本申請相對于對比文件1和2的組合具備創(chuàng)造性。

最后結(jié)果

本申請獲得專利權(quán)

案例二

本申請

本發(fā)明提供一種具有無定形圖案的人造大理石，人造大理石包括基質(zhì)部分和圖案部分……用于形成圖案部分的這些樹脂在硬化過程期間會比基質(zhì)進(jìn)行更多的收縮，并且，作為結(jié)果，可能發(fā)生如上所述的中凹現(xiàn)象。此外，圖案部分的比重低于基質(zhì)的比重，以至于圖案部分在硬化過程期間將遷移至人造大理石的上方部分或區(qū)域。……形成圖案部分的樹脂組合物還可以包括無機填料。添加所述無機填料有助于提高圖案部分的比重，減少固化時的收縮率使得接近基質(zhì)。但是需要在不影響透明度的基礎(chǔ)上添加最少量。根據(jù)本發(fā)明的所述具有透明無定形圖案的人造大理石不會出現(xiàn)圖案部分低于表面的現(xiàn)象從而平滑度相同，不會出現(xiàn)在圖案部分和基質(zhì)部分的界面處發(fā)生裂紋的中凹現(xiàn)象，并且具有更加自然的三維立體圖案。

對比文件1：

本申請公開了一種具有無定形團的人造大理石，包括基質(zhì)和大理石碎片形成的圖案部分的比重為1.50-1.67?！?br/>

審查員認(rèn)為權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于，權(quán)利要求1公開了樹脂組合物還包括無機填料，基于該區(qū)別技術(shù)特征，本申請實際上要解決的技術(shù)問題是：提高圖案部分的比重并保持良好的透明度。而對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，通過添加無機填料提高圖案部分的比重是本領(lǐng)域的慣用手段。因此，審查員認(rèn)為在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合公知常識以獲得本申請的權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的。經(jīng)過一次OA之后實審審查員駁回了本申請。

復(fù)審過程中，合議組引用了書籍作為公知常識認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員公知“人造大理石的制備方法很多，主要組成是膠黏劑和填料等，……人造大理石的填料主要是無機填料，改造大理石的性能，可以通過采用新的填料、改變填料比例、填料細(xì)度、和改進(jìn)顆粒表面狀態(tài)……”。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要使用無機填料作為制備原料。此外，對比文件1頁記載了“為了將大理石碎片的比重提高到基質(zhì)的比重，可以向制備大理石碎片的配制物中加入無機填料，然而這樣的填料會帶來一些問題，例如其透明度會降低”。因此，合議組認(rèn)為，盡管透明度會降低，但是對比文件1仍然啟示本領(lǐng)域技術(shù)人員添加無機填料，而為了避免所提及的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員會通過有限實驗對用量進(jìn)行調(diào)整。因此，本申請相對于對比文件1和公知常識的組合不具備創(chuàng)造性。

最后結(jié)果

申請人放棄了本申請

對以上案例進(jìn)行小結(jié)：

可見，無論案例一還是案例二，都有被對比文件提及的技術(shù)效果，并且，在實審階段，都“不幸”地導(dǎo)致審查員認(rèn)為本申請是“顯而易見”的。然而，最終是什么導(dǎo)致兩個案件走向不同的結(jié)局呢？

細(xì)心的讀者不難發(fā)現(xiàn)，在兩個案件的復(fù)審過程中，合議組最重視的還是在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題。在案例1中，審查員認(rèn)為對比文件1并不涉及需要解決與產(chǎn)品重量相關(guān)的技術(shù)問題。更進(jìn)一步，對比文件1強調(diào)其制得的產(chǎn)品具有高密度，這甚至可以理解為是“減輕重量”的相反教導(dǎo)，因此，可以認(rèn)為案例1的現(xiàn)有技術(shù)并未啟示對比文件1和對比文件2的結(jié)合。而在案例2中，由于對比文件1提及為了提高比重而添加無機填料，因此，即使對比文件1指出添加無機填料可能是有問題的，但仍然認(rèn)為案例2的現(xiàn)有技術(shù)明確啟示了對比文件1和公知常識的結(jié)合。用一句順口溜來總結(jié)以上案例就是“效果多，有風(fēng)險，但啟示，更重要”。

以上案例也對專利撰寫和審查意見答復(fù)的工作給出了一點小小的啟示：

在申請撰寫時，最重要的是找準(zhǔn)申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新點所在，以此為基礎(chǔ)羅列合適的技術(shù)效果，不能因為追求看似光鮮的申請文件而羅列眾多的技術(shù)效果，但也不能因為害怕可能被對比文件提及就減少應(yīng)有的技術(shù)效果。在撰寫時最好檢索一下相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)會很有幫助哦，了解現(xiàn)有技術(shù)從而才能夠更有針對性的突出本發(fā)明的技術(shù)優(yōu)勢所在，畢竟有一句話叫做“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”嘛！在這里隆重推薦康信華源的檢索服務(wù)哦，如果有興趣可以跟小編聯(lián)系~

在答復(fù)審查意見時，要認(rèn)真分析審查意見，找準(zhǔn)審查員所評價的“技術(shù)效果”和“技術(shù)問題”之間的關(guān)系。當(dāng)今科學(xué)技術(shù)發(fā)展速度很快，審查員可能也無法時時保持站在本領(lǐng)域科學(xué)發(fā)展的前沿，因此，很多審查員的審查意見并非定論，他們只是提出自己的觀點（或猜測）并希望申請人對自己的發(fā)明進(jìn)行澄清和解釋，從而辨明自己的審查意見是否正確。申請人要抓住這個機會，盡量將本申請的技術(shù)優(yōu)勢展現(xiàn)在審查員的面前，合理分析現(xiàn)有技術(shù)是否存在獲得本申請所要求保護(hù)的技術(shù)方案的“啟示”。要正視審查員的一些“后見之明”的意見，這是人之常情，畢竟審查員是看到本發(fā)明之后再做出判斷，不容易完全站在沒有創(chuàng)造力的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度客觀地進(jìn)行判斷。在這樣的情況下更要進(jìn)行充分的解釋，使審查員意識到本發(fā)明的創(chuàng)造性所在。此外，針對審查員的一些“屬于公知常識/慣用技術(shù)手段”以及一些“通過有限次實驗可以獲得”的審查意見，也可以考慮提供一些公知常識類以及一些補充實驗數(shù)據(jù)的舉證，以證明現(xiàn)有技術(shù)無法“啟示”本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得本申請。

當(dāng)然，在審查過程中，必要時也需要對權(quán)利要求進(jìn)行適當(dāng)修改，此時要注意禁止反悔原則[即，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍]，為自己爭取最大利益。最后，要相信officers的公正判斷哦！

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：陳知宇北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

推薦閱讀
點擊下方圖片即可閱讀

從兩個案例淺談技術(shù)效果對審查結(jié)局的影響

首席知識產(chǎn)權(quán)官：一個即將崛起的知識產(chǎn)權(quán)職業(yè)群體！

從兩個案例淺談技術(shù)效果對審查結(jié)局的影響

十七種知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)模式！

從兩個案例淺談技術(shù)效果對審查結(jié)局的影響

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily，連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球50多萬產(chǎn)業(yè)用戶；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，我們通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自康信知識產(chǎn)權(quán)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”