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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：姜向陽 張燁 北京市安理律師事務(wù)所律師
原標(biāo)題：商標(biāo)顯著性退化:對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的不當(dāng)使用可能會(huì)使其變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q
判斷某一特定商品的通用名稱，除國(guó)家或者行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對(duì)于已為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該商品的通用名稱。
案件要旨
千思板國(guó)際有限公司經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，獲得“千思板”等注冊(cè)商標(biāo)，后授權(quán)特萊仕公司全權(quán)處理商標(biāo)相關(guān)事宜。都邦公司在其公司網(wǎng)站上大量使用“都邦千絲板”、“都邦千思板”作為產(chǎn)品名稱，特萊仕公司向都邦公司發(fā)出律師函，以杜邦公司未經(jīng)允許在其公司網(wǎng)站上使用與“千絲板”商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)、擾亂正常競(jìng)爭(zhēng)秩序?yàn)橛?，要求杜邦公司立即停止侵?quán)行為，后向法院起訴。
一審法院認(rèn)為“千思板”已經(jīng)成為一種建筑商品的通用名稱，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人已無權(quán)禁止他人對(duì)其作為商品通用名稱的正常使用，判決駁回原告特萊仕公司的訴訟請(qǐng)求。特萊仕公司不服，提起上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判。
注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。判斷某一特定商品的通用名稱，除國(guó)家或者行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對(duì)于已為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該商品的通用名稱。
律師點(diǎn)評(píng)
商標(biāo)的基本功能在于區(qū)分和識(shí)別不同的商品提供者，因此具有顯著性是商標(biāo)發(fā)揮其功能的首要條件。具有顯著性的商標(biāo)，若使用方式不當(dāng)、品牌維護(hù)不到位，其顯著性也可能發(fā)生退化。當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)成為特定商品的通用名稱時(shí)，則任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人也無權(quán)禁止他人使用其注冊(cè)商標(biāo)用以描述其商品。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中規(guī)定，人民法院在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)較為固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱謂，可以認(rèn)定為通用名稱。申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，應(yīng)視其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)為通用名稱。人民法院審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否屬于通用名稱，一般以提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)。如果申請(qǐng)時(shí)不屬于通用名稱，但在核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)訴爭(zhēng)商標(biāo)已經(jīng)成為通用名稱的，仍應(yīng)認(rèn)定其屬于本商品的通用名稱；雖在申請(qǐng)時(shí)屬于本商品的通用名稱，但在核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)已經(jīng)不是通用名稱的，則不妨礙其取得注冊(cè)。
具體到本案中，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部雖已公布了包括本案爭(zhēng)議雙方所生產(chǎn)的此類建筑板材的《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑制品與構(gòu)配件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)出具的說明中，亦明確“千思板”為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板的一個(gè)品牌，即特萊仕公司“千思板”牌建筑板材的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板。但黑龍江省高級(jí)人民法院認(rèn)為，對(duì)某一特定商品而言，判斷其所具有的通用名稱，除國(guó)家或者行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對(duì)于已為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該商品的通用名稱。亦即某一產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱與行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成的名稱基于產(chǎn)生環(huán)境和條件不同，在現(xiàn)實(shí)中既可以單獨(dú)存在，亦可以同時(shí)并行，并不會(huì)產(chǎn)生非此即彼、不相包容的沖突。即對(duì)于同一種商品，即使《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中含有其名稱，但同行業(yè)者約定俗稱的名稱也不妨礙其作為該商品的通用名稱。
本案中，特萊仕公司的行為在客觀上造成“千思板”注冊(cè)商標(biāo)的弱化，促使其成為通用名稱。特萊仕公司對(duì)其產(chǎn)品的宣傳手段等方式均不夠規(guī)范，如宣傳資料的具體內(nèi)容著重強(qiáng)調(diào)千思板是一種……板材，該板材具有……的性能。且未對(duì)“千思板”加注商標(biāo)標(biāo)識(shí)，也未表明其為注冊(cè)商標(biāo)。特萊仕公司對(duì)其商標(biāo)維護(hù)措施的缺失，導(dǎo)致其商標(biāo)逐漸淪為商品通用名稱。都邦公司在使用“千思板”文字時(shí)，也加注了其自身的商標(biāo)，法院認(rèn)定都邦公司的涉案使用行為并無不當(dāng)，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
從本案例可以看出，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中商品的名稱與行業(yè)約定俗成的名稱可以并行不悖；商標(biāo)權(quán)人的不當(dāng)使用行為可能導(dǎo)致商標(biāo)顯著性的退化，最終淪為商品通用名稱。
案情簡(jiǎn)介
千思板國(guó)際有限公司經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱商標(biāo)局）核準(zhǔn)，獲得第1652089號(hào)“千思板”、第2018641號(hào)“千思板”、第1378339號(hào)“千思”、第1652088號(hào)“TRESPA”、第1648977號(hào)“TRESPA”、第1664198號(hào)“TRESPA”注冊(cè)商標(biāo)。其中，第1652089號(hào)“千思板”商標(biāo)核定使用商品為第17類:半加工熱塑塑料物質(zhì)，注冊(cè)有效期限自2001年10月21日起至2011年10月20日止；第2018641號(hào)“千思板”商標(biāo)核定使用商品為第19類:建筑用非金屬板、建筑用非金屬板材、建筑用非金屬隔板、建筑用非金屬嵌板、鑲板木材、建筑用塑料薄板、建筑用非金屬層壓薄板、硬木板、刨花板、由刨花板條和塑料條合成的板材、非金屬門，注冊(cè)有效期限自2004年8月28日起至2014年8月27日止；第1378339號(hào)“千思”商標(biāo)核定使用商品為第19類：樹脂復(fù)合板、木材、半成品木材、膠合板、成品木材、地板、三合板、建筑用木漿板、厚木板（建筑用），注冊(cè)有效期限自2000年3月28日起至2010年3月27日止。2009年7月30日，千思板國(guó)際有限公司出具《授權(quán)書》，授權(quán)特萊仕公司在中華人民共和國(guó)境內(nèi)以其自身名義獨(dú)立和全權(quán)處理就www.trespa.com網(wǎng)站和特萊仕所有產(chǎn)品介紹相關(guān)的著作權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)案件和相關(guān)事宜，與千思板集團(tuán)和千思板產(chǎn)品相關(guān)的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件和相關(guān)事宜，包括但不限于發(fā)送警示函、協(xié)商談判、仲裁、訴訟等。
都邦公司于2001年11月9日申請(qǐng)注冊(cè)“都邦”商標(biāo)，注冊(cè)號(hào)/申請(qǐng)?zhí)?014010，國(guó)際分類號(hào)19，注冊(cè)公告日期2003年3月28日，專用權(quán)期限自2003年3月28日至2013年3月27日。2005年3月1日，都邦公司申請(qǐng)注冊(cè)“纖絲板”商標(biāo)，被商標(biāo)局于2007年12月27日以“‘纖絲板’為本商品的通用名稱，不得作為商標(biāo)注冊(cè)”為由駁回。2009年3月3日，都邦公司注冊(cè)www.hrbdubang.com網(wǎng)站。同年3月11日，商標(biāo)局受理都邦公司提出的“都邦千思”、“都邦千絲”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。同年9月17日，上海市普陀公證處出具（2009）滬普證經(jīng)字第4551號(hào)《公證書》，證明都邦公司在其網(wǎng)站中使用“都邦千絲板”作為產(chǎn)品名稱42處、“都邦千思板”22處、“千思板節(jié)能板”4處、“難燃發(fā)泡千思板”4處。同年9月18日，上海凱曼律師事務(wù)所受特萊仕公司委托向都邦公司發(fā)出《律師函》，主要內(nèi)容為：都邦公司未經(jīng)特萊仕公司許可，在其公司網(wǎng)站上展示了大量“都邦千絲板、千思板節(jié)能板、都邦千思板、都邦纖絲板”產(chǎn)品，使用了與“千思板”商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)，造成市場(chǎng)中產(chǎn)品來源嚴(yán)重混淆，擾亂了行業(yè)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序。特萊仕公司要求都邦公司立即停止侵權(quán)行為，在10日內(nèi)刪除全部與特萊仕公司及“千思板”相關(guān)的侵權(quán)網(wǎng)頁；在所有產(chǎn)品包裝和說明中撤銷全部與“千思板”相同或近似的標(biāo)識(shí)。同年9月25日，于濱簽收了特萊仕公司的郵件。
特萊仕公司的《外墻產(chǎn)品METEON,創(chuàng)想千思板，TRESP?》宣傳冊(cè)記載：千思板Meteon建筑用板材在標(biāo)準(zhǔn)色彩、效果和飾面具有廣泛的選擇范圍，并且可根據(jù)要求定制。這些板材能夠提高您的設(shè)計(jì)，或給您的設(shè)計(jì)增添新的維度。毫不夸張地說，世界各地成千上萬個(gè)工程使用這種板材，證明了這種材料的多功能性。千思板Meteon不僅外觀出眾，還極其經(jīng)久耐用。千思板Meteon是一種由熱固性樹脂和木質(zhì)纖維在高壓高溫下制造的平面板材，使用專有技術(shù)（電子束固化）制造而成。這種板材具有整體性的裝飾表面……。該公司《室內(nèi)裝飾板材VIRTUON，創(chuàng)想千思板，TRESPA?》宣傳冊(cè)記載：如果您正在尋找獨(dú)特的表面性質(zhì)，創(chuàng)想千思板。千思板國(guó)際有限公司作為世界級(jí)建筑材料的一流生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)一系列功能性板材，用于要求很高的室內(nèi)裝飾：這就是千思板Virtuon。這些板材在衛(wèi)生、清潔度和設(shè)計(jì)方面性能非常卓越……。特萊仕公司主張為制止侵權(quán)行為支付交通費(fèi)、餐飲費(fèi)1828元，律師代理費(fèi)2.5萬元，證據(jù)保全費(fèi)1000元。
都邦公司為證明“千思板”是商品通用名稱，舉示了通過阿里巴巴、百度、中國(guó)建材、金羊網(wǎng)等網(wǎng)站查詢的網(wǎng)頁資料，主要內(nèi)容包括：特萊仕公司、都邦公司、青島嘉達(dá)節(jié)能技術(shù)有限公司、北京海波蘭德科貿(mào)有限公司、上海匯麗千思板制造有限公司等多家企業(yè)均有宣傳生產(chǎn)、銷售“千思板”商品的信息。另有網(wǎng)頁記載：千思板是一種把酚醛樹脂浸滲于牛皮紙或者木纖維里，在高溫高壓中進(jìn)行硬化的熱固性酚醛樹脂板。由于其結(jié)構(gòu)均勻、致密，故板上任何點(diǎn)都很堅(jiān)固。
法院判決
原審法院認(rèn)為：《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第九條規(guī)定，商標(biāo)應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別?！渡虡?biāo)法》第十一條第一款規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）缺乏顯著特征的?！薄吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法實(shí)施條例》）第四十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！币罁?jù)特萊仕公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)的內(nèi)容可以看出，該公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，一再反復(fù)清楚明確地將“千思板”作為一種建筑用板材商品通用名稱使用，并進(jìn)行廣泛宣傳。同時(shí)，與千思板生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)等有密切關(guān)系的相關(guān)公眾，亦將“千思板”作為一種建筑用板材商品通用名稱使用和宣傳。例如：千思板是一種把酚醛樹脂浸滲于牛皮紙或者木纖維里，在高溫高壓中進(jìn)行硬化的熱固性酚醛樹脂板。相關(guān)公眾將“千思板”作為商品通用名稱使用和宣傳，與特萊仕公司自己的行為一致。
雖然商標(biāo)權(quán)人及利害關(guān)系人對(duì)淡化商標(biāo)、侵犯商標(biāo)權(quán)的行為可以依法主張權(quán)利予以制止，但在“千思板”成為商品通用名稱失去商標(biāo)顯著性的過程中，千思板商標(biāo)權(quán)人及利害關(guān)系人不僅是明知的，而且積極倡導(dǎo)、積極參與、積極推動(dòng)。千思板商標(biāo)權(quán)人及利害關(guān)系人將“千思板”作為商品名稱已得到公認(rèn)。在相關(guān)公眾均已接受并公認(rèn)“千思板”成為商品通用名稱，該商標(biāo)已淡化為商品通用名稱后，依照《商標(biāo)法》和《商標(biāo)法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定和《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》（以下簡(jiǎn)稱《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》）第五條第一款關(guān)于“經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)交易中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德”等規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人及利害關(guān)系人已無權(quán)禁止他人將“千思板”作為商品通用名稱正當(dāng)使用。況且，都邦公司使用、宣傳“千思板”商品名稱是在其公司網(wǎng)站，并標(biāo)明了“都邦”商標(biāo)，例如稱為“都邦千思板”，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者及相關(guān)公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。就本案而言，特萊仕公司無權(quán)禁止都邦公司正當(dāng)使用“千思板”商品名稱，其起訴都邦公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)不成立，不應(yīng)予以支持。據(jù)此判決：駁回特萊仕公司的訴訟請(qǐng)求。
特萊仕公司不服一審判決，向黑龍江省高級(jí)人民法院提起上訴。黑龍江省高級(jí)人民法院認(rèn)為，千思板國(guó)際有限公司作為第1652089號(hào)、第2018641號(hào)“千思板”,第1378339號(hào)“千思”，第1652088號(hào)、第1648977號(hào)、第1664198號(hào)
“TRESPA”商標(biāo)注冊(cè)人，對(duì)上述注冊(cè)商標(biāo)依法享有專用權(quán)。特萊仕公司經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可使用上述商標(biāo)，并經(jīng)其授權(quán)提起本案訴訟，符合《商標(biāo)法》第三條及《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，法院予以確認(rèn)。一審及二審中，雙方當(dāng)事人對(duì)上述注冊(cè)商標(biāo)合法有效均無異議，爭(zhēng)議焦點(diǎn)集中于都邦公司在其網(wǎng)站中使用與特萊仕公司“千思板”注冊(cè)商標(biāo)相同的文字是否構(gòu)成侵權(quán)，而雙方對(duì)此的訴辯依據(jù)又集中于“千思板”是否為建筑行業(yè)同類板材商品的通用名稱問題。所謂商品通用名稱，一般是指在某一范圍內(nèi)約定俗成,被普遍使用的某一種類商品的名稱，包括規(guī)范的商品名稱,約定俗成的商品名稱和商品簡(jiǎn)稱。綜合本案各方面辨析衡量，在都邦公司在其建立網(wǎng)站將“千思板”文字作為產(chǎn)品描述之時(shí)，“千思板”應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品通用名稱。
首先，歷史沿革及現(xiàn)實(shí)因素促成“千思板”成為本案所涉建筑板材的通用名稱。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部雖已公布了包括本案爭(zhēng)議雙方所生產(chǎn)的此類建筑板材的《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑制品與構(gòu)配件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)出具的說明中，亦明確“千思板”為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板的一個(gè)品牌，即特萊仕公司“千思板”牌建筑板材的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱為建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板。但對(duì)某一特定商品而言，判斷其所具有的通用名稱，除國(guó)家或者行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱可以作為依據(jù)外，對(duì)于已為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該商品的通用名稱。亦即某一產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱與行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成的名稱基于產(chǎn)生環(huán)境和條件不同，在現(xiàn)實(shí)中既可以單獨(dú)存在，亦可以同時(shí)并行，并不會(huì)產(chǎn)生非此即彼、不相包容的沖突。依前述《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》表述，建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板在表面耐劃痕、表面耐污染腐蝕、抗沖擊、抗氣候激變、阻燃等性能方面明顯有別于傳統(tǒng)的建筑板材。特萊仕公司于1998年即已成立，而《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》至2009年9月方予發(fā)布，在此期間長(zhǎng)達(dá)十余年的時(shí)間，對(duì)于建筑幕墻用高壓熱固化木纖維板這種新型的建筑板材并無規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱。而北京海波蘭德科貿(mào)有限公司、上海匯麗千思板制造有限公司、青島嘉達(dá)節(jié)能技術(shù)有限公司等其他企業(yè)所生產(chǎn)的類同于特萊仕公司“千思板”的板材，或是基于易于區(qū)分于其他類別產(chǎn)品，或是增加辨識(shí)度等因素考慮，亦將本企業(yè)產(chǎn)品稱之為“千思板”。包括目前在互聯(lián)網(wǎng)知名搜索網(wǎng)站谷歌、百度等搜索，仍有企業(yè)對(duì)所生產(chǎn)的該類產(chǎn)品以括號(hào)形式標(biāo)注為“千思板”、“俗稱千思板”等。經(jīng)過生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和購(gòu)買者較長(zhǎng)時(shí)間的稱呼使用，使得特萊仕公司的注冊(cè)商標(biāo)“千思板”已經(jīng)逐漸衍化為同類板材的通用名稱。
其次，特萊仕公司的行為在客觀上造成“千思板”注冊(cè)商標(biāo)的弱化，促使其成為通用名稱。從涉案商標(biāo)“千思板”漢字本身的含義來看，其對(duì)于指定使用的第19類建筑用非金屬板、建筑用非金屬板材、建筑用非金屬隔板等商品的功能、用途等特點(diǎn)具有直接的敘述性，商標(biāo)所載辨識(shí)性、顯著性相對(duì)較弱。在缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱、商標(biāo)顯著性又相對(duì)較弱的情況下，特萊仕公司更應(yīng)規(guī)范、合理、審慎地使用其注冊(cè)商標(biāo)。但特萊仕公司自其1998年成立至今所一直使用的企業(yè)名稱“特萊仕（上海）千思板制造有限公司”，與其于2009年獲取的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照所核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍“生產(chǎn)、制造千思板”表述一致。依照《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》中關(guān)于企業(yè)名稱應(yīng)當(dāng)由字號(hào)（或者商號(hào)）、行業(yè)或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、組織形式組成的相關(guān)規(guī)定，該公司名稱以及企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的“千思板”文字一般應(yīng)理解為行業(yè)或經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，從而得出“千思板”為某種建材產(chǎn)品通用名稱的結(jié)論，而很難歸結(jié)其為商標(biāo)或者字號(hào)。此外，從特萊仕公司對(duì)其產(chǎn)品的宣傳手段看，在特萊仕公司曾經(jīng)發(fā)布的有關(guān)宣傳圖冊(cè)中，排布于醒目位置的“TRESPA”注冊(cè)商標(biāo)后加注了?標(biāo)志，而對(duì)“千思板”則未加任何表明其為注冊(cè)商標(biāo)或其他可以有別于商品通用名稱的標(biāo)識(shí)，宣傳手冊(cè)的具體內(nèi)容亦著重強(qiáng)調(diào)千思板是一種……板材，該板材具有……的性能。此宣傳手段雖不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，但在客觀上亦容易造成相關(guān)公眾作出其宣傳的商品系一種注冊(cè)商標(biāo)為“TRESPA”、商品通用名稱為“千思板”的建筑裝飾材料的理解。對(duì)特萊仕公司上述行為的主觀態(tài)度及意愿法院不予判斷，但如前所述，其在企業(yè)命名、經(jīng)營(yíng)范圍申報(bào)以及經(jīng)核準(zhǔn)登記予以公示的企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍的表述，客觀上已經(jīng)造成了將“千思板”作為一種商品通用名稱實(shí)際使用的事實(shí)，亦難以避免地促成相關(guān)公眾將“千思板”作為一種商品通用名稱加以理解和使用，導(dǎo)致“千思板”注冊(cè)商標(biāo)被弱化成為商品通用名稱。
鑒于前述涉案“千思板”文字已衍化為商品通用名稱，故在判斷都邦公司是否構(gòu)成侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)從都邦公司對(duì)“千思板”文字的使用范圍、使用方式等方面綜合考察其使用行為是否足以造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)。本案中，都邦公司并未在其產(chǎn)品及包裝中使用與“千思板”相同或近似的標(biāo)志，其使用范圍僅限其公司網(wǎng)站；且在都邦公司網(wǎng)站中，首頁明顯位置即已標(biāo)示其公司名稱及“都邦”商標(biāo)，產(chǎn)品圖片中亦均有其公司名稱的水印，該網(wǎng)站已反復(fù)、清晰地表明了其宣傳產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家為都邦公司，亦無其他內(nèi)容明示或暗示都邦公司與特萊仕公司存在某種特定關(guān)聯(lián)；網(wǎng)站產(chǎn)品介紹中的“都邦千思板”、“都邦千絲板”、“都邦纖絲板”均注明了其“都邦”注冊(cè)商標(biāo)，而商標(biāo)加板材種類，如某某（牌）膠合板、某某（牌）三合板等，符合建筑裝飾板材行業(yè)內(nèi)對(duì)其產(chǎn)品宣傳中的通常用法?！袄w絲板”已為商標(biāo)局明確確認(rèn)為商品通用名稱，“千絲板”雖與“千思板”讀音相同，但其與“纖絲板”在讀音及文字上更為接近。雖有“千思板節(jié)能板”、“千思板難燃發(fā)泡板”等少數(shù)內(nèi)容未注明“都邦”商標(biāo)應(yīng)予更正，但相類似的不規(guī)范表述在都邦公司網(wǎng)站頁面所占比例極小，且不足以引起相關(guān)公眾對(duì)網(wǎng)站介紹產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。依據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)中含有本商品的通用名稱，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用的相關(guān)規(guī)定，在“千思板”已為商品通用名稱，都邦公司的涉案使用行為并無不當(dāng)?shù)那闆r下，特萊仕公司關(guān)于都邦公司侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)、構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的訴訟主張缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，法院不予支持。黑龍江省高級(jí)人民法院判決，駁回上訴，維持原判。
案件來源
哈爾濱市都邦裝飾材料開發(fā)有限責(zé)任公司與特萊仕（上海）千思板制造有限公司一案二審民事判決書[黑龍江省高級(jí)人民法院（2011）黑知終字第10號(hào)]
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：姜向陽 張燁 北京市安理律師事務(wù)所律師
編輯：IPRdaily.cn 趙珍
校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君
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