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目 錄
引言
一、 出資主體
（一） 考慮因素
（二） 解決方案
（三） 相關(guān)案例
二、 出資比例
三、 許可方式
（一） 考慮因素
（二） 解決方案
（三） 相關(guān)案例
四、 出資程序
（一） 內(nèi)部決策
（二） 盡職調(diào)查
（三） 資產(chǎn)評(píng)估
（四） 合同設(shè)計(jì)
（五） 法律談判
（六） 合同簽署
（七） 合同備案
五、 出資責(zé)任
（一） 出資違約
（二） 出資不實(shí)
六、 稅務(wù)安排
（一） 營(yíng)業(yè)稅
（二） 增值稅
（三） 印花稅
（四） 所得稅
七、 股權(quán)退出
（一） 股權(quán)退出的方式安排
（二） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)專利權(quán)轉(zhuǎn)移的影響
（三） 專利權(quán)轉(zhuǎn)移對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響
結(jié)語
引言
在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的大時(shí)代背景下，為促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，技術(shù)入股已成為國(guó)家和地方基于股權(quán)激勵(lì)目的倡導(dǎo)的一項(xiàng)制度安排。
與此同時(shí)，伴隨著稅收優(yōu)惠措施等政策的出臺(tái)，科技型企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)人才、社會(huì)資本等各方市場(chǎng)主體亦給予技術(shù)入股高度關(guān)切。
在技術(shù)入股議題中，擬作為出資財(cái)產(chǎn)的技術(shù)，各方最為關(guān)切的，莫過于專利權(quán)?！秾＠ā返谒拇涡薷暮螅菃瘟幸徽拢ㄋ蛯徃宓诎苏拢皩＠膶?shí)施和運(yùn)用”以鼓勵(lì)和規(guī)范專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)?！豆痉ā返谌涡薷暮?，專利權(quán)出資在理論和實(shí)踐上已無障礙，但與專利權(quán)出資不同，專利使用權(quán)出資在理論上一直存有爭(zhēng)議，各地在實(shí)踐中的做法亦不相同。
在現(xiàn)有和將來的實(shí)務(wù)中，在公司設(shè)立、公司增資的過程中亦可能涉及專利使用權(quán)出資的問題，在PE、M&A和IPO等投資、并購(gòu)、上市交易的專利盡職調(diào)查中，因?yàn)樯婕暗沫h(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)較多，專利使用權(quán)出資的合法性判斷及風(fēng)險(xiǎn)甄別等系核查中容易忽略或不夠深入的難點(diǎn)問題。在這樣的背景下，討論專利使用權(quán)出資的問題，既具有理論價(jià)值，亦具有實(shí)踐意義。
本文基于《公司法》、《專利法》、《合同法》等單行法和稅法等部門法，輔以相關(guān)裁判案例，從學(xué)理、立法及司法三個(gè)維度予以考察，分析學(xué)理上的回應(yīng)，考察立法上的變遷，梳理司法實(shí)踐中的相關(guān)觀點(diǎn)，并結(jié)合上海、深圳和湖南等地的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，遵循能否出資、如何出資、風(fēng)險(xiǎn)防范、交易成本、如何退出的分析框架，以專利使用權(quán)出資是否必然違反資本維持原則、以何種方式安排專利使用權(quán)出資、如何設(shè)計(jì)和安排專利許可合同條款等問題為分析對(duì)象，從出資主體、出資比例、許可方式、出資程序、出資責(zé)任、稅務(wù)安排、股權(quán)退出等七個(gè)方面闡述專利使用權(quán)出資的理論和實(shí)踐，并提出相應(yīng)的實(shí)務(wù)操作建議。
一、出資主體
（一）考慮因素
1、是否享有許可專利的權(quán)利
鑒于系以專利使用權(quán)出資，投資人享有對(duì)專利使用權(quán)予以轉(zhuǎn)讓的權(quán)利（以下簡(jiǎn)稱“許可專利的權(quán)利”）系應(yīng)有之義?！秾＠ā返谑l規(guī)定，“任何單位或者個(gè)人實(shí)施他人專利的，應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立實(shí)施許可合同，向專利權(quán)人支付專利使用費(fèi)。被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個(gè)人實(shí)施該專利?！?/p>
另，在學(xué)理研究上，一般認(rèn)為，《專利法》第十二條關(guān)于被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個(gè)人實(shí)施該專利的規(guī)定并非禁止性規(guī)定，即：經(jīng)專利權(quán)人許可，被許可人可許可第三人實(shí)施專利；專利權(quán)人給予被許可人的在先許可，系基本許可；被許可人給予第三人的在后許可，系分許可。在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人享有實(shí)施專利和許可專利的權(quán)利。在這個(gè)意義上，基于專利權(quán)人的基本許可，被許可人享有專利使用權(quán)；在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人亦享有許可專利的權(quán)利。
2、許可專利的權(quán)利是否穩(wěn)定
鑒于系以專利使用權(quán)出資，投資人享有的許可專利的權(quán)利應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定系應(yīng)有之義。因許可專利的權(quán)利系專利權(quán)的固有權(quán)能，只要專利處于有效狀態(tài)，專利權(quán)人便當(dāng)然的享有穩(wěn)定的許可專利的權(quán)利。但與專利權(quán)人不同，在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人許可專利的權(quán)利來源于專利權(quán)人的許可，專利權(quán)人基于基本許可給予被許可人兩項(xiàng)許可：實(shí)施專利的許可和（分）許可專利的許可；只有兩個(gè)條件同時(shí)具備，被許可人才可能以其專利使用權(quán)出資；
若專利權(quán)人與被許可人就基本許可發(fā)生爭(zhēng)議導(dǎo)致其中任何一項(xiàng)許可出現(xiàn)瑕疵，如：專利權(quán)人向被許可人收回實(shí)施專利的許可的，被許可人用以出資的專利使用權(quán)即喪失權(quán)利基礎(chǔ)；專利權(quán)人向被許可人收回（分）許可專利的許可的，被許可人雖享有專利使用權(quán)但其給予目標(biāo)公司的分許可亦喪失事實(shí)基礎(chǔ)和法律依據(jù)。
事實(shí)上，因關(guān)于基本許可的爭(zhēng)議是否發(fā)生系處于專利權(quán)人和/或被許可人人為因素的主觀控制而導(dǎo)致被許可人享有的許可專利的權(quán)利并不穩(wěn)定，該種不穩(wěn)定與因可能被宣告無效而導(dǎo)致的專利權(quán)不穩(wěn)定的情形具有本質(zhì)區(qū)別，專利權(quán)被宣告無效更多的是基于客體不符合《專利法》規(guī)定的授權(quán)條件，系由客觀因素而致。
在這個(gè)意義上，即使專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)，鑒于分許可涉及專利權(quán)人、被許可人及目標(biāo)公司共三方交易主體，鑒于專利權(quán)人和被許可人就基本許可發(fā)生爭(zhēng)議的可能性考量，被許可人享有的許可專利的權(quán)利并不穩(wěn)定，為確保交易安全并保障目標(biāo)公司及其債權(quán)人的利益，在現(xiàn)行的法律環(huán)境下，建議對(duì)被許可人以其專利使用權(quán)出資予以限制。
（二）解決方案
基于前述分析，應(yīng)由專利權(quán)人以其專利使用權(quán)予以出資，不論專利權(quán)人是否給予被許可人分許可的權(quán)利，被許可人均無權(quán)以其專利使用權(quán)予以出資。即：出資主體限于專利權(quán)人，專利權(quán)人以其專利使用權(quán)予以出資。
（三）相關(guān)案例
1、湖南：限于專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資
2014年12月9日，湖南省科學(xué)技術(shù)廳、湖南省工商行政管理局和湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持以專利使用權(quán)出資登記注冊(cè)公司的若干規(guī)定(試行)》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)定》”）。《規(guī)定》第二條規(guī)定，“在登記注冊(cè)公司時(shí)允許專利權(quán)人用專利使用權(quán)作價(jià)出資，入股比例不受限制，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)性權(quán)利轉(zhuǎn)化為資本。”基于該規(guī)定，湖南明確專利使用權(quán)的出資主體限于專利權(quán)人。
2、上海：限于專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資
2011年2月16日，上海市工商行政管理局發(fā)布《市工商局關(guān)于積極支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱“《意見》”）?！兑庖姟返诙l規(guī)定，“鼓勵(lì)公司股權(quán)出資、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，盤活公司資產(chǎn)，促進(jìn)公司財(cái)產(chǎn)性權(quán)利轉(zhuǎn)化為資本。擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資范圍，開展專利使用權(quán)、域名權(quán)等新類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資試點(diǎn)工作。允許企業(yè)適當(dāng)延長(zhǎng)出資期限。允許公司增加注冊(cè)資本時(shí)，貨幣出資比例以全部注冊(cè)資本額為基準(zhǔn)計(jì)算?！薄兑庖姟返诙l雖未明確規(guī)定以專利使用權(quán)出資的主體限于專利權(quán)人，但據(jù)筆者了解，在工商登記實(shí)踐中，工商行政管理部門目前僅接受專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資。
二、出資比例
第四次修改后的《公司法》第二十七條刪除了“全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的百分之三十”的規(guī)定，取消了非貨幣財(cái)產(chǎn)出資比例以百分之七十(70%)為上限的規(guī)定。換言之，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資比例可超過百分之七十(70%)；從理論上而言，甚至可以達(dá)到百分之一百(100%)。雖然實(shí)踐中，投資人不可能全以非貨幣財(cái)產(chǎn)予以出資，在“雙創(chuàng)”的政策背景下，該規(guī)定對(duì)于提高投資人以專利使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)予以出資的積極性具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
三、許可方式
（一）考慮因素
《公司法》第二十八條第一款規(guī)定，“股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。”基于該規(guī)定，專利權(quán)人需向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓擬用于出資的專利使用權(quán)。
根據(jù)《專利法》第十二條的規(guī)定，專利許可的本質(zhì)系專利權(quán)人向被許可人讓渡專利使用權(quán)，被許可人向專利權(quán)人支付專利許可使用費(fèi)。在這個(gè)意義上，專利權(quán)人系向被許可人轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
另，《合同法》第三百四十二條第一款規(guī)定，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可合同?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱“《技術(shù)合同司法解釋》”）第二十二條第一款規(guī)定，“合同法第三百四十二條規(guī)定的‘技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同’，是指合法擁有技術(shù)的權(quán)利人，包括其他有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓技術(shù)的人，將現(xiàn)有特定的專利、專利申請(qǐng)、技術(shù)秘密的相關(guān)權(quán)利讓與他人，或者許可他人實(shí)施、使用所訂立的合同。但就尚待研究開發(fā)的技術(shù)成果或者不涉及專利、專利申請(qǐng)或者技術(shù)秘密的知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和信息所訂立的合同除外?！被凇逗贤ā返慕嵌?，專利許可的本質(zhì)亦系專利權(quán)人向被許可人轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
《技術(shù)合同司法解釋》第二十五條第一款規(guī)定，“專利實(shí)施許可包括以下方式：
（一）獨(dú)占實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)，將該專利僅許可一個(gè)受讓人實(shí)施，讓與人依約定不得實(shí)施該專利；
（二）排他實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)，將該專利僅許可一個(gè)受讓人實(shí)施，但讓與人依約定可以自行實(shí)施該專利；
（三）普通實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)許可他人實(shí)施該專利，并且可以自行實(shí)施該專利?！?/p>
基于該規(guī)定，專利許可包括獨(dú)占許可、排他許可和普通許可三種方式。關(guān)于專利權(quán)人應(yīng)以何種方式安排專利許可，以向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)，筆者認(rèn)為，主要考慮如下同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)限制和競(jìng)業(yè)禁止等幾個(gè)因素。
（二）解決方案
基于股東的角度，若以排他許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人，股東與目標(biāo)公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；若以普通許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人，股東與目標(biāo)公司存在當(dāng)然的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，且其他被許可人因可使用予以出資的專利，則達(dá)不到以使用權(quán)出資的商業(yè)目的，于目標(biāo)公司不利。
以深圳為例，1998年9月14日，深圳市人民政府發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)技術(shù)成果入股管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《辦法》”）?！掇k法》第二十九條第二款規(guī)定，“各出資方應(yīng)當(dāng)約定在公司存續(xù)期間，未經(jīng)公司同意，技術(shù)出資方不得在生產(chǎn)同類產(chǎn)品且與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他企業(yè)中擔(dān)任技術(shù)開發(fā)、技術(shù)管理或技術(shù)服務(wù)等職務(wù)，或者在自己的企業(yè)中生產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品?！?/p>
基于董事和高管的角度，特別的，若股東同時(shí)擔(dān)任董事或高管，則若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為股東的董事或高管與目標(biāo)公司之間存在競(jìng)業(yè)禁止。
基于普通勞動(dòng)者的角度，若作為股東的董事或高管離職的，則若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為股東的董事或高管與目標(biāo)公司之間存在競(jìng)業(yè)限制。
在上述三種情形下，若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人的股東可能違反關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)禁止及競(jìng)業(yè)限制的規(guī)定而損害目標(biāo)公司的利益。在這個(gè)意義上，若以獨(dú)占許可的方式予以安排出資，則因僅有目標(biāo)公司有權(quán)使用以使用權(quán)出資的專利，包括專利權(quán)人在內(nèi)的任何主體均無權(quán)使用該以使用權(quán)予以出資的專利，可解決前述問題。
（三）相關(guān)案例
以湖南為例，《規(guī)定》第三條規(guī)定，“用專利使用權(quán)作價(jià)出資登記注冊(cè)公司應(yīng)該具備以下條件：
（一）對(duì)用于出資的專利使用權(quán)由有資質(zhì)的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，并不得高估或者低估作價(jià)；
（二）專利許可方式為在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)占許可，即雙方應(yīng)簽訂獨(dú)占專利實(shí)施許可合同，包括專利權(quán)人在內(nèi)的任何第三方都不得具有對(duì)該項(xiàng)專利技術(shù)的使用權(quán)；
（三）以專利使用權(quán)出資方具有持續(xù)獲取與所在公司業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)專利的能力；
（四）符合登記注冊(cè)公司相關(guān)規(guī)定?！被谠撘?guī)定，湖南明確專利權(quán)人應(yīng)以獨(dú)占許可的方式向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
四、出資程序
（一）內(nèi)部決策
若專利人系法人的，因以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系對(duì)外投資，可能需要根據(jù)《公司章程》的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議；若專利人系合伙企業(yè)的，因以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系對(duì)外投資，可能需要根據(jù)《有限合伙協(xié)議》的規(guī)定經(jīng)合伙人決議。
另，若專利人以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系后續(xù)增資行為，則目標(biāo)公司需根據(jù)《公司法》第四十三條第二款及《公司章程》的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議。
（二）盡職調(diào)查
對(duì)擬用于出資的專利使用權(quán)進(jìn)行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。其中：法律盡職調(diào)查應(yīng)參照專利許可的標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)行，至少應(yīng)包括如下幾個(gè)方面：
(1)專利權(quán)屬：
A.專利名稱；
B.專利權(quán)人（投資人是否系專利權(quán)人；有無專利共有的情況）；
C.發(fā)明人/設(shè)計(jì)人；
D.專利權(quán)剩余期限。
(2)法律狀態(tài)：是否有效；是否存在終止（期滿終止和期滿前終止或無效的情況；
(3)權(quán)利來源：申請(qǐng)還是受讓；
(4)繳費(fèi)情況：有無按時(shí)交納年費(fèi)；未按時(shí)交納年費(fèi)的，是否處于滯納期、通知期、恢復(fù)期等情況；
(5)許可情況：有無許可歷史（合同履行情況）；當(dāng)下有無許可；有無將來許可的承諾或安排；
(6)轉(zhuǎn)讓情況：有無轉(zhuǎn)讓歷史（合同履行情況）；當(dāng)下有無轉(zhuǎn)讓；有無將來轉(zhuǎn)讓的承諾或安排；
(7)權(quán)利負(fù)擔(dān)：有無設(shè)定質(zhì)押的情況；
(8)權(quán)利限制：有無被保全的情況；
(9)權(quán)利穩(wěn)定性：對(duì)專利權(quán)被宣告無效的可能性予以分析和判斷；
(10)侵權(quán)可能性：對(duì)侵權(quán)的可能性予以分析和判斷；
(11)優(yōu)先權(quán)：若專利（申請(qǐng)）要求優(yōu)先權(quán)（本國(guó)優(yōu)先權(quán)及外國(guó)優(yōu)先權(quán)），需判斷是否能真正要求到優(yōu)先權(quán)，需檢索優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間的相關(guān)文獻(xiàn)，以確定是否存在影響新穎性和/或創(chuàng)造性的對(duì)比文件；
(12)同族專利：核查同族專利在各個(gè)國(guó)家的授權(quán)情況，綜合分析其實(shí)際應(yīng)該授權(quán)的保護(hù)范圍（最小范圍），基于該最小范圍進(jìn)行談判，有利于在談判中形成合理的價(jià)格預(yù)期；
(13)審查文檔：核查各專利的審查過程，確定審查過程中對(duì)于專利保護(hù)范圍的修改過程；核實(shí)授權(quán)版本與原始提交版本（或公開版本）在范圍上是否一致，授權(quán)版本是否存在超范圍的風(fēng)險(xiǎn)。另，核查同族專利中各個(gè)專利的審查文檔，對(duì)比同族專利中各個(gè)專利的授權(quán)范圍，亦有助于判斷專利的穩(wěn)定性。
(14)職務(wù)發(fā)明：核查該專利是否系職務(wù)發(fā)明，若系職務(wù)發(fā)明，是否依法給予發(fā)明人/設(shè)計(jì)人以獎(jiǎng)勵(lì)和/或報(bào)酬，是否存在（潛在的）權(quán)屬糾紛或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)酬糾紛；
(15)標(biāo)準(zhǔn)專利：確認(rèn)該專利是否加入某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)；若加入某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，其是否系標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）；并關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)的草案時(shí)間以及正式發(fā)布時(shí)間；核查標(biāo)準(zhǔn)專利是否真正在標(biāo)準(zhǔn)組織中進(jìn)行聲明。
（三）資產(chǎn)評(píng)估
由投資人和/或其他投資人和/或目標(biāo)公司委托資產(chǎn)評(píng)估公司根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則-無形資產(chǎn)》及《專利資產(chǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見》對(duì)擬用于出資的專利使用權(quán)予以評(píng)估。鑒于《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的有效期通常系1年，后續(xù)的許可備案手續(xù)應(yīng)于報(bào)告期內(nèi)予以辦結(jié)。
（四）合同設(shè)計(jì)
1、《出資協(xié)議》/《增資協(xié)議》：
原始出資的：以專利使用權(quán)出資的投資人與其他投資人簽署《出資協(xié)議》，對(duì)出資額度、出資方式、出資期限、違約責(zé)任等予以約定；特別地，鑒于以專利使用權(quán)出資的投資人需與目標(biāo)公司簽署《專利實(shí)施許可合同》，以專利使用權(quán)出資的投資人的出資期限應(yīng)妥善安排于目標(biāo)公司設(shè)立后。
后續(xù)增資的：以專利使用權(quán)出資的投資人與其他投資人簽署《增資協(xié)議》，對(duì)出資額度、出資方式、出資期限、違約責(zé)任等予以約定。
2、《專利實(shí)施許可合同》：
目標(biāo)公司設(shè)立后，以專利使用權(quán)出資的投資人與目標(biāo)公司簽署《專利實(shí)施許可合同》?！秾＠?a href='http://islanderfriend.com/search_shishi.html' target='_blank'>實(shí)施許可合同》應(yīng)以一般專利許可的標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，但高于一般專利許可的標(biāo)準(zhǔn)予以安排相關(guān)條款。特別地，應(yīng)對(duì)專利實(shí)施中的侵權(quán)責(zé)任條款和不質(zhì)疑條款予以妥善安排。
（五）法律談判
以專利使用權(quán)出資的投資人與目標(biāo)公司就《專利實(shí)施許可合同》的相關(guān)條款進(jìn)行法律談判。
（六）合同簽署
以專利使用權(quán)出資的投資人與目標(biāo)公司就經(jīng)法律談判后確定的《專利實(shí)施許可合同》予以簽署。
（七）合同備案
專利權(quán)人根據(jù)《專利實(shí)施許可合同備案辦法》的相關(guān)規(guī)定就專利許可事宜向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)備案。
五、出資責(zé)任
（一）出資違約
《公司法》第二十八條第二款規(guī)定，“股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任?！被凇豆痉ā返诙藯l第二款的規(guī)定，對(duì)于原始出資，在目標(biāo)公司設(shè)立過程中，專利權(quán)人未按《出資協(xié)議》之約定予以出資的；對(duì)于后續(xù)增資，專利權(quán)人未按《增資協(xié)議》之約定予以出資的，專利權(quán)人將對(duì)目標(biāo)公司承擔(dān)足額繳納的責(zé)任，并對(duì)其他股東承擔(dān)違約責(zé)任。
（二）出資不實(shí)
1、法律依據(jù)
《公司法》第三十條規(guī)定，“有限責(zé)任公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額；公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任?！?/p>
2、可能情形
1) 實(shí)體問題
專利權(quán)人依《出資協(xié)議》或《增資協(xié)議》之約定以專利使用權(quán)予以出資，但專利權(quán)因?qū)＠麢?quán)人未依法繳納專利年費(fèi)或聲明放棄專利權(quán)而于期滿前終止的，以及專利權(quán)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的無效宣告請(qǐng)求審查決定宣告無效的，因?qū)＠褂脵?quán)的存續(xù)期限短于《公司章程》記載的用以出資的期限，亦相應(yīng)短于資產(chǎn)評(píng)估時(shí)的剩余期限，導(dǎo)致U實(shí)際價(jià)額低于公司章程所定價(jià)額，因而構(gòu)成出資不實(shí)的情形。
2) 程序問題
未依法辦理許可備案手續(xù)，可能構(gòu)成出資不實(shí)的情形。
3、責(zé)任承擔(dān)
專利權(quán)人對(duì)目標(biāo)公司承擔(dān)補(bǔ)足責(zé)任；其他股東對(duì)目標(biāo)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
4、解決辦法
專利權(quán)因?qū)＠麢?quán)人未依法繳納專利年費(fèi)或聲明放棄專利權(quán)而于期滿前終止的，以及專利權(quán)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的無效宣告請(qǐng)求審查決定宣告無效的，應(yīng)經(jīng)出資協(xié)議、公司章程允許專利權(quán)人于專利權(quán)期滿前終止后或?qū)＠麢?quán)被宣告無效后以貨幣財(cái)產(chǎn)和/或?qū)＠麢?quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)予以補(bǔ)足出資。
需特別說明的是，在專利權(quán)于期滿前終止的，因專利權(quán)終止前，專利權(quán)處于有效的法律狀態(tài)，對(duì)專利權(quán)終止前專利使用權(quán)的價(jià)值予以評(píng)估并允許專利權(quán)人以貨幣財(cái)產(chǎn)和/或?qū)＠麢?quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)予以補(bǔ)足出資應(yīng)無異議。在專利權(quán)被宣告無效的情形下，有觀點(diǎn)認(rèn)為，專利權(quán)人應(yīng)重新出資[3]。
筆者認(rèn)為，鑒于對(duì)專利無效對(duì)專利許可合同追溯力的限制[4]，應(yīng)對(duì)專利權(quán)被宣告無效前專利使用權(quán)的價(jià)值予以評(píng)估并經(jīng)出資協(xié)議、公司章程允許專利權(quán)人以貨幣財(cái)產(chǎn)和/或專利權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)予以補(bǔ)足出資。
另，以湖南為例，《關(guān)于支持以專利使用權(quán)出資登記注冊(cè)公司的若干規(guī)定》第六條規(guī)定，“以專利使用權(quán)出資方可以用新的專利權(quán)或?qū)＠褂脵?quán)作價(jià)用于公司資本維持”。該規(guī)定亦佐證了筆者的觀點(diǎn)。
5、相關(guān)案例
筆者以海信科龍電器股份有限公司與武漢市萬欣機(jī)械有限公司承攬合同糾紛上訴案對(duì)專利權(quán)人以專利使用權(quán)出資可能因程序瑕疵涉及的出資不實(shí)責(zé)任予以闡述如下：
l 案情
2004年2月，被告海信科龍電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海信科龍公司”）通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增加注冊(cè)資本取得被告西安科龍制冷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安科龍公司”）60%的股權(quán)，成為控股股東，認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣50,580,000元。增資協(xié)議約定技術(shù)、專利等無形資產(chǎn)的使用權(quán)出資人民幣43,150,000元，占注冊(cè)資本比例的21.36%。經(jīng)評(píng)估，兩項(xiàng)專利價(jià)值為人民幣53,656,300元，評(píng)估報(bào)告自評(píng)估基準(zhǔn)日起1年內(nèi)有效。經(jīng)驗(yàn)資，專利技術(shù)出資為人民幣43,150,000元，海信科龍公司向工商部門作出書面承諾，承諾在2005年3月10日前補(bǔ)齊其專利出資認(rèn)可的相關(guān)資料，但其并未在上述期限內(nèi)辦理無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓專利部門審批手續(xù)。
2006年6月，原告武漢市萬欣機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬欣公司”）承攬西安科龍公司加工業(yè)務(wù)。2006年8月22日至2007年4月期間，西安科龍公司欠定作款人民幣1,190,632.40元。2007年6月，西安科龍公司停產(chǎn)，萬欣公司尚有已生產(chǎn)的人民幣600,000余元貨物未能交付。
萬欣公司起訴請(qǐng)求判令西安科龍公司支付所欠定作款人民幣1,190,000余元，并承擔(dān)延期付款違約金、賠償損失人民幣900,000余元；海信科龍公司在出資不實(shí)范圍內(nèi)對(duì)西安科龍公司的上述債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任。海信科龍公司認(rèn)為其出資到位，與萬欣公司沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
審判
海信科龍公司協(xié)議以專利使用權(quán)出資入股，但專利使用權(quán)只是專利權(quán)的一部分，與《公司法（2005年修訂）》第二十八條（《公司法（2013年修訂）》第三十條）的規(guī)定不符。同時(shí)，涉訴兩項(xiàng)專利的評(píng)估價(jià)值是對(duì)專利權(quán)價(jià)值的評(píng)估，從辦理工商登記的資料顯示，應(yīng)認(rèn)定海信科龍公司是以專利權(quán)出資。本案被告海信科龍公司未在專利行政主管部門辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)審批登記手續(xù)，故海信科龍公司對(duì)被告西安科龍公司的出資不實(shí)，屬于濫用公司股東權(quán)利、公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的行為，應(yīng)在出資不實(shí)的范圍內(nèi)對(duì)西安科龍公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
評(píng)析
(1)關(guān)于出資標(biāo)的：在該案中，對(duì)出資標(biāo)的予以準(zhǔn)確認(rèn)定的意義在于，其關(guān)乎對(duì)海信科龍公司是否已履行出資義務(wù)的認(rèn)定。筆者認(rèn)為，一審法院認(rèn)定海信科龍公司以專利使用權(quán)出資違反《公司法（2005年修訂）》第二十八條（《公司法（2013年修訂）》第三十條）的規(guī)定，并認(rèn)定海信科龍公司以專利權(quán)出資系法律適用錯(cuò)誤。
(2) 關(guān)于出資不實(shí)：在一審法院認(rèn)定海信科龍公司系以專利權(quán)出資的背景下，一審法院因海信科龍公司未舉證證明其已依法辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)而認(rèn)定海信科龍公司未履行出資義務(wù)并判決其就海信科龍公司的債務(wù)在出資不實(shí)的范圍內(nèi)對(duì)萬欣公司承擔(dān)連帶責(zé)任并無不當(dāng)。但因海信科龍公司系以專利使用權(quán)出資，因備案系專利許可合同的對(duì)抗要件而非生效要件（關(guān)于專利許可合同備案的對(duì)抗效力，筆者另撰撰文予以論述），即使海信科龍公司未舉證證明其已辦理許可備案手續(xù)，因?qū)＠S可合同生效并由海信科龍公司及西安科龍公司實(shí)際履行且未發(fā)生專利權(quán)于期滿前終止或?qū)＠麢?quán)被宣告無效的情形，海信科龍公司并不存在出資不實(shí)的情形，西安科龍公司的債權(quán)人萬欣公司不能就西安科龍公司的債務(wù)向海信科龍公司主張承擔(dān)連帶責(zé)任。
(3) 關(guān)于許可備案：雖然是否出資不實(shí)與是否具有對(duì)抗效力系兩個(gè)層面上的法律問題，但鑒于完善出資程序、發(fā)揮許可備案功能及擴(kuò)展目標(biāo)公司專利權(quán)益邊界等考慮，筆者建議專利權(quán)人根據(jù)《專利實(shí)施許可合同備案辦法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)專利許可事宜予以備案。
六、稅務(wù)安排
（一）營(yíng)業(yè)稅
《營(yíng)業(yè)稅暫行條例（2008年修訂）》第一條規(guī)定，“在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供本條例規(guī)定的勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人，為營(yíng)業(yè)稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納營(yíng)業(yè)稅?！?/p>
《營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則（2011年修訂）》第三條規(guī)定，“條例第一條所稱提供條例規(guī)定的勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)，是指有償提供條例規(guī)定的勞務(wù)、有償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者有償轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)的行為（以下稱應(yīng)稅行為）。但單位或者個(gè)體工商戶聘用的員工為本單位或者雇主提供條例規(guī)定的勞務(wù)，不包括在內(nèi)。前款所稱有償，是指取得貨幣、貨物或者其他經(jīng)濟(jì)利益?！?/p>
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2013〕106號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第一條第一款規(guī)定，“在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（以下稱境內(nèi)）提供交通運(yùn)輸業(yè)、郵政業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)（以下稱應(yīng)稅服務(wù)）的單位和個(gè)人，為增值稅納稅人。納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照本辦法繳納增值稅，不再繳納營(yíng)業(yè)稅?！?/p>
基于上述規(guī)定，專利使用權(quán)出資屬于“營(yíng)改增”范圍，不再繳納營(yíng)業(yè)稅。
（二）增值稅
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2013〕106號(hào)）附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》規(guī)定，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，是指轉(zhuǎn)讓專利或者非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)?！?/p>
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2013〕106號(hào)）附件3《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》規(guī)定，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是指轉(zhuǎn)讓者將其擁有的專利和非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓他人的行為”，并規(guī)定“試點(diǎn)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”免征增值稅。
基于上述規(guī)定，專利使用權(quán)出資系增值稅項(xiàng)下的應(yīng)稅服務(wù)，但免征增值稅。
（三）印花稅
根據(jù)《印花稅稅目稅率表》的規(guī)定，立據(jù)人應(yīng)對(duì)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)按所載金額萬分之五貼花?！秶?guó)家稅務(wù)局關(guān)于對(duì)技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》（[89]國(guó)稅地字第034號(hào)）第一條規(guī)定，“專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可所書立的合同、書據(jù)，適用‘產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)’稅目”。
基于上述規(guī)定，專利權(quán)人以專利使用權(quán)出資，應(yīng)按入股作價(jià)金額萬分之五繳納印花稅。
（四）所得稅
1、個(gè)人所得稅
《個(gè)人所得稅法（2011年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《個(gè)人所得稅法》”）第二條規(guī)定，“下列各項(xiàng)個(gè)人所得，應(yīng)納個(gè)人所得稅：……六、特許權(quán)使用費(fèi)所得；……”《個(gè)人所得稅法》第三條規(guī)定，“個(gè)人所得稅的稅率：……五、特許權(quán)使用費(fèi)所得，利息、股息、紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得和其他所得，適用比例稅率，稅率為百分之二十?！?/p>
《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例（2011年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》”）第八條規(guī)定，“稅法第二條所說的各項(xiàng)個(gè)人所得的范圍：……（六）特許權(quán)使用費(fèi)所得，是指?jìng)€(gè)人提供專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)以及其他特許權(quán)的使用權(quán)取得的所得；提供著作權(quán)的使用權(quán)取得的所得，不包括稿酬所得……”
《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》第十條規(guī)定，“個(gè)人所得的形式，包括現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和其他形式的經(jīng)濟(jì)利益。所得為實(shí)物的，應(yīng)當(dāng)按照取得的憑證上所注明的價(jià)格計(jì)算應(yīng)納稅所得額；無憑證的實(shí)物或者憑證上所注明的價(jià)格明顯偏低的，參照市場(chǎng)價(jià)格核定應(yīng)納稅所得額。所得為有價(jià)證券的，根據(jù)票面價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格核定應(yīng)納稅所得額。所得為其他形式的經(jīng)濟(jì)利益的，參照市場(chǎng)價(jià)格核定應(yīng)納稅所得額。”
基于上述規(guī)定，以專利使用權(quán)予以出資，屬于提供特許權(quán)使用費(fèi)所得；專利權(quán)人系個(gè)人的，應(yīng)予繳納個(gè)人所得稅。另，稅務(wù)部門亦就此進(jìn)行了明確的回應(yīng)。
另，于2015年3月13日發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》規(guī)定，科研人員以科技成果入股的，原則上在5年內(nèi)分期繳納個(gè)人所得稅。于2016年9月20日發(fā)布的《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2016〕101號(hào)）規(guī)定，個(gè)人對(duì)技術(shù)成果投資入股實(shí)施選擇性稅收優(yōu)惠政策，即：個(gè)人可選擇繼續(xù)按現(xiàn)行有關(guān)稅收政策執(zhí)行，也可選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策。
基于該規(guī)定，個(gè)人以專利使用權(quán)出資的，可選擇按特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)稅項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅，也可選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策。
2、企業(yè)所得稅
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，“企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅?！?/p>
于2009年4月24日發(fā)布、自2008年1月1日起實(shí)施的《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅函[2009]212號(hào)）第一條規(guī)定，“根據(jù)企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)規(guī)定，享受減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合以下條件：（一）享受優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓主體是企業(yè)所得稅法規(guī)定的居民企業(yè)；（二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓屬于財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的范圍；（三）境內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓經(jīng)省級(jí)以上科技部門認(rèn)定；（四）向境外轉(zhuǎn)讓技術(shù)經(jīng)省級(jí)以上商務(wù)部門認(rèn)定；（五）國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門規(guī)定的其他條件。”
于2010年12月31日發(fā)布、自2008年1月1日起實(shí)施的《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財(cái)稅[2010]111號(hào)）第一條規(guī)定，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓的范圍，包括居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種，以及財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局確定的其他技術(shù)。其中：專利技術(shù)，是指法律授予獨(dú)占權(quán)的發(fā)明、實(shí)用新型和非簡(jiǎn)單改變產(chǎn)品圖案的外觀設(shè)計(jì)?！?/p>
《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》第二條規(guī)定，“本通知所稱技術(shù)轉(zhuǎn)讓，是指居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓其擁有符合本通知第一條規(guī)定技術(shù)的所有權(quán)或5年以上（含5年）全球獨(dú)占許可使用權(quán)的行為?！?/p>
《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》第四條規(guī)定，“居民企業(yè)從直接或間接持有股權(quán)之和達(dá)到100%的關(guān)聯(lián)方取得的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得，不享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。”
基于上述規(guī)定，若以專利使用權(quán)出資的專利權(quán)人系企業(yè)，獨(dú)占許可的地域系全球、獨(dú)占許可的期間系5年以上（含5年），且不存在《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》第四條規(guī)定的關(guān)聯(lián)情形的，可享受《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定的企業(yè)所得稅減免政策。
七、股權(quán)退出
（一）股權(quán)退出的方式安排
《公司法》第七十一條規(guī)定，“有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>
基于該規(guī)定，與經(jīng)貨幣出資及其它非貨幣財(cái)產(chǎn)出資形成的股權(quán)一致，專利權(quán)人可對(duì)以其專利使用權(quán)出資形成的股權(quán)自由轉(zhuǎn)讓（對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)需經(jīng)其他股東過半數(shù)同意的程序性要求并不影響其自由處分的本質(zhì)）。同時(shí)，《公司法》第七十一條亦允許股東經(jīng)公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另作安排。在實(shí)踐中，亦有部分地區(qū)要求需在公司章程中事先對(duì)股權(quán)退出方式予以安排。
以上海為例，上海市工商行政管理局于2006年10月26日發(fā)布、自同日起實(shí)施的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資入股登記辦法》第四條規(guī)定，“股東以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資的，在公司章程中必須注明知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資形成的股權(quán)退出方式。”
（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)專利權(quán)轉(zhuǎn)移的影響
基于前述分析，專利權(quán)人可自由轉(zhuǎn)讓其以專利使用權(quán)出資形成的股權(quán)。專利權(quán)人依法轉(zhuǎn)讓其以專利使用權(quán)出資形成的股權(quán)的，因股權(quán)僅涉及專利使用權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓并未涉及專利權(quán)的轉(zhuǎn)移；股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，股東與專利權(quán)人發(fā)生主體分離；在法律意義上，這并無障礙?；趯＠褂脵?quán)出資的背景及人合因素的考量，目標(biāo)公司及其他股東具有以專利使用權(quán)出資的股東與專利權(quán)人身份保持一致的天然期望。
正是在這個(gè)意義上，以上海為例，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資入股登記辦法》第四條規(guī)定需在公司章程中事先對(duì)股權(quán)退出方式予以安排。
需特別說明的是，專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，系對(duì)其于公司章程項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的概括轉(zhuǎn)讓；在與目標(biāo)公司及債權(quán)人等對(duì)外關(guān)系上，相應(yīng)的義務(wù)由股權(quán)受讓方予以承繼；在專利權(quán)人與受讓方的內(nèi)部關(guān)系上，專利權(quán)人應(yīng)與受讓方就因專利權(quán)于期滿前終止或專利權(quán)被宣告無效而可能出現(xiàn)的出質(zhì)不實(shí)的情形下的責(zé)任承擔(dān)予以明確安排。
（三）專利權(quán)轉(zhuǎn)移對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響
1、沖突
1) 專利權(quán)人可依法自由轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)
《專利法》第十條第一款規(guī)定，“專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓?！被凇秾＠ā返谑畻l第一款的規(guī)定，專利權(quán)人可依法自由轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)。
《專利法實(shí)施細(xì)則》第十四條第二款規(guī)定，“專利權(quán)人與他人訂立的專利實(shí)施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3 個(gè)月內(nèi)向國(guó)務(wù)院專利行政部門備案?！被谠撘?guī)定，許可備案并非許可合同的生效要件。雖然《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》及《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》等并未規(guī)定許可備案系許可合同的對(duì)抗要件，但參照《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第二款的規(guī)定，把許可備案作為許可合同的對(duì)抗要件已成為學(xué)理及實(shí)務(wù)中普遍接受的做法。
《技術(shù)合同司法解釋》第二十四條第二款規(guī)定，“讓與人與受讓人訂立的專利權(quán)、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關(guān)專利實(shí)施許可合同或者技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的效力?！被凇都夹g(shù)合同司法解釋》第二十四條第二款的規(guī)定，專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，并不影響目標(biāo)公司對(duì)專利權(quán)的獨(dú)占許可使用。
基于上述分析，專利權(quán)人可依法自由轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)。
2) 專利權(quán)人對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)需履行“過半數(shù)同意”的程序性規(guī)定
《公司法》第七十一條第二款規(guī)定，“股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。”
因專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓必然伴隨專利使用權(quán)的轉(zhuǎn)移，從而導(dǎo)致股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，股東發(fā)生變更?；凇豆痉ā返谄呤粭l第二款的規(guī)定，專利權(quán)人對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)需履行“過半數(shù)同意”的程序性規(guī)定。
基于上述分析，專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，伴隨著股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，且專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓與股權(quán)的轉(zhuǎn)讓之間存有一定的程序性沖突。
2、解決
在公司章程中對(duì)專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓予以適當(dāng)限制和安排，如：專利權(quán)人不得轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)；或以“過半數(shù)同意”的程序性規(guī)定作出與對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)一致的安排。當(dāng)然，此時(shí)的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓系包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的整體轉(zhuǎn)讓，其轉(zhuǎn)讓定價(jià)應(yīng)綜合技術(shù)價(jià)值及股權(quán)價(jià)值等因素予以確定。
3、案例
以深圳為例，《辦法》第十四條規(guī)定，“實(shí)行技術(shù)成果入股的，公司章程中除應(yīng)依《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定記載有關(guān)事項(xiàng)外，還應(yīng)當(dāng)明確下列內(nèi)容：（一）技術(shù)成果出資標(biāo)的；（二）技術(shù)成果的作價(jià)及其計(jì)算方法；（三）技術(shù)成果出資占全部注冊(cè)資本的比例；（四）技術(shù)出資方的出資義務(wù)和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)；（五）驗(yàn)收期限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（六）U以非專利技術(shù)成果出資的，公司存續(xù)期間技術(shù)出資方能否向第三方再轉(zhuǎn)讓該技術(shù)成果的限定事宜U；（七）后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的分享辦法。”該規(guī)定雖然系關(guān)于U非專利技術(shù)成果出資的規(guī)范，但對(duì)于專利權(quán)人以專利使用權(quán)出資的情形，亦可作路徑參考。
在這個(gè)意義上，上海以《知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資入股登記辦法》對(duì)股權(quán)退出的方式予以安排，深圳以《辦法》對(duì)出資財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓予以安排。
結(jié)語
基于前述分析：
1.專利使用權(quán)依法可作出資財(cái)產(chǎn)予以出資；
2.但應(yīng)對(duì)出資主體予以適當(dāng)限制，出資主體僅限于專利權(quán)人；
3.鑒于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)限制及競(jìng)業(yè)禁止等因素的考量，專利權(quán)人應(yīng)以獨(dú)占許可的方式安排專利使用權(quán)予以出資；
4.并先后經(jīng)內(nèi)部決策、盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、合同設(shè)計(jì)、法律談判、合同簽署、合同備案等出資程序；
5.若以專利使用權(quán)予以出資的專利權(quán)出現(xiàn)期滿前終止或被宣告無效的情形，專利權(quán)人應(yīng)基于出資不實(shí)根據(jù)《公司章程》的安排承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；
6.專利權(quán)人應(yīng)基于出資行為依法繳納印花稅及個(gè)人所得稅等可能的稅費(fèi)；
7.專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的并不導(dǎo)致專利權(quán)的轉(zhuǎn)移，但專利權(quán)的轉(zhuǎn)移將導(dǎo)致股權(quán)的轉(zhuǎn)移，專利權(quán)人可與其他投資人及目標(biāo)公司就股權(quán)退出方式及對(duì)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的適當(dāng)限制經(jīng)《公司章程》予以安排。
【注釋】：
[1] 隋彭生：《公司法（第四版）》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2011年版，第42頁
[2]劉驍：《專利無效后專利許可合同的效力判定》
[3]武漢市蔡甸區(qū)人民法院（2009）蔡民二初字第2號(hào)《民事判決書》
[4]中國(guó)稅網(wǎng)：《個(gè)人以持有的專利技術(shù)使用權(quán)投資入股涉及何種稅》，《財(cái)稅實(shí)務(wù)問答》2014年第13期
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：劉驍 中銀上海所合伙人
編輯：IPRdaily.cn 趙珍
校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君
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