審查員的這種套路千萬別中招

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：博深知識產權

原標題：審查員的這種套路千萬別中招

對于從事實驗科學領域的專利代理人來說，可能會被一些審查員“套路”駁回專利申請：比如“技術效果是可預料到的”、“容易想到的”、“本領域技術人員是顯而易見的”等等話述。這些話述均是以沒有創(chuàng)造性為由，駁回申請人的申請。當遇到這種情況，如果申請人被嚇退，那可能就錯失一份發(fā)明專利，錯失法律對其的保護。這份發(fā)明專利申請是否能夠獲得授權除了視乎這個發(fā)明申請本身是否具有創(chuàng)造性，還考驗著專利代理人對本發(fā)明的創(chuàng)造性進行再次答審闡述能否說服審查員。

案情回顧：

三祥新材股份有限公司于2014年12月05日向國家知識產權局遞交名為“一種單晶剛玉的生產方法”的專利申請，在發(fā)明專利的實質審查階段，審查員相繼于2016年08月03日和2016年12月08日發(fā)出了第一次審查意見通知書和第二次審查意見通知書，指出申請中的全部權利要求均不符合專利法規(guī)定的創(chuàng)造性，經過兩次審查意見的答復后，上述申請目前已被授權。

本案例中第一次審查意見通知時中就出現(xiàn)“技術效果是可預料到的”、“容易想到的”、“本領域技術人員是顯而易見的”等等話述，但是專利代理人從發(fā)明目的不同、成分不同來闡述本發(fā)明的創(chuàng)造性。

第一次審查意見書：

2016年08月03日，專利局發(fā)出第一次審查意見通知書，通知書顯示審查員首次檢索結果：

審查員的這種套路千萬別中招

審查員指出在對比文件1的基礎上結合本領域的常規(guī)技術手段得到權利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的，以及權利要求2-6中的技術效果是可以預料得到的來駁回發(fā)明申請。專利代理人在答復第一次審查意見通知書時，因申請與審查員發(fā)出的對比文件的差別較大，故沒有修改權利要求，直接進行意見論述：

答辯意見主要為：

1、本發(fā)明旨在獲得自然結晶粒度大小可控制的單晶剛玉，對比文件則旨在工藝過程中不生產有害氣體、利于環(huán)境、抗壓強度高和能耗少。

2、本發(fā)明以α-氧化鋁粉為主相粉末、抑制劑為第二相粉末，利用二者在熔煉時形成具有液相阻力的集合體，從而阻止氧化鋁晶型生長，達到控制晶體粒度大小的目的。

3、一方面，包括（質量百分比）氧化鈦1-3%、氧化鐵0-2%和硫磺3-7%的組分的抑制劑與對比文件1的抑制劑的組分截然不同。

另一方面，上述α-氧化鋁粉與抑制劑的配合作用沒有被對比文件1和現(xiàn)有技術公開，它們的技術效果也不是可以預測獲得的。

4、本發(fā)明的1-5μα-氧化鋁粉粒度的控制，是為了使其在熔煉條件下的粉體粒度趨于集中、均勻分布，以便于形成集合體。

5、所述α-氧化鋁粉與抑制劑的質量比為6-25：1，通過α-氧化鋁粉與抑制劑(第二相粉末)配入量的控制及冷卻溫度的控制，使生成的單晶剛玉晶粒大小得到進一步控制。該比例設計所具有的技術效果也是不能通過理論預測得知。

第二次審查意見書：

然而審查員仍堅持該申請的全部權利要求均不符合專利法規(guī)定的創(chuàng)造性的觀點。審查員依然認為這個發(fā)明是“容易想到的”：本申請僅是在對比文件的基礎上進行了粒度調節(jié)，且為了調控剛玉單晶中晶粒大小而調控原料粉末的尺寸是容易想到的。對比文件也加入了氧化鈦和氧化鐵，本領域技術人員可以根據(jù)實際情況加入一定量的含硫物質。對于抑制劑的比例范圍，本領域技術人員可以通過常規(guī)實驗和正交試驗獲得，不需要付出創(chuàng)造性勞動。并且，審查員提出了對抑制劑的突出效果的舉證要求。

根據(jù)審查員提出的第二次審查意見，在第二次答復時，就“創(chuàng)造性”對權利要求進行了修改，將從屬權利要求6的附加技術特征（熔煉時間、溫度和熔煉后的靜置時間）加入獨立權利要求中。

答辯意見主要為：

1、對答復第一次審查意見時的觀點進行了補強說明。即：對比文件并沒有公開了在原料粉末中加入氧化鐵。對比文件并沒有公開氧化鈦、氧化鐵和含硫物質三者可以聯(lián)合作為抑制劑使用。上述氧化鈦、氧化鐵和硫磺的具體配比也沒有被對比文件1公開。

2、我們增加了對從屬權利要求6的附加技術特征具備創(chuàng)造性的論述。即：本發(fā)明的熔煉溫度、熔煉時間以及熔煉后的靜置時間均與對比文件實質不同。

3、對于抑制劑的突出效果的舉證要求，具體舉證說明如下：

第一，本申請與對比文件1相比，具有上述區(qū)別技術特征（1）-（3），即二者的技術方案客觀上存在實質區(qū)別。即具有突出的實質性特點。

第二，本發(fā)明實施例四和實施例五公開了各自制備獲得的單晶剛玉的自然結晶粒度分布情況。據(jù)此可知，本發(fā)明所得單晶剛玉大部分集中在目前市場上有效粒度F46-F150，波峰在100 目，或者有效粒度F46-F120，波峰在80 目；有效降低需要重新熔煉過粗粒度及過細粒度百分比。

結果：

最終，審查員接受了我們的答辯意見，并于2017年03月16日發(fā)出了授予發(fā)明專利權通知書。專利號為：201410738360.1，專利名稱為：一種單晶剛玉的生產方法。

筆者建議：

對于實驗科學技術領域，大多數(shù)的發(fā)明創(chuàng)造為改進型發(fā)明，例如對工藝條件參數(shù)的改進等。因而在答復審查意見期間，審查員可能會以“容易想到”、“多次試驗可以獲得參數(shù)范圍”的觀點來駁該申請的創(chuàng)造性。這種情況下，只要技術方案本身存在區(qū)別，均可據(jù)理力爭，以幫助授權。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn） / 作者：博深知識產權

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily縱橫君

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