OA答復(fù)過程中代理人應(yīng)如何權(quán)衡與申請(qǐng)人和審查員的關(guān)系？

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作者：李天鳳超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：OA答復(fù)過程中代理人應(yīng)如何權(quán)衡與申請(qǐng)人和審查員的關(guān)系？

“專利制度是給天才之火加上利益之油”——專利是對(duì)創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行國(guó)有資源保護(hù)的一種形式，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的不斷進(jìn)步，提高國(guó)家的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。既然專利具有如此重要的位置，我們代理人肩上擔(dān)負(fù)的不僅是申請(qǐng)人的權(quán)益，同時(shí)也是技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)程的助力者，基于此，專利的審查意見通知書是衡量技術(shù)、權(quán)利和利益之間關(guān)系的一把標(biāo)尺，下面作者根據(jù)自己的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，與同行小伙伴們分享一下整個(gè)答復(fù)過程的心得體會(huì)。

隨著審查制度的嚴(yán)苛執(zhí)行，審查員對(duì)申請(qǐng)文件的新穎性、創(chuàng)造性以及公開是否充分的審查越發(fā)仔細(xì)，審查意見通知書也接踵而至，代理人開始在申請(qǐng)人和審查員之間周旋反復(fù)，目的很明確，幫助申請(qǐng)人獲得技術(shù)授權(quán)保護(hù)。

1、與審查員的初識(shí)

XX年XX月XX日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的關(guān)于發(fā)明專利《XXX》的第一次審查意見通知書，首先看是否有答復(fù)前景，但多半是沒有，接著就進(jìn)入正文，結(jié)合本申請(qǐng)和對(duì)比文件衡量審查員對(duì)不同權(quán)利要求的無(wú)新、無(wú)創(chuàng)及公開不充分的理由是否準(zhǔn)確？是否有理有據(jù)？公知常識(shí)、慣用手段是否牽強(qiáng)？是否是單獨(dú)的特征比對(duì)？有否偷換概念？解決的技術(shù)問題及技術(shù)手段是否如審查員所言相同？以上這些都是代理人第一時(shí)間要考慮的內(nèi)容。

審查員雖然屬于專利申請(qǐng)是否能夠授權(quán)的“審判官”，但“審判官”也僅僅能夠通過公開技術(shù)的比對(duì)來(lái)進(jìn)行主觀判斷，我們需要在考究審查意見通知書中的問題時(shí)，找到突破點(diǎn)進(jìn)行辯論，當(dāng)然，為了更加準(zhǔn)確的表述申請(qǐng)人的設(shè)計(jì)意圖，在撰寫意見陳述書前，還可以與申請(qǐng)人進(jìn)行技術(shù)溝通，詢問申請(qǐng)人針對(duì)審查意見通知書的一些想法。

2、與申請(qǐng)人的二次交流

申請(qǐng)人，作為技術(shù)的研發(fā)人員，擁有對(duì)技術(shù)的核心解釋權(quán)，然而，為了急于授權(quán)，面對(duì)審查員引用的對(duì)比文件，以及闡述的權(quán)利要求不能被授權(quán)的理由，大多數(shù)申請(qǐng)人會(huì)持有焦灼、憤怒、慌張等不同情緒。身為代理人，職責(zé)要求我們要第一時(shí)間安撫申請(qǐng)人的“不良情緒”，指出審查意見通知書的下發(fā)是專利能否授權(quán)的一個(gè)正常程序，審查員通過這種方式來(lái)進(jìn)一步判斷該專利是否具備授權(quán)條件，這也是申請(qǐng)人進(jìn)一步闡述本技術(shù)的一個(gè)公正透明的途徑；又或者申請(qǐng)人認(rèn)為自己的技術(shù)獨(dú)一無(wú)二，基于申請(qǐng)人本身對(duì)行業(yè)技術(shù)的了解，目前市場(chǎng)上并沒有相同的技術(shù)存在（這里所說的相同的技術(shù)申請(qǐng)人通常指的是一模一樣的產(chǎn)品或設(shè)備），基于此，代理人應(yīng)扭轉(zhuǎn)申請(qǐng)人的一個(gè)誤區(qū)，專利的審查是基于所有的公開技術(shù)，這里公開技術(shù)不僅包括已經(jīng)上市的產(chǎn)品或設(shè)備，還包括期刊雜志或數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中記載的未進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化的技術(shù)或未被世人廣泛使用的技術(shù)；首先讓申請(qǐng)人接受這是一個(gè)為自己爭(zhēng)取權(quán)益、與“審判官”進(jìn)行辯駁的良機(jī)；而后，針對(duì)技術(shù)原理和技術(shù)手段與申請(qǐng)人進(jìn)行二次確認(rèn)，這過程有時(shí)會(huì)比撰寫前的初次交流來(lái)的困難，因?yàn)樯暾?qǐng)人經(jīng)常會(huì)重點(diǎn)描述原理，強(qiáng)調(diào)本申請(qǐng)與對(duì)比文件的原理不同，實(shí)質(zhì)不同，但又說不清楚行之有效的技術(shù)手段，這個(gè)時(shí)候代理人需要逐層試探并確認(rèn)技術(shù)手段的具體實(shí)施方式，以及解決的技術(shù)問題、是否產(chǎn)生有益效果，實(shí)現(xiàn)腦回路的篩選。

3、撰寫意見陳述書

通過前述的溝通及梳理，按照審查員在審查意見通知書中提出問題的邏輯順序進(jìn)行意見陳述書的撰寫；針對(duì)新穎性問題，指出特征未被公開即可，最好描述一下效果；針對(duì)創(chuàng)造性問題，梳理區(qū)別技術(shù)特征（判斷OA中羅列的是否為準(zhǔn)確的區(qū)別特征）、區(qū)別特征是否被公開、對(duì)比文件是否給出了結(jié)合的啟示、區(qū)別特征是否是慣用手段或容易想到的、是否具有結(jié)合的顯而易見性、是否得到了預(yù)料不到的技術(shù)效果，結(jié)合上述內(nèi)容的闡述總結(jié)出本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的結(jié)論；針對(duì)公開充分問題，需要結(jié)合說明書、附圖以及常規(guī)技術(shù)的結(jié)合來(lái)證明權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案已經(jīng)被說明書充分公開。

4、申請(qǐng)人對(duì)意見陳述書的確認(rèn)

將意見陳述書發(fā)至申請(qǐng)人并進(jìn)行電話溝通，將答復(fù)邏輯轉(zhuǎn)達(dá)至申請(qǐng)人，若申請(qǐng)人有異議，代理人可以根據(jù)申請(qǐng)人的要求進(jìn)行修改，但要將可預(yù)測(cè)的駁回風(fēng)險(xiǎn)概率告知申請(qǐng)人，或，當(dāng)針對(duì)申請(qǐng)人的修改無(wú)法做出判斷時(shí)，代理人可以就申請(qǐng)人的訴求與審查員進(jìn)行咨詢，并將咨詢結(jié)果轉(zhuǎn)達(dá)申請(qǐng)人，進(jìn)而進(jìn)行最終意見陳述書的確認(rèn)。如此反復(fù)的過程只是為了讓審查員進(jìn)一步理解本申請(qǐng)，為專利的授權(quán)決策做極力爭(zhēng)取。

尊敬的申請(qǐng)人，代理人團(tuán)隊(duì)眾多，您選擇我們來(lái)撰寫即是對(duì)我們撰寫質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的信任與認(rèn)可；尊敬的審查員，我們撰寫的案件由您來(lái)審核也是冥冥之中的緣分；專利將你我他集聚，我們?cè)跒閲?guó)家的技術(shù)創(chuàng)新做共同的推進(jìn)者，屬于利益共同體，期待通過申請(qǐng)人、代理人和審查員的共同努力，加快技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的相輔相成。