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原標題：主動布局 強化監(jiān)測 善于維權 —淺析中國商標海外保護對策
《保護不力，中國商標冠上外國姓——中國商標海外被搶注情況分析》一文，作者在文中分析了中國商標在海外被搶注現(xiàn)象頻發(fā)的主要原因，介紹了商標國際注冊的途徑以及馬德里商標國際注冊體系的優(yōu)勢。隨著中國企業(yè)“走出去”步伐加快，企業(yè)尋求商標國際保護的需求隨之增多。在下面的文章中，作者從前期規(guī)劃、戰(zhàn)略布局、事中監(jiān)控、事后維權等層面介紹了中國商標海外保護的對策，敬請關注。
隨著商標品牌戰(zhàn)略深入推進實施，中國企業(yè)海外商標注冊與保護的整體情況不斷改善，企業(yè)品牌國際化意識不斷增強。2016年，中國申請人提交馬德里商標國際注冊申請3014件，比上年增長29.8%，在馬德里聯(lián)盟中排名第五位。但是，如前文所述，隨著中國企業(yè)和品牌在全球經(jīng)濟貿(mào)易中所占比重加大，國際市場上的中國知名名牌逐漸增多，中國企業(yè)的商標在海外成為被搶注的對象，在世界范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權糾紛也隨之增多。
與此同時，雖然中國的商標申請量已連續(xù)15年位居世界第一，但據(jù)估算，赴國外尋求商標保護的比例僅有4%。相比而言，瑞士的商標申請中有75%是國際商標，美國的國際商標占45%。由于中國企業(yè)商標國際注冊數(shù)量和外貿(mào)出口經(jīng)濟總量的比例很不協(xié)調(diào)，眾多未注冊商標存在被搶注的風險，進軍海外市場的中國企業(yè)如何進行商標保護，發(fā)生糾紛時如何降低海外維權成本，成為必須面對的問題。
未雨綢繆 主動布局
(一)長遠規(guī)劃，建立企業(yè)商標戰(zhàn)略
企業(yè)發(fā)展離不開戰(zhàn)略規(guī)劃，商標品牌戰(zhàn)略是企業(yè)培育自主品牌、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎。一些跨國公司之所以成為國際市場上的常青樹，共同特點就是擁有享譽世界的商標，無形資產(chǎn)也是這些公司的主要利潤來源之一。在全球化背景下，商標品牌戰(zhàn)略應成為中國企業(yè)尋找長遠發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。
商標品牌戰(zhàn)略對于增加產(chǎn)品附加值、提高企業(yè)的全球競爭力具有重要意義。商標作為巨大的無形資產(chǎn)，其重要性有時甚至超過土地、貨幣和人力資本等有形要素。可口可樂品牌2016年估值高達731億美元，品牌價值連續(xù)第四年排名全球第三，是排名第一的快速消費品品牌?？煽诳蓸返目偛迷f，即使把可口可樂在全球的工廠全部毀掉，公司仍然可以在一夜之間東山再起，就是說明在全球競爭中，品牌對于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重大作用。
隨著國內(nèi)外市場進一步開放，大量外資品牌進入中國，國內(nèi)市場競爭日趨激烈。同時，具有一定競爭能力的中國企業(yè)也開始“走出去”，積極參與國際競爭，搶占國際市場。制定適合本企業(yè)的商標“走出去”戰(zhàn)略，可以為企業(yè)開拓國際市場保駕護航。在現(xiàn)實中，不少企業(yè)的商標在海外被搶注后，他們才想到商標國際注冊或決定維權。企業(yè)實際上，在對方搶注商標尚未成功之前，維權費用相對較低，且維權成功的可能性更大。一旦商標已被他人搶注成功，維權成本將大大增加——不僅要付出高額的訴訟費、律師費等，而且程序復雜、耗時長，整個程序走完可能需要兩三年甚至更長時間，訴訟期間商標還不能使用。據(jù)統(tǒng)計，如果在先注冊的商標已過5年時限，則挽回的可能性極小。因此，企業(yè)制定科學合理的商標品牌戰(zhàn)略，不僅能預防和降低發(fā)生商標國際糾紛的風險，也能在搶注發(fā)生后及時應對，采取恰當?shù)拇胧┚S護自己的權益。
建立適合企業(yè)發(fā)展的商標品牌戰(zhàn)略，需要分析企業(yè)自身和行業(yè)內(nèi)競爭者的商標信息，明確企業(yè)在商標設計、注冊、保護、運營等方面的具體工作，選取適合企業(yè)的商標策略類型，考慮企業(yè)的長遠需要，并適應行業(yè)發(fā)展趨勢。
(二)了解世界游戲規(guī)則，熟悉目標國法律
進軍海外市場，保護自身商標權利，中國企業(yè)必須了解國際商標領域的“游戲規(guī)則”，了解國際商標法律體系，尤其要熟悉目標國的商標法律制度。
現(xiàn)在世界主要國家的商標法律制度大都在《巴黎公約》《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)定》《伯爾尼公約》等一系列國際知識產(chǎn)權條約的大框架下建立?？v觀世界各國，商標權的確權制度主要有三種模式：一是申請在先制，二是使用在先制，三是申請與使用混合制。
在申請在先制國家，采用誰申請在先誰獲得商標注冊原則，如中國、日本、俄羅斯等。在此類國家，企業(yè)應把握先機，盡早將商標在該國申請注冊。
在使用在先制國家，對于商標注冊采用誰使用在先誰獲得注冊的原則，如美國、英國等。在此類國家，企業(yè)應盡早將商標投入實際的商業(yè)使用中，而且，在商標使用中尤其要注意收集、固定和保存使用證據(jù)。這對于在該國申請注冊商標和防止被他人搶注以及將來發(fā)生商標糾紛后進行國際維權等，都至關重要。
在混合制國家，對于商標注冊采用申請和使用混合認定，企業(yè)應做兩手準備，以應對可能發(fā)生的商標糾紛。
此外，按照《巴黎公約》的規(guī)定，工業(yè)產(chǎn)權方面的國民待遇僅適用于實體權利，不涉及司法程序、行政程序、管轄、送達地址和代理人的選定等。因此，除實體法上的差異外，在商標注冊申請及后續(xù)程序以及訴訟證據(jù)的要求等方面，由于世界各國都有不同規(guī)定，熟悉和了解目標國的程序性法律規(guī)定也極為重要。
(三)盡早注冊，量力而為
在3種商標確權制度中，采用申請在先制的國家最多。即便是采用使用在先原則的英美法系國家，在商標審查過程中依然采用申請在先的審查原則，只不過在遇到商標權屬糾紛時需要權利人舉證，在先使用的享有商標權。由此可見，無論在采用何種確權制度的國家，盡早進行商標國際注冊都很重要。
商標國際注冊的途徑大體包含3種：單一國家注冊、地區(qū)注冊和馬德里商標國際注冊。單一國家注冊即直接向各國商標主管機關遞交商標注冊申請。地區(qū)注冊即向一個區(qū)域商標主管機關申請注冊商標，該效力及于區(qū)域內(nèi)各成員國。馬德里商標國際注冊即通過馬德里體系進行商標國際注冊，其效力及于馬德里體系內(nèi)所有成員國。
無論采用何種商標國際注冊途徑，盡早申請注冊都是商標國際保護的一個基本原則。當然，這不意味著讓企業(yè)在海外眾多國家盲目地大量申請注冊商標。企業(yè)在進行商標國際注冊時，需要在產(chǎn)品出口前對海外市場予以總體把握，并與企業(yè)出口戰(zhàn)略及其他經(jīng)營戰(zhàn)略相結合，依據(jù)出口目標國的商標法律制度作出整體規(guī)劃。企業(yè)應當先確定產(chǎn)品出口目標國，然后依據(jù)產(chǎn)品的種類和性質(zhì)，有重點地選擇注冊國家和地區(qū)，做到重點突出、有序注冊?？傊?，在商標國際注冊方面，企業(yè)應量體裁衣，量力而為。
具體來講，進行商標國際注冊時可以考慮以下幾點：
一是根據(jù)不同國家的商標確權制度采取不同的注冊申請方式。例如在申請在先的國家如日本、韓國、意大利等，國際注冊宜早不宜遲。在使用在先的國家如美國、英國、澳大利亞等，應注意盡早將商標投入實際商業(yè)使用中，并做好證據(jù)保留工作。
二是根據(jù)產(chǎn)品本身的銷售范圍來選擇，要具有前瞻性。目標國家的選擇和產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略相關，但一定要早于產(chǎn)品銷售。
三是根據(jù)地理位置來考慮選擇國家。有些國家雖然并不是產(chǎn)品銷售的目標市場，但由于地理位置的重要性，如果忽略后被他人搶注，可能導致企業(yè)產(chǎn)品無法進入與該國有關的其他國家。例如地處南美咽喉的巴拿馬，是產(chǎn)品通往南美國家的必經(jīng)地，如果商標在巴拿馬被搶注并進行了海關備案，可能導致產(chǎn)品無法進入南美市場。
事后監(jiān)測 日常防范
(一)事后監(jiān)測
預防商標在海外被搶注，做好商標的日常監(jiān)測工作非常重要。
商標國際保護，并不是注冊完成后就萬事大吉，還需要在海外市場密切關注自己的商標，關注是否有他人在使用或申請注冊與自己商標相同或近似的商標。企業(yè)應當設立專門的知識產(chǎn)權部門或委托專業(yè)代理公司實時監(jiān)測商標公告，建立常規(guī)化的海外商標監(jiān)控系統(tǒng)，一旦發(fā)現(xiàn)他人申請與自己商標相同或者近似的商標，要在第一時間采取行動。通過異議和撤銷兩種途徑取回商標的難易程度相差很大。提出異議是在商標尚未得到確權的階段，一旦商標權利確定，推翻既定權利要花費更大的維權成本。例如，2003年，天津桂發(fā)祥麻花集團被一家加拿大公司搶注了桂發(fā)祥十八街商標，由于反應迅速，及時提出異議，最終桂發(fā)祥集團用3個月的時間打贏了官司，拿回了商標，在加拿大的銷售也基本沒有受到太大影響。
總之，做好日常商標監(jiān)測，不僅可以降低維權成本，還可以防范訴訟風險。
(二)日常防范
首先要注意防范目標市場的競爭對手。他們往往通過商標搶注制造市場壁壘或知識產(chǎn)權糾紛，使對手無法開拓當?shù)厥袌龌蛘哐泳弻κ诌M入當?shù)厥袌龅臅r間。隨著市場競爭的加劇，商標搶注已成為一些企業(yè)排斥競爭對手的重要手段之一。
商標保護具有地域性，根據(jù)這一原則，商標搶注可能帶來兩種結果。一是被搶注商標的企業(yè)產(chǎn)品不能以原商標進入被搶注地市場，如果要進入只能更換商標。二是搶注者可以合法地將自己的產(chǎn)品冠以搶注的知名商標進入世界市場，擠壓被搶注商標企業(yè)的市場空間。
在這個方面，德國博世西門子公司在德國搶注HiSense商標就是一個典型案例。經(jīng)過多輪談判，交叉著訴訟程序，海信公司最終花50萬歐元取回了商標。這一結果很大程度上得益中國政府、社會團體及媒體及時合理的介入，還有西門子公司自身對在中國多年苦心經(jīng)營的聲譽、政府關系等因素的考慮。
其次要防范要求獨家代理權的人。此類人一旦遭到拒絕，可能以自己名義注冊商標，占據(jù)中國企業(yè)的海外市場。
最后要留意在展會上詳細了解產(chǎn)品市場、了解之后卻沒有合作意向的人。實踐中很多商標搶注者就是此類人。
面對搶注 善于維權
“市場未動，商標先行”。未雨綢繆當然是上上之策，但是如果遇到海外商標被搶注，企業(yè)也并非無計可施，應當審時度勢，積極維權。
(一)法律咨詢
面對海外搶注，企業(yè)可以首先進行法律咨詢。當發(fā)現(xiàn)他人惡意搶注自己的商標，或者得知可能發(fā)生商標糾紛時，可以咨詢精通海外商標保護知識的專業(yè)人士，幫助分析形勢，查清對方的情況，制定切實可行的方案?！靶g業(yè)有專攻”。專業(yè)人士的意見建議可以幫助企業(yè)判斷訴訟前景、把握訴訟策略、降低訴訟風險和成本。
(二)法律訴訟
運用法律手段取回被搶注的商標，是海外維權的常見方式之一，具有積極的實際效果和社會效應。
2003年2月，四川宜賓五糧液集團發(fā)現(xiàn)一名韓國人將五糧液的首要品牌WULIANGYE在韓國搶注為商標。韓國商標的異議期只有一個月，由于五糧液集團對韓國商標公告開展日常監(jiān)測，搶注行為發(fā)生后，企業(yè)及時在異議期內(nèi)向韓國知識產(chǎn)權局遞交了異議申請。五糧液集團對這名搶注者展開全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)此人此前還搶注了紅星二鍋頭、酒鬼酒等知名商標。企業(yè)調(diào)查搶注方，摸清其身份、背景、動機、商標申請注冊的時間等，例如是不是競爭對手、經(jīng)銷商、職業(yè)注標人等，對于判斷搶注者的主觀惡意具有重要作用，可增加維權勝訴砝碼。
五糧液集團運用了國際條約和當?shù)胤?，并出具五糧液作為國際知名商標使用在先的證據(jù)。中國和韓國都是《巴黎公約》成員國，依據(jù)《巴黎公約》，馳名商標的權利人可依該公約及被搶注國當?shù)氐挠嘘P法律，申請撤銷被搶注的商標。2004年3月20日，韓國知識產(chǎn)權局駁回了這名韓國注冊人的注冊申請，五糧液集團通過法律手段成功地維護了自己的商標權利。
王致和及圖商標搶注案是另一個通過法律手段進行海外維權成功的案例。2006年7月，王致和公司發(fā)現(xiàn)其王致和及圖商標在腐乳、調(diào)味品、銷售服務等類別上被一家名為OKAI(歐凱)的德國公司于2005年11月21日在德國申請注冊。2006年8月，王致和公司向歐凱公司發(fā)出律師函，2007年年初向慕尼黑地方法院提起訴訟。2007年11月14日，慕尼黑地方法院一審判決認定歐凱公司惡意搶注商標，判決其停止使用王致和商標，并撤銷其搶注的王致和商標。
從法院受理到一審判決歷時不到一年，王致和公司利用法律途徑維護了自己的權益。首先，王致和公司充分調(diào)查了歐凱公司的背景，證明其搶注商標行為具有明顯主觀惡意。根據(jù)德國商標法的規(guī)定，歐凱公司與王致和公司之間具有合同關系，更證明了其主觀惡意程度。其次，王致和公司積極舉證，證明被搶注的商標——顯著要素之一是古人頭像的圖形，是一副美術作品，王致和公司是該美術作品的著作權人。由于中國和德國都是《伯爾尼公約》成員國，王致和公司的著作權在德國應受到保護，由此證明歐凱公司將他人作品搶注為商標，侵犯了王致和公司的在先著作權。最后，王致和公司還從德國《防止不正當競爭法》的角度提出訴訟理由。王致和公司最終奪回商標，是中國企業(yè)海外維權可以借鑒的典型案例之一。
(三)權衡利弊，綜合考量
面對海外搶注，通過法律手段維護自己的權益是正面而積極的途徑，并且具有非常好的社會效應和榜樣作用。但是，盲目訴訟也不值得提倡。從市場規(guī)則的角度看，是否有必要通過訴訟進行海外維權，是否有必要不惜代價將官司打到底，應當從企業(yè)經(jīng)營的角度加以考量。從市場經(jīng)濟的角度來說，知識產(chǎn)權是一種工具，企業(yè)維護知識產(chǎn)權的終極目的是為了獲得更大的經(jīng)濟利益。由此出發(fā)，企業(yè)作為一個理性的市場主體，在進行海外維權時必須權衡利弊，綜合考量。在商言商，中國企業(yè)進軍海外市場不易，能以盡量小的損失換來最大的利益總是最優(yōu)選擇。
由于商標搶注目的無非是獲取利益，因此，如果當企業(yè)經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)訴訟前景不明朗，法律程序可能耗費時間過長，或者訴訟成本過高等，可以權衡利弊，綜合考量，嘗試同搶注者談判，爭取以合理的價格贖回商標，不失為兼顧市場與效益的兩全之策。值得注意的是，如今的商標談判，絕不僅僅是簡單的金錢與利益的游戲，而是雙方在政府、社會輿論等方面公關能力的綜合較量。
來源：中國工商報網(wǎng)
作者：張躍 國家工商總局國際注冊一處
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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本文來自中國工商報網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”
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