美國專利臨時申請的美好與憂慮

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原標(biāo)題：談?wù)劽绹鴮＠R時申請的美好與憂慮

如果問幾十年生活經(jīng)歷中體會到最簡單有用的道理是什么，痛定思痛后我會告訴你這個答案——打折不等于不要錢！每每雙十一后剁手聲不絕于耳，從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，不買折扣商品會產(chǎn)生一種失去感，而往往與獲得的快感相比，失去更讓人覺得痛苦。與這事兒有點(diǎn)異曲同工意思的是美國專利臨時申請制度。多數(shù)人一提到臨時申請，腦子里下意識冒出的反應(yīng)是，省錢、劃算、可以搞一個，而后嘴角不經(jīng)意露出了一絲占了便宜的狡黠的笑。但對于不啟動審查程序不單獨(dú)公開的臨時申請，其本質(zhì)上是屬于美國復(fù)雜優(yōu)先權(quán)體系中的一種，類似中國的國內(nèi)優(yōu)先權(quán)。所以其最主要的意義還是在為后來的非臨時申請搶占一個申請日，費(fèi)用低只是特點(diǎn)之一，更何況這種便宜里埋伏了來自時間遠(yuǎn)處深深的憂慮。

由來

1994年4月的摩洛哥馬拉喀什，氣溫異常炎熱，口渴的太陽汩汩地吸著海水，漱著，吐著。人身上的水分也快要給它吸干，但此時傳來了一個振奮人心的消息——曠日持久前后歷時七年半的“烏拉圭回合談判”終于敲定了最后協(xié)議。這場多邊貿(mào)易談判牽涉到人類生活的方方面面，你現(xiàn)在目之所及的所有東西在其中都有體現(xiàn)。從飛機(jī)到螺絲釘，從水果到艾滋病，從通訊設(shè)備到玩具，當(dāng)然還有知識產(chǎn)權(quán)——《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（TRIPs協(xié)議）。為了能享受到烏拉圭回合談判中美國代表團(tuán)提出的等同于巴黎公約確定的國外專利申請?jiān)诿绹?2個月優(yōu)先權(quán)，美國修改了其Patent Act of 1952，提出了臨時申請制度，并規(guī)定在美國專利法第111條b款和119條e款。

特點(diǎn)

臨時申請作為美國獨(dú)特的專利制度，無論形式還是實(shí)質(zhì)都有獨(dú)特之處，除費(fèi)用較正式申請低（小實(shí)體130刀大實(shí)體260刀左右）外，更值得注意的是：

1、提交的申請文件可以不包括權(quán)利要求，有說明書和必要的附圖即可，時間匆忙或做得糙的申請文件中，說明書即是簡單的技術(shù)交底書；

2、臨時申請不審查不公開，并可為12個月內(nèi)的非臨時申請搶占申請日，即在后申請可以享受臨時申請的優(yōu)先權(quán)。35U.S.C 122b(2)中明確規(guī)定了四種申請不公開的情形，其中就包括了臨時申請。An application shall not be published if that application is—(i) nolonger pending; (ii) subject to a secrecy order undersection 181; (iii) a provisionalapplication filed under section 111(b); or (iv)anapplication for a design patent filed under chapter 16. 但臨時申請也不是一直不公開，一種情況是在12月期限屆滿后未提交非臨時申請則將依規(guī)定視為放棄并公開，另外一種則是在優(yōu)先權(quán)日起18月后會作為優(yōu)先權(quán)證明文件而公開。一個簡單的方式是在Public Pair系統(tǒng)中輸入非臨時申請申請?zhí)柣騊CT申請?zhí)?，查找到案件后選取Continuity Data，就可看到該專利所引用的臨時申請文件具體文本。以一件PCT申請PCT/US00/00942為例：

3.專利保護(hù)期限起算日因情況而不同。在12個月內(nèi)臨時申請轉(zhuǎn)化為非臨時申請的方式有兩種，一種是填寫申請表格直接將臨時申請轉(zhuǎn)化為非臨時申請，更普遍的做法則是以臨時申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)遞交新的正式申請。有何區(qū)別？前者專利保護(hù)期限的起算日為臨時申請的申請日，后者則是正式申請的申請日。通常講實(shí)際上臨時申請的保護(hù)期限有21年，針對的是后一種做法。若是由臨時申請直接轉(zhuǎn)換，相對而言在一定程度上造成了保護(hù)期限的縮短。

條件

臨時申請的美好之一便是在后申請可以在先提出的臨時申請為基礎(chǔ)，請求享受該臨時申請的申請日。享受臨時申請優(yōu)先權(quán)的條件主要可以歸納為以下幾點(diǎn)：

1.在先申請為美國臨時申請，并且這個臨時申請不能要求其他的優(yōu)先權(quán)；

2.在后申請為美國的非臨時申請或者是指定美國的PCT申請。這就把分案申請、接續(xù)案申請和部分接續(xù)排除在外了；

3.臨時申請與后面的非臨時申請之間必須有至少一名共同的發(fā)明人，這是研發(fā)崗位流動性大的公司不得不考慮的一點(diǎn)，而發(fā)明人簽字文件更是許多企業(yè)老大難的問題；

4.隨后提出的非臨時申請所要求保護(hù)的主題必須在臨時申請中得到支持。

關(guān)于在后申請享受非臨時申請優(yōu)先權(quán)，MPEP 201中提到了連環(huán)請求臨時申請優(yōu)先權(quán)的問題。在后申請可以通過一項(xiàng)共同的未決的非臨時申請為媒介，以連環(huán)的方式請求在前的非臨時申請的優(yōu)先權(quán)。說人話就是，假設(shè)現(xiàn)有臨時申請A，12個月內(nèi)提出了非臨時申請B，之后又提出了在后申請C，只要此時中間的非臨時申請B與在后申請C處于共同未決狀態(tài)，且要求了該中間非臨時申請B的優(yōu)先權(quán)和臨時申請A的優(yōu)先權(quán)，如果滿足優(yōu)先權(quán)的條件，則該在后申請C就可以享受在先臨時申請A的申請日。

憂慮

張無忌的母親殷素素自殺前對無忌孩兒說到，“孩子，你長大了之后，要提防女人，越是好看的女人越會騙人?！痹诿篮檬挛锩媲叭藗兺床坏奖澈罂赡茈[藏的憂慮，臨時申請便是如此。最淺顯的一個卻是費(fèi)用，目前實(shí)際應(yīng)用中使用PPA的案子大多集中在標(biāo)準(zhǔn)專利、藥物或配合產(chǎn)品發(fā)布等特定場合。因臨時申請說到底本身并不是一個專利，而只是一種程序，在某種程度上甚至延長了專利的審查期限。這樣小眾的操作方式對于多數(shù)企業(yè)來說并不合適，反倒是提交正式申請或使用PPH等加快方式盡快拿到授權(quán)更為劃算。

此外大部分人申請人遞交臨時申請時都會在心中緊繃一個弦松下兩根弦——時刻牢記定要在12個月期限內(nèi)遞交非臨時申請。這事兒本身沒有任何錯，但往往忽略了另外一點(diǎn)。若以該臨時申請為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)提交PCT申請或通過巴黎公約途徑進(jìn)其他國家，請務(wù)必也要在這12個的期限內(nèi)完成。

又因臨時申請對說明書格式不做嚴(yán)格限定，時間匆忙情況下便掉以輕心地提交了沒有經(jīng)過實(shí)質(zhì)性Review的說明書或技術(shù)交底書。申請文件往往保留了大量限制性的描述，比如對現(xiàn)有技術(shù)的大段陳述確認(rèn)，絕對性專利禁忌詞語（Advantage of the invention; all; all embodiments; always; critical;essential; essence of the invention; every; exclusively; heart of theinvention; mandatory; must; necessary; never; only; preferred; solely...）的使用等。這些都會對在后的非臨時申請保護(hù)范圍造成影響，隨意并不代表可以犯錯。

除了上述期限和形式上的疏忽，臨時申請隱藏的最大隱患是在后非臨時申請權(quán)利要求保護(hù)的主題得不到臨時申請說明書的支持，導(dǎo)致專利被無效的結(jié)局。New Railhead Manufacturing公司身先士卒吞下了這枚苦果。專利權(quán)人NewRailhead公司先是遞交了一項(xiàng)關(guān)于“一種在巖石中水平方向定向鉆孔方法”（Method for Horizontal Directional Drilling of Rock Formations）的臨時申請，隨后在12個月的期限內(nèi)提交了非臨時申請并最終得到了授權(quán)專利US5899283。期間有個重要細(xì)節(jié)是New Railhead在遞交臨時申請的一年內(nèi)非臨時申請的一年外出于商業(yè)考量已公開銷售該產(chǎn)品。

在專利侵權(quán)訴訟過程中被控侵權(quán)人Vermeer公司對283專利提起了無效，認(rèn)為在283專利獨(dú)權(quán)1中記錄的技術(shù)特征“the unitary bit body being angled with respect to the sonde housingthe bit body（大體意思就是說所述鉆頭體與探頭座斜交）”并不能得到臨時申請說明書的支持。New Railhead公司試圖從臨時申請說明書附圖以及說明書中“high angle of attack”、“asymmetrical geometry ”等模糊性詞語上做文章，認(rèn)為可以推導(dǎo)出該特征。聯(lián)邦巡回上訴法院拒絕了該爭辯支持了地方法院的無效判決，認(rèn)為：

“The adequacy of the written description (i.e., the disclosure) ismeasured from the face of the application; ?The requirement is not satisfied ifone of ordinary skill in the art must first make the patented invention beforehe can ascertain the claimed features of that invention....  The passingreferences to a “high angle of attack” and “high included angle offsets” in theprovisional, divorced from any discussion whatsoever of the bit-housingcombination, do not convey to one of ordinary skill that Cox was in possessionof the bit-housing angle that is a limitation of the invention claimed in the′283 patent.”

分析下來283專利被無效的邏輯鏈條包括環(huán)環(huán)相扣的兩部分：1）非臨時申請權(quán)利要求在臨時申請的說明書中得不到支持而導(dǎo)致其享受不到臨時申請的優(yōu)先權(quán)；2）在后的非臨時申請又觸發(fā)了美國專利法中的On-Sale Bar（即申請日之前如果發(fā)明已經(jīng)在美國境內(nèi)公開銷售1年以上，則該銷售行為將影響申請的新穎性而不被授權(quán)。該條款在Pre-AIA和Post-AIA涵蓋的范圍有變化。本案專利適用Pre-AIA）。因?yàn)榍懊嫖覀兲岬竭^這樣的細(xì)節(jié)，New Railhead在遞交臨時申請的一年內(nèi)非臨時申請的一年外出于商業(yè)考量已公開銷售該產(chǎn)品?？梢哉fOn-Sale Bar觸發(fā)的直接原因就是臨時申請說明書遞交時考慮不夠周全，支持不了在后非臨時申請的權(quán)利要求范圍，而新出現(xiàn)的內(nèi)容又被公開揭露從而喪失新穎性，最終導(dǎo)致專利無效。

遞交臨時申請須有先見之明，隨后非臨時申請要求保護(hù)的主題必須按照35U.S.C 112a款規(guī)定的方式（可實(shí)施、最佳實(shí)施方式、書面描述），在臨時申請中得到支持。否則臨時申請的美好中可能包含了一個溫柔的陷阱。

來源：“浮生夢囈”微信公眾號

作者：權(quán)個人

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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