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原標題：專利年費未繳足致專利無效，賠償50萬！(附二審判決書)
案號：
一審：(2014)蘇中知民初字第00460號
二審：(2016)蘇民終491號
二審合議庭：
施國偉 張曉陽 顧正義
裁判觀點：
在《專利申請權轉讓合同》已被人民法院生效判決宣告無效、涉案專利權應予返還的情形下，中信博公司應當遵循誠實信用原則，就與涉案專利權返還相關的事宜，承擔相應的協(xié)助、通知義務。
在涉案專利權返還?；厩埃行挪┕矩撚型咨凭S護涉案專利的善良義務，而其未盡妥善注意義務，對涉案專利權因未繳費而被提前終止存在明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。
附：二審判決書：
江蘇省高級人民法院
民事判決書
(2016)蘇民終491號
上訴人（原審原告）:昆山?；履茉纯萍加邢薰?，住所地江蘇省昆山開發(fā)區(qū)中小企業(yè)園章基路189號3號房。
法定代表人：孫海濤，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：蔡棟，江蘇縱聯(lián)律師事務所律師。
委托訴訟代理人：王佩佩，江蘇縱聯(lián)律師事務所律師。
被上訴人（原審被告）：中信博新能源科技（蘇州）有限公司，住所地江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)白楊路6號5號樓。
法定代表人：蔡浩，該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：劉志斌，上海市錦天城律師事務所律師。
委托訴訟代理人：陳揚，上海市錦天城律師事務所律師。
上訴人昆山?；履茉纯萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q睿基公司）因與被上訴人中信博新能源科技（蘇州）有限公司（以下簡稱中信博公司）損害賠償糾紛一案，不服江蘇省蘇州市中級人民法院(2014)蘇中知民初字第00460號民事判決，向本院提起上訴。
本院于2016年3月30日立案受理后，依法組成合議庭，于2016年5月16日公開開庭審理了本案。上訴人?；镜奈性V訟代理人蔡棟、王佩佩，被上訴人中信博公司的委托訴訟代理人劉志斌、陳揚到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結。
睿基公司上訴請求：撤銷一審判決，發(fā)回重審或改判支持其一審全部訴訟請求，并由中信博公司承擔一、二審訴訟費。
事實與理由：
1、專利權人的變更應當以國家知識產(chǎn)權局的著錄項目變更為準，并不以《專利申請權轉讓合同》被宣告無效而發(fā)生專利權人的變更，故涉案專利的專利權人仍應當是中信博公司，繳納專利年費的義務應當由中信博公司承擔。
2、中信博公司是《專利申請權轉讓合同》被無效的過錯方，負有維護專利權的有效性和完整性的義務，即在返還專利之前繳納專利年費使專利不至于失效的義務。在國家知識產(chǎn)權局通知了中信博公司專利年費繳納不足和專利權終止需要恢復等事項的情況下，中信博公司既不按照通知履行相關義務，又不將上述情況通知?；?，最終導致涉案專利因未繳納年費而失效，存在明顯的主觀惡意。
3、睿基公司對于涉案專利失效不存在任何過錯。
中信博公司辯稱，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求駁回上訴，維持原判。
?；鞠蛞粚彿ㄔ浩鹪V請求：
1、賠償睿基公司專利價值及喪失專利所遭受的損失共計人民幣500萬元；
2、承擔本案的律師代理費人民幣5萬元。
事實與理由：
?；居?012年8月2日向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“太陽雙軸跟蹤支架”的外觀設計專利，專利申請?zhí)枮?01230360367.6。中信博公司于2012年11月8日向國家知識產(chǎn)權局提出著錄項目變更請求，請求將涉案專利申請人變更為中信博公司。
國家知識產(chǎn)權局于2012年11月19日正式發(fā)文將涉案專利申請人變更為中信博公司。
2013年11月6日，江蘇省昆山市人民法院以（2013）昆知民初字第0142號民事判決（以下簡稱142號判決）認定?；竞椭行挪┕局g簽訂的《專利申請權轉讓合同》系中信博公司法定代表人蔡浩違反其作為睿基公司高層法定義務所簽訂，依法認定為無效合同，該判決已生效。
涉案專利在中信博公司名下期間，其明知專利權在不繳納年費的情況下，會導致專利無效，卻怠于履行繳納專利年費的義務，導致專利無效且無法恢復，使?；締适Я艘粋€極具市場價值的專利，給?；炯罢麄€太陽能新能源產(chǎn)業(yè)造成了巨大的損失。
中信博公司一審辯稱，
1、中信博公司在簽訂和履行《專利申請權轉讓合同》中不存在違約或過錯，該合同無效的責任應由?；咀孕谐袚?br/>
2、合同無效后恢復原狀應恢復的是專利申請權，而專利申請權沒有喪失，故不存在?；締适＠軗p失；
3、昆山法院確認《專利申請權轉讓合同》合同無效的判決于2013年12月31日生效，涉案專利權利狀態(tài)和繳費情況亦屬公開信息，?；緦?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanlifeiyong.html' target='_blank'>專利費用是否繳納是明知的，但其卻在昆山法院判決生效后怠于向中信博公司主張返還或憑生效判決自行向國家知識產(chǎn)權局申請變更專利或交納年費，導致涉案專利被終止，睿基公司應承擔全部責任，不得就該擴大損失向中信博公司主張。請求法院依法駁回睿基公司的訴請。
一審法院認定事實：
睿基公司于2012年8月2日向國家知識產(chǎn)權局申請了第201230360367.6號、一項名稱為“太陽雙軸跟蹤支架”的外觀設計專利。2012年9月26日，?；九c中信博公司簽訂《專利申請權轉讓合同》，約定?；緦⑸鲜鰧＠暾垯酂o償轉讓給中信博公司。在專利申請權人變更為中信博公司后，該專利于2013年4月10日獲授權公告，專利號為第ZL201230360367.6號，專利權人為中信博公司。
2013年8月13日，江蘇省昆山市人民法院受理了睿基公司訴中信博公司專利申請權轉讓合同糾紛一案，該院于2013年11月6日作出142號判決，以蔡浩同時作為合同雙方法定代表人簽訂《專利申請權轉讓合同》，違反公司高管忠誠義務為由，判決上述《專利申請權轉讓合同》無效。該判決已于2013年12月31日生效。
2013年9月6日，國家知識產(chǎn)權局向中信博公司發(fā)出繳費通知書。2014年4月17日，國家知識產(chǎn)權局向中信博公司發(fā)出專利權終止通知書，明確：“專利權人未按繳費通知書中的規(guī)定繳納或者繳足第2年度年費和滯納金，根據(jù)專利法第44條的規(guī)定，該專利權于2013年8月2日終止。根據(jù)專利法實施細則第89條和第90條規(guī)定，上述終止事項在專利登記薄上登記，并將在專利公報上予以公告?！痹搶＠麢嘟K止通知書中還提示：“當事人請求恢復權利的，應當提交恢復權利請求書，說明理由，并補繳或者補足應當繳納的年費及當年全額年費25%的滯納金。當事人因其他正當理由延誤期限而請求恢復權利的，還應當繳納恢復權利請求費1000元?！睂＠麢嘟K止通知書中一并附具了費用繳納方式說明。
涉案專利繳費信息顯示中信博公司于2013年3月6日繳納了600元第二年年費，案外人昆山康盛知識產(chǎn)權代理有限公司于2013年11月12日繳納了270元第二年年費。上述專利權終止通知書及專利繳費信息公眾均可在國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站上查詢獲悉。
庭審中，?；痉Q其于2014年9月12日自行向國家知識產(chǎn)權局申請著錄項目變更，請求將專利權人從中信博公司變更為?；荆虐l(fā)現(xiàn)該專利權已被國家知識產(chǎn)權局以逾期未繳費為由終止。遂提起涉案之訴。
一審案件審理過程中，案外人陶恩苗向國家專利復審委員會就涉案專利權提出了無效宣告請求，國家專利復審委員會于2015年8月31日作出了第26882號無效宣告請求審查決定，維持該專利權有效。
涉案專利第二年年費應于2013年8月2日前繳納，自該日起六個月，若補繳年費和滯納金，涉案專利將不會終止，六個月屆滿后，在國家知識產(chǎn)權局發(fā)出專利權終止通知書之日起，仍有兩個月時間恢復專利。
一審法院認為：
《中華人民共和國合同法》（以下簡稱合同法）第五十六條規(guī)定，無效的合同自始沒有法律約束力。涉案《專利申請權轉讓合同》系中信博公司取得涉案專利權的原因行為，現(xiàn)該合同已被生效判決確認無效，據(jù)此應認定自始未發(fā)生涉案專利權轉讓的效果。
涉案專利雖形式上在國家專利局登記的專利權人仍為中信博公司，但真實權利人自2013年12月31日昆山法院判決生效之日起即應確定為?；尽Ｍ瑫r，專利作為無形財產(chǎn)，區(qū)別于傳統(tǒng)的有形財產(chǎn)，無法進行有形的控制和占有，系通過在國家專利局登記公示的形式向社會公眾明示，根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》第十四條規(guī)定，專利權因其他事由發(fā)生轉移的，當事人應當憑有關證明文件或者法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續(xù)。?；境?42號判決可徑行向國家專利局辦理專利權人變更手續(xù)，而無需中信博公司的協(xié)助配合。
現(xiàn)根據(jù)查明事實，142號判決生效時涉案專利尚在存續(xù)期間，但?；緟s未及時提出變更，直至該專利因未足額繳費被終止后才于2014年9月12日自行向國家知識產(chǎn)權局提出專利權人變更。即便142號判決生效時涉案專利已處于催繳費用期間，但社會公眾在國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站上均可查閱涉案專利的繳費信息、專利權終止通知書內容及外觀設計專利年費、滯納金繳納標準等信息。
綜上，一審法院認為，自2013年12月31日昆山法院判決生效之日至2014年6月涉案專利存續(xù)最后期限這段期間，睿基公司提出專利權人變更及維持專利存續(xù)均不存在障礙，中信博公司亦未妨礙?；旧鲜鲂袨椋；緟s始終不作為恢復其專利權，應認定涉案專利權的滅失系因?；疽圆蛔鳛榉绞椒艞壦拢鄳暮蠊鄳善渥孕谐袚?，其要求中信博公司賠償專利價值、喪失專利損失及本案律師費的主張無事實和法律依據(jù)，不能成立。
據(jù)此，依照《中華人民共和國民法通則》第四條、《中華人民共和國合同法》第五十六條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，一審法院判決：
駁回?；镜脑V訟請求。
一審案件受理費47150元，由?；矩摀?。
本院二審期間，?；緡@上訴請求依法提交了下列兩組證據(jù)。
第一組證據(jù)：1.北控綠產(chǎn)（青海）新能源有限公司的網(wǎng)絡查詢信息打印件；2.正在使用的制造商為中信博公司的太陽能雙軸跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品照片六張。該組證據(jù)用于證明中信博公司已經(jīng)在實施針對涉案專利的侵權行為。
第二組證據(jù)：睿基公司在2013-2016年度對外銷售太陽能雙軸跟蹤系統(tǒng)的銷售合同，用于證明涉案外觀設計專利的市場價值巨大。
中信博公司質證意見：
1兩組證據(jù)均是在一審判決作出前就已經(jīng)存在的，因此不屬于二審新證據(jù)。2.真實性無法核實、確認，且內容與本案沒有關聯(lián)性。尤其是第二組證據(jù)不能證明相關合同項下的產(chǎn)品外觀與涉案外觀設計專利有關。
本院認證意見：
1.因第一組證據(jù)中的公司信息及照片系?；咀孕邢螺d打印或拍攝，無其他證據(jù)予以佐證，故對該組證據(jù)的真實性及關聯(lián)性不予認定。2.?；咎峁┑牡诙M證據(jù)系相關銷售合同的原件，故可確認其真實性。
一審法院認定的事實均有相關證據(jù)證明，本院予以確認。
本院另查明：
1．《專利審查指南》規(guī)定：授予專利權當年的年費應當在辦理登記手續(xù)的同時繳納，以后的年費應當在上一年度期滿前繳納。繳費期限屆滿日是申請日在該年的相應日。專利權人未按時繳納年費（不包括授予專利權當年的年費）或者繳納的數(shù)額不足的，可以在年費期屆滿之日起六個月內補繳，補繳時間超過規(guī)定時間一個月或以上的，繳納按照下述計算方法算出相應數(shù)額的滯納金。專利年費滯納期滿仍未繳納或者繳足專利年費或者滯納金的，自滯納期滿之日起兩個月后審查員應當發(fā)出專利權終止通知書。專利權人未啟動恢復程序或者恢復權利請求未被批準的，專利局應當在終止通知書發(fā)出四個月后，進行失效處理，并在專利公報上公告。專利權自應當繳納年費期滿之日起終止。
2.二審庭審中，雙方當事人均確認2013年3月6日繳納的600元應是涉案專利的第1年度年費，國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站上涉案專利繳費信息顯示該筆繳款為第2年度年費系筆誤。
3.國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站上涉案專利繳費信息顯示，2013年11月12日，昆山康盛知識產(chǎn)權代理有限公司繳納了270元，“費用種類”顯示為“外觀設計專利第2年年費”。?；緦Υ朔治稣J為：該270元是中信博公司繳納的第2年年費，270元中的180元是按照減緩專利費后的第2年年費，90元是未及時繳納第2年年費產(chǎn)生的滯納金。但由于國家知識產(chǎn)權局并未同意涉案專利年費減緩，因此中信博公司實際上并未繳足第2年年費（600元）。
4.?；疽粚徧峤涣私K五星資產(chǎn)評估有限公司出具的含涉案專利在內的“價值咨詢報告書”，作為證明涉案專利潛在價值的證據(jù)。但出具該“價值咨詢報告書”的鑒定人員無正當理由未出庭接受質詢，二審期間，?；久鞔_不再將該“價值咨詢報告書”作為本案證據(jù)使用，而僅作為確定涉案專利價值的參考資料。
本院認為，
根據(jù)雙方訴辯意見，本案二審爭議焦點為：
1.涉案專利因未按時繳納年費而被終止的過錯責任主體為哪一方；
2.如過錯責任主體為中信博公司，則其應承擔何種民事責任。
一、關于過錯責任主體的確定問題。
首先，合同法第五十八條規(guī)定，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。本案中，中信博公司于2012年9月26日與?；竞炗啞秾＠暾垯噢D讓合同》；在中信博公司成為新的專利申請權人后，2013年4月10日涉案專利被授權公告；2013年8月13日，江蘇省昆山市人民法院受理了?；驹V中信博公司專利申請權轉讓合同糾紛一案，同年11月6日該院作出142號判決，宣告《專利申請權轉讓合同》無效，142號判決已于2013年12月31日生效。據(jù)此，根據(jù)上述法律規(guī)定，中信博公司基于《專利申請權轉讓合同》而取得的涉案專利權，在該合同已被人民法院判決無效后，應當返還給?；尽?br/>
其次，在《專利申請權轉讓合同》已被人民法院生效判決宣告無效、涉案專利權應予返還的情形下，中信博公司應當遵循誠實信用原則，就與涉案專利權返還相關的事宜，承擔相應的協(xié)助、通知義務，但中信博公司并未妥善處理合同被無效后的相關事宜，對涉案專利被提前終止存在過錯，理由如下：
1.根據(jù)專利法的相關規(guī)定，專利權系需要按年度繳納維持費用的權利類型。如已登記在案的專利權人未按時繳納或繳足專利維持費用，將會導致權利被終止。
2.雖然142號判決的判項中并無中信博公司應向?；痉颠€涉案專利權的相應內容，但中信博公司應將涉案專利權予以返還，這作為合同無效的法律后果是可以預期的。此種情形下，在實際返還涉案專利權即變更登記權利人信息之前，中信博公司負有維持該專利有效的義務，也就是按時繳納專利年費。
3.中信博公司確認2013年3月6日繳納的600元被登記為第2年度年費系筆誤，且亦收到國家知識產(chǎn)權局催告其繳納第2年度費用的催費通知，故中信博公司對于其并未按照規(guī)定繳足涉案專利第2年度的費用及后果是明知的，但中信博公司未繳足第2年度的費用。
4.如中信博公司因涉案專利需要返還而不愿意繼續(xù)支付相關維持費用，其至少也應履行將該相關通知事項向?；具M行轉告的義務，以便于?；静扇∠鄳e措，避免涉案專利被終止這一結果的發(fā)生。但中信博公司在收到相關催費通知后既不及時繳足費用，也未將相關事項轉告?；尽?br/>
最后，?；驹?42號判決生效后10個月內向國家知識產(chǎn)權局申請變更專利權人不屬于怠于行使權利的情形，不存在過錯，理由如下：
如前所述，在涉案專利權返還?；厩?，中信博公司負有妥善維護涉案專利的善良義務。
因此，睿基公司有合理理由相信中信博公司已按期足額繳納了第2年度專利費用。在中信博公司已繳納第2年度費用的前提下，?；驹?014年9月12日向國家知識產(chǎn)權局申請變更專利權人，雖超過了涉案專利第3年度的正常繳納期限1個多月，但仍處于可以補繳的期限內，?；救杂袡C會及時補繳年費以維持涉案專利權有效。
因此，如中信博公司已繳納第2年度費用，則睿基公司無論是在142號判決生效后立即向國家知識產(chǎn)權局申請變更專利權人，還是142號判決生效后9個多月后去辦理相關手續(xù)，其最終效果均是相同的，即都不會引起涉案專利權提前失效。故應認定睿基公司在2014年9月12日內向國家知識產(chǎn)權局提出專利權人變更申請屬于其在合理期間內行使權利，且不能由其來承擔因中信博公司違反善良義務所導致的損害結果，因此，?；緦ι姘笇＠蛭蠢U足第2年度費用而失效的損失不應承擔過錯責任。
二、關于中信博公司應承擔的民事責任問題。
首先，合同法第一百零七條規(guī)定，當事人一方不履行合同義務，應當承擔賠償損失的違約責任。本案中，本應返還睿基公司的涉案專利因中信博公司的過錯，而導致?；静豢赡茉贀碛性搶＠?，故應視此為?；镜膿p失。中信博公司需為此承擔向?；举r償損失的民事責任。
其次，因涉案專利并未發(fā)生真實轉讓，故無相應的市場價格可以參照。此外，?；具€主張以其二審提交的銷售合同以及照片作為確定損失賠償額的依據(jù)，但因相關證據(jù)的真實性不能確認，且所涉太陽能雙軸跟蹤系統(tǒng)是否使用了涉案專利并無進一步證據(jù)予以證明，故難以反映涉案專利因競爭優(yōu)勢而帶來的商業(yè)價值。
有鑒于此，本院綜合考慮涉案專利權的類型、滅失情況、中信博公司的過錯程度、?；緸榫S護合法權益所支付的律師費用等因素，并適當參考“價值咨詢報告書”中涉案專利的評估價值，酌情確定中信博公司應向?；举r償損失人民幣50萬元。
綜上所述，?；镜纳显V請求成立，予以支持。一審判決認定事實清楚，但適用法律不當，應予糾正。依照《中華人民共和國合同法》第五十八條、第九十二條、第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院(2014)蘇中知民初字第00460號民事判決；
二、中信博新能源科技（蘇州）有限公司于本判決生效之日起十五日內賠償昆山睿基新能源科技有限公司人民幣50萬元。
三、駁回昆山?；履茉纯萍加邢薰镜钠渌V訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
一、二審案件受理費各人民幣47150元，由中信博新能源科技（蘇州）有限公司各負擔20000元，?；履茉纯萍加邢薰靖髫摀?7150元。
本判決為終審判決。
審 判 長 施國偉
代理審判員 張曉陽
代理審判員 顧正義
二〇一七年四月十九日
書 記 員 袁雨田
來源：江蘇高院
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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