專利權利用盡再認識 —美國最高法院Lexmark墨盒案引發(fā)的思考

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

原標題：專利權利用盡再認識 —美國最高法院Lexmark墨盒案引發(fā)的思考

美國東部時間2017年5月30日，美國最高法院做出Lexmark International, Inc. v. Impression Products, In案判決（“Lexmark案”）。該判決確認了專利權的“絕對用盡”及“國際用盡”兩項基本原則在美國的適用。

Lexmark案經(jīng)歷了聯(lián)邦地區(qū)法院認可“絕對用盡”而否定“國際用盡”，到巡回上訴法院對“絕對用盡”及“國際用盡”進行同時否定，再到最高法院同時認可“絕對用盡”及“國際用盡”的迂回過程。

專利權用盡原則也稱為專利權窮竭原則或首次銷售原則（First Sale Doctrine）,通常系指專利產(chǎn)品或依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品，一經(jīng)合法售出后，專利權人及其合法授權人即喪失對該等產(chǎn)品進行使用和再次銷售等行為的控制權。

專利權用盡制度是專利法中最具爭議性的問題之一，在TRIPS協(xié)議第28條中亦回避了專利權用盡中的“國際用盡”等問題。各國通常根據(jù)本國經(jīng)濟利益和科技實力及不同發(fā)展階段等情況采用不同保護模式。

我國2008年《專利法》采用的是“絕對用盡”及“國際用盡”原則，美國最高法院在Lexmark案中的做法與我國現(xiàn)行規(guī)定趨于一致。

盡管專利權用盡原則在全球范圍內(nèi)趨于明確化及一致化，但基于專利權用盡制度的爭議性、復雜性，我國專利司法實踐的初級性，以及專利權用盡制度對專利權人的限制性等特點，專利權用盡的適用范圍，專利權用盡的絕對性與相對性，專利權用盡的國內(nèi)性與國際性，專利權用盡與專利權人人身權益保護等問題，依然值得進一步分析。

專利權用盡的適用范圍

我國2008年《專利法》第六十九條第（一）項規(guī)定：專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權。

從該規(guī)定可以看出，在我國專利權用盡是一種對專利權的限制，為實現(xiàn)專利權人和社會公眾的利益平衡，必須嚴格規(guī)范專利權用盡的適用范圍。

從現(xiàn)行專利法的規(guī)定來看，專利權用盡制度似乎僅適用于產(chǎn)品專利，包括專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。也就是說，專利權用盡原則僅適用于同一專利對應的同一產(chǎn)品。那么對于部件本身不具備專利權，而部件組合后的產(chǎn)品具備專利權的情形，以及專門用于專利方法的設備，這兩種情況是否適用專利權用盡呢？

根據(jù)專利權的默示許可理論，買受人支付對價購買專利產(chǎn)品或?qū)Ｓ昧悴考拖嚓P設備的目的在于使用，而該專利產(chǎn)品、專用部件或設備除了用于生產(chǎn)專利產(chǎn)品、實施該方法專利之外沒有其他合理非侵權用途，作為善意的市場主體，專利權人在知曉上述事實的情況下仍然將專利產(chǎn)品、專用部件或設備出售給買受人的情形，應視為對買受人的默示許可，否則將造成對買受人的極大不公平。

北京高院《專利侵權判定指南2017》第131條，亦采納了默示許可理論：（3）專利權人或者其被許可人售出其專利產(chǎn)品的專用部件后，使用、許諾銷售、銷售該部件或?qū)⑵浣M裝制造專利產(chǎn)品；（4）方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用于實施其專利方法的設備后，使用該設備實施該方法專利。

專利權用盡限制的權能范圍

知識產(chǎn)權的權利用盡制度產(chǎn)生根本原因在于解決知識產(chǎn)權所有人的無形財產(chǎn)權與產(chǎn)品購買者對于承載無形財產(chǎn)權的有體物物權之間的利益沖突，從而實現(xiàn)各方利益平衡，降低交易成本，實現(xiàn)社會福祉。

從前述沖突產(chǎn)生的基礎來看，僅涉及物的使用和處分與無形財產(chǎn)之間的沖突，因此，專利權用盡原則使用的前提條件是物已經(jīng)存在，且合法出售，并不包括對該物的創(chuàng)設行為。

按照《2008年專利法》及北京高院《專利侵權判定指南》，專利權用盡的適用范圍僅限于使用、許諾銷售、銷售、進口，除專用部件對于制造專利產(chǎn)品的默示許可外，并不包括專利產(chǎn)品的制造及再造行為。

當然，專利權用盡限制的權能范圍判斷存在較大的模糊性。在國內(nèi)比較著名的案例，如“舊瓶裝新酒案”，山東高院在“古貝春頭曲”案和四川高院在“豐谷酒業(yè)”兩個案件中，就做出了完全相反的判決。兩個案件的基本案情相同，被告收購原告享有外觀設計專利權且合法售出的酒瓶，更換標識后重新灌裝并投放市場，原告起訴被告專利侵權，而被告主張原告專利權用盡。

筆者認為，就該等案件，根據(jù)美國最高法院在Lexmark公司墨盒案中作出的判決，專利產(chǎn)品一經(jīng)合法售出，專利權人對其進行使用和轉(zhuǎn)售等行為，就失去了控制權，即專利權的絕對用盡。因此，當專利權人的專利權保護范圍僅限于酒瓶本身時，在白酒售出時，專利權即已經(jīng)用盡，被告再次灌裝出售的行為，并不會對酒瓶本身的結構造成任何改變，不構成再造行為，不構成專利侵權。

當然，酒瓶本身是否構成知名商標特有包裝，重新灌裝上市是否會造成消費者混淆等，應該是商標法和不正當競爭法等法律控制的范圍。

專利權人主觀意愿對專利權用盡的影響

在通常情況下，產(chǎn)品進入流通市場，是專利權人行使合同自由權的結果。當產(chǎn)品進入流通市場并非基于專利權人的真實意思表示時，相關合同存在無效或被撤銷的風險。在此情況下，善意買受人的使用、再銷售等行為是否可以主張專利權用盡抗辯呢？

按照2008年專利法第六十九的規(guī)定，經(jīng)專利權人及其被許可人許可，似乎是認定專利權用盡的必要條件，然而，按照《專利法司法解釋二》第二十五條之規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。

筆者認為，該條規(guī)定已經(jīng)超越《2008年專利法》第七十條規(guī)定的合法來源抗辯，與《2008年專利法》第六十九條的規(guī)定具有實質(zhì)相同的目的和效果。合法來源抗辯具有免除賠償義務之功效，但是被控侵權人依然需要停止侵權，在不適合停止侵權的情況下，需要支付合理許可費用。然而《專利司法解釋二》第25條之規(guī)定，對于未經(jīng)許可上市的侵權產(chǎn)品之善意買受人，實際上產(chǎn)生了不視為侵權的效果。

法律規(guī)定下的其他專利權用盡

根據(jù)前述分析，通常情況下，專利權用盡應處于自愿，即其真實合法的意思表示，但是專利權作為一種利益平衡的經(jīng)濟政策產(chǎn)物，專利權必定會受到一定限制，在專利權的強制許可以及他人存在先用權抗辯的情況下，對該等情況下出售的產(chǎn)品，盡管未經(jīng)專利權人或其合法授權人的許可，按照制度設計的一致性和保護合法買受人利益的角度出發(fā)，亦應按照《專利法司法解釋二》第二十五條之規(guī)定達成實質(zhì)性的專利權用盡抗辯效果。

就強制許可下的專利權人而言，盡管并非出于其自愿，但是其通過強制許可已經(jīng)獲得應有收益，符合專利法重經(jīng)濟利益的立法初衷。而就先用權抗辯下出售的產(chǎn)品而言，則是基于公平原則的考量。

專利權的絕對用盡和國際用盡

專利權的相對用盡和絕對用盡，系指在在產(chǎn)品銷售過程中，是否可以基于買賣雙方之間的合同關系，排除專利權用盡原則的適用。按照合同相對性原則，合同僅在簽約相對方之間產(chǎn)生約束力。專利權人是否可以基于其與消費者之間公示合同約定，就專利權用盡問題對抗第三人，對于專利權人行使權力至關重要。

按照我國現(xiàn)行專利法第六十九條之規(guī)定，并未見“專利權人與買受人另有規(guī)定除外”等但書條款，因此，應該認為我國現(xiàn)行的專利權用盡制度一直為絕對用盡制度，專利權人并不能以銷售合同或其他途徑的公開聲明對抗買受人的再次處分行為。至于專利權人與買受人之間的合同約定，應該按照合同及反壟斷等法律法規(guī)進行具體判斷。

專利權的國際用盡和國內(nèi)用盡，涉及平行進口問題，平行進口問題產(chǎn)生的根本原因在于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展狀況及國家科技發(fā)展水平的不平衡?；谠卺t(yī)療、新技術等領域內(nèi)，我國發(fā)展的實際情況，目前我國采取的是專利權的國際用盡原則，按照北京市《專利侵權判定指南2017》第131條的規(guī)定，專利權人或者其被許可人在中國境外售出其專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品后，購買者將該產(chǎn)品進口到中國境內(nèi)以及隨后在中國境內(nèi)使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權。

然而，專利權的國際用盡原則的適用，依然不無疑問，一方面是老生常談的問題，即專利權的地域性，各國產(chǎn)生的專利權僅受各國法律規(guī)制，他國法律無權干涉。另一方面，按照目前的法律規(guī)定來看，專利權的國際用盡僅適用于國內(nèi)外專利權同屬于同一權利主體的情況（該情況為常態(tài)），但是同一技術方案在各國取得的專利權分屬不同主體的情況并非不可能，如關聯(lián)公司持有專利權或?qū)＠麢嗟牡貐^(qū)性轉(zhuǎn)讓，在此情況下，按照目前專利法的規(guī)定，似乎并不能夠適用。那么，若不同權利主體不適用平行進口的情況下，專利權人能夠較為容易地規(guī)避專利權國際用盡原則的適用。

專利權用盡與專利權人人身權益的保護

在專利產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售過程中，還需要注意專利權用盡與專利權人人身權益之間的平衡。按照知識產(chǎn)權法原理，知識產(chǎn)權除了具有經(jīng)濟權能，還具有人身屬性，具有表彰等功能。

因此，在專利權用盡原則的適用過程中，應該堅持原樣轉(zhuǎn)售原則。即，買受人在行使物權轉(zhuǎn)讓權能的過程中，應該尊重專利權人的表明身份等權利。買受人在轉(zhuǎn)售及專用零部件組裝過程中，應該保留專利權人的原始標記，否則，容易被認定為商標侵權、假冒專利等情形。在“酒瓶裝新酒案”中，盡管存在專利權用盡限制，但是專利權人依然可能通過商標權等手段進行維權。

專利權利用盡制度產(chǎn)生根本原因在于解決專利權人所享有的無形財產(chǎn)權與產(chǎn)品購買者對于承載無形財產(chǎn)權的有體物物權之間的利益沖突，只有合理利用權利窮竭制度，才能實現(xiàn)各方利益平衡，降低交易成本，實現(xiàn)社會福祉。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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