專利訴訟的「套路」

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王平山東求是和信律師事務所

原標題：專利訴訟的“套路”

專利權是法律賦予專利權人的權利，是對其創(chuàng)新能力的鼓勵和創(chuàng)新成果的肯定。但面對我國市場主體巨大的克隆能力，專利權人不得不拿起法律的武器維護其專利權，專利訴訟就是專利權人維權的方式之一。

然而，在專利訴訟維權路上，“套路”不少，如何固定侵權行為方面的證據(jù)、如何確定權利要求的保護范圍、如何證明損失數(shù)額，以及訴訟過程中存在的“舉證難、周期長、成本高、賠償?shù)汀钡鹊雀鞣N“套路”貫穿訴訟始終。所以，專利權人在確定提起侵害專利權訴訟之前，必須對其中的“套路”做到心中有數(shù)，做好心理預期。作為一名專利訴訟律師，對近年來侵害專利權訴訟案件的“套路”略作總結，在此與大家分享一二。

一、侵害專利權訴訟的前期準備工作

前期準備工作包括對擬維權的專利權的評估判斷、對侵權主體的摸底調(diào)查及對目標產(chǎn)品是否侵權的分析、訴訟成本預算及訴訟對專利權人帶來的效益等等，通過上述因素的綜合判斷確定是否有必要提起專利訴訟。

第一、專利權人要對擬維權的專利權進行自我評估。

專利權人可以申請國家知識產(chǎn)權局作出專利權評價報告，也可以請專利代理律師作出分析評估。這兩種評估方式各有利弊，請求國家知識產(chǎn)權局對擬維權的專利作出評價報告，結論比較全面權威，但一旦結果不理想（部分不具備或全部不具備專利法要求的新穎性、創(chuàng)造性、實用性），就會將專利的缺點完全暴露給潛在侵權人，使維權陷入尷尬境地。請專利代理律師作出分析，可能存在因檢索不全面（因為專利代理律師的數(shù)據(jù)庫沒有國家知識產(chǎn)權局那么強大）而對擬維權的專利權風險預估不足，但卻至少不會使侵權人在起訴前或開庭前預先知曉擬維權的專利權自身存在的風險。

第二、對涉嫌侵權主體及其是否侵權作出調(diào)查分析。

提起專利侵權訴訟，首先要確定侵權主體，專利權人可以自行調(diào)查，但如果侵權主體比較復雜或者侵權主體不確定，最好還是請專業(yè)律師做分析，以免到時發(fā)生主體不適格的問題。

判斷侵權人生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品、使用的工藝流程、制備方法等是否侵權的問題，專利權人往往自身難以做出準確判斷，這也是專利侵權訴訟最關鍵的環(huán)節(jié)之一。有時是專利權人一廂情愿的認為他人產(chǎn)品或制備方法、工藝流程等侵犯自己專利權但實際并不侵權，有時對于他人打擦邊球的行為是否侵權又猶豫不定，這就需要專利律師的專業(yè)分析。將涉嫌侵權產(chǎn)品或工藝流程、制備方法與發(fā)明或實用新型的權利要求的技術特征/外觀設計圖片做詳細的比對，以確定是否侵權。關于這個問題的判斷對將來的訴訟起著至關重要的作用，一旦判斷失誤將不侵權判斷為侵權，將直接導致專利權人敗訴的結果；或者將侵權判斷為不侵權，則會放任侵權人繼續(xù)侵權，損害專利權人的利益。因此，對于這一問題專利權人需要專業(yè)的專利訴訟律師幫助，專利權人自己通常難以對這一問題作出準確判斷。

第三、訴訟成本預算及訴訟給專利權人帶來的效益評估。

專利侵權的訴訟成本與擬起訴的數(shù)額相關，訴訟成本涉及訴訟費、保全費、公證費、購買侵權產(chǎn)品費、律師費、交通費、差旅費等等。法院的判決數(shù)額通常在支持有證據(jù)的上述成本支出之外，結合涉案專利權的價值（比如使用許可費）、專利權的期限、專利產(chǎn)品的價值、侵權人的主觀惡意、侵權持續(xù)時間、侵權產(chǎn)品的銷售價格、銷量、銷售覆蓋地域等作出賠償數(shù)額的判決。如果專利權人有證據(jù)證明由此造成的損失或侵權人由此所獲得的利益，法院則會視證據(jù)證明情況作出判決。

專利權人綜合考慮維權成本、將來獲賠情況、判決數(shù)額高低、及訴訟本身對專利權人及其產(chǎn)品市場的影響等因素，決定是否提起訴訟。

二、取證和管轄法院的確定

專利權人在綜合考慮上述因素決定提起訴訟進行維權時，需要固定好各個環(huán)節(jié)的證據(jù)，包括侵權主體、侵權行為、侵權產(chǎn)品封存、因侵權所獲得的利益、專利權人成本支出等各個環(huán)節(jié)的證據(jù)，同時取證環(huán)節(jié)也關系到管轄法院的確定。

最關鍵的取證環(huán)節(jié)是侵權主體、侵權行為、侵權產(chǎn)品封存。要固定好這三方面的證據(jù)，一般需要進行公證。公證是否成功，與前期的調(diào)查是否細致準確有關，但公證過程可能會有突發(fā)事件發(fā)生，因此公證陪同人員的靈活應變能力至關重要。在公證過程中如果發(fā)現(xiàn)某些證據(jù)與前期調(diào)查取證的證據(jù)有出入，不足以支持專利權人的訴訟請求，比如無法確定侵權行為的主體、侵權人因警惕性較高藏匿侵權產(chǎn)品或侵權產(chǎn)品不再是以前調(diào)查的侵權產(chǎn)品等等，公證過程中應設法獲取或解決，這只有專業(yè)的有實戰(zhàn)經(jīng)驗的律師才能從容把握，專利權人在不熟悉訴訟程序的情況下很難靈活變通，所以，公證環(huán)節(jié)建議請專業(yè)律師來參與。

當然，如果公證過程中確實主體或產(chǎn)品發(fā)生了不同于調(diào)查時的變化，窮盡各種方法仍無法獲取調(diào)查時侵權產(chǎn)品的情況下，要考慮是否放棄公證，待證據(jù)充足或落實存疑問題后再取證。如果一切順利，將侵權產(chǎn)品封存好順利完成公證。侵權產(chǎn)品封存前要對產(chǎn)品各個技術特征拍照，這有助于庭前起草訴狀及技術特征比對，同時要特別注意，如果是大件露天封存或不易室內(nèi)存放的，要注意做好防潮防風防雨防裂等措施，以防封條開裂在開庭時被對方質疑。

如果在自行取證過程中困難較大，比如產(chǎn)品難以運走或屬于工藝流程類、制備方法類等發(fā)明專利，可以申請法院做訴前或訴中證據(jù)保全。同時，還可以請求法院保全侵權方的財務賬目，以便將來確定損失數(shù)額（目前實踐中法院不愿去被告方依職權調(diào)取這方面證據(jù)）。

在公證時，盡量選擇司法環(huán)境有利于專利權人的地區(qū)做公證，以便能將管轄權確定在該地。由于知識產(chǎn)權訴訟有特別的管轄法院，每個省僅有幾個法院有管轄權。比如在山東，僅濟南、青島、煙臺、濰坊、東營、淄博的中級人民法院有管轄權，如果專利權人或侵權行為發(fā)生地不在上述范圍內(nèi)，就需要預先選擇或確定將來訴訟的管轄法院，然后在保全證據(jù)時盡可能的將侵權行為地設定在自己預先確定的管轄法院。

三、訴前準備工作

在公證結束后，著手準備立案材料。

最重要的是起訴書的起草。起訴書的訴訟請求除了要求停止侵權、賠償損失、支付維權成本外，起訴生產(chǎn)商的話還可以要求銷毀制造侵權產(chǎn)品的模具、設備等。實踐中，遇到過有要求賠禮道歉甚至是登報道歉、消除影響等訴求的，但個人認為該種訴求不適用于專利訴訟，起訴書中列名此等訴求雖能使訴狀看上去陣勢嚇人，但實則暴露了代理律師的不專業(yè)。對于銷毀侵權模具、設備等訴求，需要有證據(jù)證明侵權人有侵權模具、設備等，這主要看取證過程中是否對侵權模具、設備進行過保全。關于維權成本支出，知識產(chǎn)權案件的律師費是可以列入在成本支出里面的，該費用一定要主張，否則這部分支出就要由專利權人自己承擔了；要注意的是，盡量不要和賠償數(shù)額在一個訴訟請求中主張，這樣主張會一定程度上降低損失賠償數(shù)額。

接下來是證據(jù)準備。包括主體適格、侵權行為的存在、技術特征比對、損失數(shù)額計算等。如果證據(jù)較多，應準備證據(jù)目錄，方便庭審法官和書記員查閱和記錄，也方便自己舉證。

這里著重談下比對環(huán)節(jié)和損失數(shù)額計算。如果是專利產(chǎn)品，簡單直觀的產(chǎn)品可以提前做好比對圖，如果是比較復雜的產(chǎn)品，需要在庭審過程中現(xiàn)場比對。關于損失數(shù)額的計算，損失計算方式和依據(jù)庭前要準備好，盡量避免完全由法官自由裁量。

損失計算的證據(jù)包括涉案專利的使用許可合同、被告的銷售數(shù)量、銷售額、專利權的價值評估報告及以前的判例等等。如果這方面的證據(jù)沒有，任由法官自由裁量，判決數(shù)額通常會偏低。因此，這方面的證據(jù)收集和準備對將來判賠數(shù)額有很大影響。

有些法院立案時要求證據(jù)一式兩套，以便送達被告時使用，所以立案時最好多備一套證據(jù)。

四、庭審

庭審過程中，被告如果對涉案專利提出無效申請，法院一般會中止審理，待無效結果出來后再行審理。因無效案件本身又是獨立的案件，筆者將在另外的論文中詳細論述，本文就不再展開。

如果被告方未對涉案專利提出無效申請，則案件正常審理。訴前準備工作細致與否直接影響庭審的進程與效果，訴前準備工作細致，庭審過程就輕松許多。專利權人或代理律師在庭審中要保持與法官在同一頻道上對話，要明白法官提出的問題意義在何，必要時可以請求審判庭允許原告向被告發(fā)問以明確相關存疑問題。庭審中確實不能確定的問題可以申請庭后予以核實后回復，以免唐突回復損害權利人的利益。

庭審中，合議庭的爭議焦點一般總結為：原告是否享有涉案的專利權，被告是否有侵害原告專利權的行為，被告產(chǎn)品有合法來源的主張是否成立，原告主張的停止生產(chǎn)、銷售、銷毀模具或設備（具體看原告主張）及損失有無事實和法律依據(jù)等，原告要緊緊圍繞合議庭總結的爭議焦點進行舉證。

庭審中要明確訴訟請求，比如停止何種侵權行為；舉證質證環(huán)節(jié)，對被告方提出的合法來源的證據(jù)要高度重視、謹慎應對，看被告方的證據(jù)是否能夠充分證明其產(chǎn)品系合法來源，是否屬于偽造證據(jù)逃脫責任等。庭審過程變化莫測，即便庭前準備再細致也難免遇到突發(fā)情況，這是最考驗代理人庭審應變能力的，對于突發(fā)情況，沒有庭審經(jīng)驗的當事人參加庭審往往難以應對。

五、專利訴訟的“尷尬”

（一）訴訟周期長

專利訴訟案件最尷尬的事情莫過于專利訴訟還未審結，專利權到期了。訴訟“周期長”成了頑疾，這與現(xiàn)有法律對專利侵權案件訴訟程序的設置密不可分。專利權人發(fā)現(xiàn)自己權利被侵害提起訴訟之后，被告方為了拖延時間繼續(xù)占領市場，往往會就涉案專利向國家專利復審委員會提出宣告無效請求。一旦對涉案專利提出無效，侵權訴訟便中止，而無效決定書大約需要半年的時間才能做出，如決定書維持專利有效性，被告方再提起行政訴訟，依目前實踐狀況，行政訴訟一審的訴訟周期通常要兩年左右。一審行政判決作出后，再提起行政訴訟二審，二審約半年到一年，行政訴訟二審判決生效后，專利侵權訴訟恢復審理，侵權訴訟的審理期限大約需要半年，侵權訴訟一審判決作出后，提起二審，二審程序大約持續(xù)半年。

如此，整個案件從立案到審結，大約要四五年的時間，外觀設計和實用新型專利權的保護期限均為10年，專利權人在授權后三四年發(fā)現(xiàn)有侵權情況后啟動訴訟程序，訴訟程序結束時甚至還沒有結束時專利權到期了。雖然專利權人仍然能獲賠，但是專利產(chǎn)品的市場完全被攪亂，專利權人無法制止侵權行為的繼續(xù)、專利權的保護成了空談，這大大打擊了專利權人維權和申請專利的積極性。如何解決專利侵權訴訟周期長的尷尬境地，成了目前專利侵權訴訟的重大課題。

（二）損失舉證難、賠償?shù)?/strong>

損失的計算方式，依據(jù)現(xiàn)行法律，主要包括專利權人因侵權所受到的損失，或侵權人因侵權所獲得的利益。證據(jù)一般包括專利使用許可協(xié)議、專利產(chǎn)品的銷售價格、銷售數(shù)量、侵權產(chǎn)品的銷售價格、銷售數(shù)量等，但這些往往也不能直接證明權利人的損失或侵權人的獲利。在不能舉證專利權人損失和侵權人獲益的情況下由法官自由裁量，但自由裁量的判決結果往往偏低。

現(xiàn)行《專利法》第六十五條規(guī)定：

侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

2016年12月2日，國務院法制辦公布《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》中，第六十八條：

侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對于故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據(jù)侵權行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質和情節(jié)等因素，確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。

人民法院認定侵犯專利權行為成立后，為確定賠償數(shù)額，在權利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。

從送審稿的修訂來看，對專利權人舉證損失難的問題采取了如下措施：

1、六十八條第三款以舉證責任倒置的方式來解決，一定程度上減輕了權利人的舉證責任；

2、賠償數(shù)額提高到十萬以上五百萬以下，加大了對侵權人的懲罰力度；

3、引入懲罰性賠償機制，對于故意侵犯專利權的，“人民法院可以根據(jù)侵權行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額”。

但是，關于與侵權行為相關的賬簿、資料在被告方，而被告方又不是上市公司的情況下，專利權人很難獲取，建議在難以獲取的情況下，申請法院依職權調(diào)取該類證據(jù)或在證據(jù)保全時，法院能予以保全，以便將來作為賠償數(shù)額的計算依據(jù)。

六、總結

以上是筆者就專利侵權訴訟實務中存在的“套路”做的大致總結，實踐中“套路”遠比文中提及的要多的多，專利權人維權路上的一路艱辛，估計專利代理律師最能深切體會。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王平山東求是和信律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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