由「格力美的商標(biāo)訴訟案」解析商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由

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作者：舍神 “一周一例話IP”微信公眾號

原標(biāo)題：由格力美的商標(biāo)訴訟案解析商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由

筆者曾與朋友討論學(xué)習(xí)格力美的“五谷豐登”商標(biāo)訴訟案，圍繞“被訴侵權(quán)標(biāo)識是否屬于商標(biāo)法意義上的使用？”、“被訴侵權(quán)標(biāo)識是否侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)？”、“一審法院判美的賠償格力380萬經(jīng)濟(jì)損失是否有事實(shí)與法律依據(jù)？”等焦點(diǎn)問題展開了激烈辯論。

本案件被訴侵權(quán)方美的集團(tuán)在兩審過程中綜合運(yùn)用“在先使用抗辯”、“正當(dāng)使用抗辯”、“不相同或不相近似抗辯”、“注冊商標(biāo)未實(shí)際商業(yè)化使用抗辯”、“訴訟時(shí)效抗辯”等手段積極應(yīng)訴，最終美的雖被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)，但免于承擔(dān)380萬賠償責(zé)任。

由「格力美的商標(biāo)訴訟案」解析商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由

筆者以此案例為切入點(diǎn)，全面總結(jié)了商標(biāo)侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)方的抗辯事由，分享給大家，希望各位在面對商標(biāo)侵權(quán)案件時(shí)不僅游刃有余，更能“霸氣”十足。

由「格力美的商標(biāo)訴訟案」解析商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由

商標(biāo)侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)方的抗辯事由主要有：

原告訴訟主體不適格抗辯

商標(biāo)法所保護(hù)的商標(biāo)專用權(quán)都是由主體行使的，行使不同的權(quán)利形成不同的權(quán)利主體。

商標(biāo)侵權(quán)訴訟的訴訟主體包括：注冊商標(biāo)所有權(quán)人或者利害關(guān)系人。2002年《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定利害關(guān)系人包括：注冊商標(biāo)使用許可合同的被許可人、注冊商標(biāo)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。在發(fā)生注冊商標(biāo)專用權(quán)被侵害時(shí)，獨(dú)占許可的被許可人可向法院提起訴訟；排他許可的被許可人可以和商標(biāo)注冊人共同提起訴訟，也可在商標(biāo)注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通許可的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。

由此可見，原告的主體應(yīng)當(dāng)符合上述規(guī)定，如果原告不符合上述規(guī)定，被告可以提出原告訴訟主體不適格抗辯。

訴訟時(shí)效抗辯

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定：侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的訴訟時(shí)效為二年，自商標(biāo)注冊人或者利害權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計(jì)算。商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人超過二年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時(shí)仍在持續(xù)，在該注冊商標(biāo)專用權(quán)有效期限內(nèi)，人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為，侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計(jì)算。

訴訟時(shí)效超期，一般是被告的絕對抗辯事由。對于超過兩年訴訟時(shí)效的侵權(quán)及賠償起訴，原告必須證明被告侵權(quán)的持續(xù)狀態(tài)。在此前提下，可以判決被告侵權(quán)成立，但是賠償數(shù)額則由起訴之日起向前倒推兩年為限計(jì)算原告的損失或被告的獲利情況。

通用名稱等正當(dāng)使用抗辯

通用名稱抗辯的法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第五十九條第一款：注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。北京高院《審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》進(jìn)一步規(guī)定了通用名稱抗辯三要件：使用出于善意；不是作為自己商品的商標(biāo)使用；使用只是為了說明或描述自己的商品。

眾所周知，我國商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的標(biāo)識功能旨在防止商品來源混淆或誤認(rèn)，進(jìn)而保護(hù)消費(fèi)者和生產(chǎn)者的利益，因此，只有起到區(qū)別商品來源作用的符號，才有可能構(gòu)成商標(biāo)。商標(biāo)注冊人對其商標(biāo)享有的權(quán)利，僅是對構(gòu)成商標(biāo)的符號在商標(biāo)意義上的控制權(quán)，對于他人在非商標(biāo)意義上使用相同或近似符號的行為，商標(biāo)注冊人無權(quán)干涉。在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，以通用名稱等正當(dāng)使用抗辯是被告經(jīng)常援引的抗辯事由。在具體區(qū)分正當(dāng)使用與侵權(quán)使用時(shí)，應(yīng)從主、客觀兩方面進(jìn)行分析：一是被告在主觀上是否是善意的，使用訴爭標(biāo)識的目的何在；二是客觀上可能產(chǎn)生的后果，被告對訴爭標(biāo)識的使用是否會起到標(biāo)識商品來源的作用，是否足以造成混淆和誤認(rèn)。

三維標(biāo)志的正常使用抗辯

三維標(biāo)志抗辯的法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第五十九條第二款：三維標(biāo)志注冊商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

在先使用抗辯

在先使用抗辯的法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第五十九條第三款：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。

由此可見，對于在先使用并具有一定影響的未注冊商標(biāo)，在注冊商標(biāo)權(quán)利穩(wěn)定的情況下，其因使用而形成的商譽(yù)以及在特定消費(fèi)者中建立的信賴?yán)?，仍?yīng)予保護(hù)，可作為不侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的抗辯。對于在先使用抗辯，應(yīng)準(zhǔn)確把握“有一定影響”的證據(jù)審查和判斷標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)從使用的形態(tài)、主體、項(xiàng)目、地域等方面對其繼續(xù)使用的范圍進(jìn)行限制。

商標(biāo)權(quán)權(quán)利用盡抗辯

商標(biāo)權(quán)權(quán)利用盡主要指商標(biāo)權(quán)利人在商品合法投放市場之后即不能對該商品的進(jìn)一步流通如轉(zhuǎn)銷、分銷等進(jìn)行干預(yù)。該理論的基本考慮在于，商標(biāo)作為識別商品來源的標(biāo)識，只需在首次投放市場的時(shí)候受到商標(biāo)權(quán)利人的控制，之后的繼續(xù)流通并不會改變這一事實(shí)，如果在商品尚未到達(dá)最終用戶之前仍然允許商標(biāo)權(quán)利人對商品的流通渠道進(jìn)行控制，則可能使其獲得不合理的權(quán)利，甚至?xí)恋K商品的自由流通。

在商標(biāo)侵犯糾紛中，若被控侵權(quán)人能夠證明其所售商品來自于商標(biāo)權(quán)人或合法的被許可人，其商業(yè)宣傳及營銷方式符合市場運(yùn)行的基本規(guī)則，并未超出合理范疇，且不存在主觀惡意，未對注冊商標(biāo)的商譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面、消極的影響，亦未導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆等情形，被控侵權(quán)人的相關(guān)行為不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。但是，上述原則也是有限制的，商標(biāo)權(quán)人的商品售出后，其并非絕對的失去了對該商品的控制，受讓人在購入商品后，在對商品進(jìn)行后續(xù)處置時(shí)，仍應(yīng)尊重商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，如不得將商品上的商標(biāo)撤掉以后換上其他商標(biāo)再行銷售。

不相同或不相近似抗辯

《商標(biāo)法》第五十七條規(guī)定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的；未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的。

以此理由進(jìn)行抗辯需將被控侵權(quán)對象與注冊商標(biāo)和該注冊商標(biāo)所核定使用的商品進(jìn)行比較，認(rèn)定被控侵權(quán)商標(biāo)所使用的商品與該注冊商標(biāo)所核定使用的商品不屬于同一種類或者相類似，以及被控侵權(quán)的商標(biāo)與注冊商標(biāo)不相同或者不相近似。

注冊商標(biāo)未實(shí)際商業(yè)化使用抗辯

《商標(biāo)法》第六十四條第一款規(guī)定：注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

商標(biāo)的根本作用在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源，請求保護(hù)的注冊商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的，注冊人或者受讓人并無實(shí)際使用意圖，僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的或已連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。

合法來源抗辯

《商標(biāo)法》第六十四條第二款規(guī)定：銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。此抗辯理由要求銷售者主觀上不知、無過錯，客觀上具有來源合法的證據(jù)。

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作者：舍神 “一周一例話IP”微信公眾號

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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