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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：羅薇 成都九鼎天元知識產權代理有限公司
原標題：干貨 | 服務商標遭遇“撤三”的證據組織策略
在商標“撤三”案件里，如何證明服務商標進行了商標法意義上的“使用”，其思路與商品商標的“使用”思路有所不同，甚至可以說，前者的證明過程要難于后者。本文以第三十五類服務商標為例，僅從被“撤三”一方的角度，闡述訴訟中的證據組織策略。
“撤三”案件中，最核心的問題是“使用”?！渡虡朔ā返谒氖藯l所述為“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！倍鴮τ诜丈虡说氖褂茫瑒t有專門的規(guī)定，《關于保護服務商標若干問題的意見》第七條規(guī)定，“在下列情形中使用服務商標，視為服務商標的使用：（一）服務場所；（二）服務招牌；（三）服務工具；（四）帶有服務商標的名片、明信片、贈品等服務用品；（五）帶有服務商標的賬冊、發(fā)票合同等商業(yè)交易文書；（六）廣告及其他宣傳用品；（七）為提供服務所使用的其他物品；”。然而，實踐中，很多人并沒有把握住服務商標在“使用”中的特殊性，將應當屬于商品商標的店招、工牌、商業(yè)文書等用于證明服務商標的“使用”。實踐中，出現了大量照搬如上法條，看似為證明服務商標“使用”的證據，實則為商品商標使用的證據，如銷售商品的合同及票據、租賃合同及票據、工牌、廣告宣傳冊等，結果很多并不被法院作為服務商標使用的證據所采納。
那么，證明服務商標的“使用”，究竟應該把握哪些關鍵點？
一、正確理解服務商標的含義
（一）、準確區(qū)分服務商標和商品商標是認識服務商標的前提
根據《關于保護服務商標若干問題的意見》第一條，“服務商標是指提供服務的經營者，為將自己提供的服務與他人提供的服務相區(qū)別而使用的標志。服務商標由文字、圖形或者其組合構成?！倍唧w到第三十五類的含義，則為主要包括由個人或組織提供的服務，其主要目的在于：（1）對商業(yè)企業(yè)的經營或管理進行幫助；（2）對工商企業(yè)的業(yè)務活動或者商業(yè)職能的管理進行幫助；以及由廣告部門為各種商品或服務提供的服務，旨在通過各種傳播方式向公眾進行廣告宣傳。
不管是《關于保護服務商標若干問題的意見》還是商標分類表對第三十五類商標的說明，都在強調服務商標對工商企業(yè)在經營管理、廣告宣傳等方面，起到的是對服務的識別作用，而不是對于商品本身進行識別。由于大眾對于商品商標的接觸度更大，因此，將商品商標和服務商標進行區(qū)分，有利于我們深入的認識服務商標。
筆者以國家工商行政管理總局商標評審委員會與匯信集團投資有限公司“撤三”行政糾紛【案號：（2016）京行終2038號】為例，具體來說明法院在認定商品商標和服務商標在“撤三”裁判思路上的不同，以幫助讀者更好的認識服務商標：
本案經過了北京知識產權法院一審，北京高級人民法院二審，最終撤銷了匯信集團投資有限公司的訴爭商標。匯信集團投資有限公司于2003年4月9日提出注冊申請，指定使用在第35類“廣告?zhèn)鞑ィ粯悠飞l(fā)；貨物展出；飯店商業(yè)管理；廣告宣傳本的出版；飯店管理；進出口代理；拍賣；文件復制；推銷（替他人）”服務上。2012年1月31日，王瑩燕以連續(xù)三年停止使用為由，向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）申請撤銷爭議商標。經過商標局階段和商評委階段，最終商評委以三年不使用，撤銷了匯信集團投資有限公司的第3519541號“SIMPLY”注冊商標。匯信集團投資有限公司不服，向北京知識產權法院提起訴訟。
提交的證據，經過筆者歸納如下：
1、證明商標使用主體：2009年、2010年、2011年爭議商標原注冊人信利企業(yè)有限公司（簡稱信利公司）與上海品葉實業(yè)有限公司（簡稱品葉公司）簽訂的《商標許可合同》及品葉公司的營業(yè)執(zhí)照；
2、證明訴爭商標進行了商標法意義上的使用：商標使用人的《承租協(xié)議》、商標使用人作為代理商簽訂的《品牌授權書》、商標使用人與經銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標使用人在雜志上進行廣告宣傳的宣傳頁。
3、證明訴爭商標價值：“SIMPLYLIFE”所獲榮譽證書、活動照片等。
法院的判決為：“本案中，匯信公司提交了《商標許可合同》等證據用以證明爭議商標在訴爭期間進行了商標法意義上的使用。但《商標注冊用商品和服務國際分類》第35類服務的主要目的在于“對商業(yè)企業(yè)的經營或管理進行幫助”，或者“對工商企業(yè)的業(yè)務活動或者商業(yè)職能的管理進行幫助”，“尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動”。因此，《商標注冊用商品和服務國際分類》第35類的服務項目不包括“商品的批發(fā)、零售”，商場、超市的服務不屬于該類的內容。該類“推銷（替他人）”服務的內容是:為他人銷售商品（服務）提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務。故匯信公司提交的證據不能證明爭議商標在訴爭期間進行了商標法意義上的使用?！?span style="color: rgb(255, 0, 0);">?①
筆者認為，從原告提供的證據來看，所有的證據都指向了原告對訴爭商標進行了“商品”上的使用。若本案訴爭商標是商品商標，原告未必會敗訴。但是，本案的訴爭商標是“服務商標”，就這樣一個前提，足以否認原告所做的全部功夫?！吧虡耸褂萌说摹冻凶鈪f(xié)議》、商標使用人作為代理商簽訂的《品牌授權書》、商標使用人與經銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標使用人在雜志上進行廣告宣傳的宣傳頁”這些證據僅能說明原告的商品使用的是訴爭商標，但是服務商標要求的不是商品上使用，而是服務上使用。
（二）、明確訴爭商標在哪些被撤銷項目中有商標法意義的“使用”
除了分清訴爭商標是服務商標還是商品商標，還必須結合商標注冊的具體服務項目來把握。實踐中爭議較大的是第3503類似群“替他人推銷”。本文以“替他人推銷”為例，具體說明服務商標在具體申請項目下的“使用”。
如果確定需要保住三十五類“替他人推銷”這一個項目，那么首先要清楚“替他人推銷”的具體含義。從字面意思來看，似乎零售和批發(fā)都屬于“替他人推銷”，但是，不能用生活常理來判斷法律概念。實踐中，許多零售和批發(fā)商都申請了“替他人推銷”這一項，但是也由此導致了大量的撤三案件。
商標局在《關于國際分類第35類是否包括商場、超市服務問題的批復》（商標申字〔2004〕第171號）中明確指出：“《商標注冊用商品和服務國際分類表》第35類的注釋明確說明，該類別服務的主要目的在于‘對商業(yè)企業(yè)的經營或管理進行幫助’，或者‘對工商企業(yè)的業(yè)務活動或者商業(yè)職能的管理進行幫助’，且‘尤其不包括：其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動’。該類中‘推銷（替他人）’的內容是為他人銷售商品（服務）提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務?！?br/>
2015年，中糧集團有限公司上訴北京寺庫商貿有限公司東城分公司等侵害商標權糾紛一案中，北京知識產權法院在判決主文中也明確了“替他人推銷”的含義：“本院認為，‘替他人推銷’應是指幫助‘他人’銷售商品的行為，其既包括為銷售者的具體銷售行為提供單次的促銷或推銷的行為，亦包括對銷售者日常銷售行為提供常規(guī)性服務的行為，但該服務并不包括經營者‘自己’作為銷售主體銷售商品的行為。因零售、批發(fā)服務均是銷售者以自己名義進行對外銷售的行為，故其不屬于‘替他人推銷’的服務范圍。至于商場、超市的服務是否屬于‘替他人推銷’，則需要作具體區(qū)分。如果商場、超市等自己作為銷售主體對外銷售商品，則該服務不屬于‘替他人推銷’。
但如果其僅是為銷售者在其購物場所內的銷售行為提供相應服務，則該行為屬于替他人推銷。本院之所以作此理解，主要基于以下考慮：在《類似商品和服務區(qū)分表》（簡稱《區(qū)分表》）中，‘替他人推銷’屬于第35大類，而2002年第八版《分類表》中對于該大類商品有如下注釋，‘尤其不包括……其主要職能是銷售商品的企業(yè)，即商業(yè)企業(yè)的活動’，這一說明意味著該類別中的任何服務均不包括零售及批發(fā)服務，‘替他人推銷’亦不例外。雖然2007年第九版《區(qū)分表》中刪去了這一說明，但這一刪除僅僅意味著第35大類不再將零售、批發(fā)服務排除這一類別的注冊內容之外，卻并不意味著該類別中‘替他人推銷’這一服務內容應被理解為包括零售、批發(fā)服務。尤其在2013年后藥品零售類服務引入第35類，且《分類表》中明確指出該幾類服務與‘替他人推銷’不構成類似服務的情況下，更應作此理解?！雹?br/>
（被訴行為是寺庫公司將“大悅城”作為關鍵詞進行網絡推廣的行為，該行為構成對中糧集團在“替他人推銷”服務上注冊的第7209417號“大悅城”注冊商標專用權的侵犯。）
所以，“替他人推銷”不包括為以“自己”為銷售主體銷售產品的服務，如常規(guī)的零售和批發(fā)服務。但是之所以會在實踐中大量出現“替他人推銷”的案件，以及那么大的爭議，主要就是在申請的時候，對“替他人推銷”的認識有誤，也有些商標是出于防御的目的申請該項。日常生活中什么樣的使用是典型的替他人推銷的使用呢？常見的有購物商場的推銷活動，如大悅城、萬達商場、百腦匯。這些商場并不是采取自行銷售的方式、而是為進駐商家提供了銷售場所和銷售服務。
經過以上分析，我們應該已經定位好了需要尋找證據的區(qū)域，即某一類服務商標的某幾項服務。
二、組織服務商標“撤三”案件的證據
（一）、使用主體方面
實踐中，很多遭遇撤三的商標都以商標權人和商標被許可人作為適格的適用主體，其實，只要是不違背商標權人意志的使用都應當視為對訴爭商標的使用。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規(guī)定，“商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為。實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。沒有實際使用注冊商標，僅有轉讓或許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專有權的聲明等的，不宜認定為商標使用?！?br/>
（二）、使用行為方面
先來看一個撤銷“撤三”成功的案例：趙某與國家工商行政管理總局商標評審委員會行政糾紛一案【案號：（2015）京知行初字第3761號】。
法院指出，“服務商標的使用方式與商品商標具有明顯區(qū)別，其不像商品商標，可以將商業(yè)標識使用在商品包裝或者容器中，因此，在商業(yè)活動中，在服務場所內外表明其服務商標的、在服務招牌上標明其服務商標的、在為提供服務所使用的物品上標明服務商標的、在服務人員的服裝、鞋帽及標牌、名片、明信片等物品上標明其服務商標的、在服務提供者的財務賬冊、發(fā)票、合同等商業(yè)交易文書上標明其服務商標的、利用平面或者立體媒介使相關公眾認識到其為服務商標等行為都可以認定為服務商標的使用行為。本案中，以原告為經營者的個體工商戶即從事銷售他人生產的通訊設備的業(yè)務，屬于提供推銷（替他人）服務。原告首先將訴爭商標使用在其經營場所的門頭上，對此，原告提交的照片以及第三人在本案訴訟中補充提交的照片可以予以證明。其次，原告在商標評審中提交了工牌的照片，證人在庭審中亦陳述其工作期間佩戴工牌。
對于原告證人陳述的內容，由于證人與原告存在利害關系，不能單獨證明原告所主張的事實的存在，但結合原告在評審中提交的工牌打印件，能夠佐證工人佩戴工牌上顯示有“華濱”的事實。此外，證人證言亦能夠與華濱通訊店與皇城影院、紫羅蘭等簽訂了協(xié)議并實際履行的情況。因此，原告已經在其服務場所內外、在服務招牌上、在服務人員的服裝和工牌等物品上、在合同等商業(yè)交易文書上標明了訴爭商標，本院認為，上述證據能夠證明訴爭商標在核定使用的推銷（替他人）服務上進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用。”③
筆者認為，在一堆看似商標使用證據中找到推銷（替他人）項目上進行了商標法意義的使用證據是一個層層篩選的過程。第一層，要篩去非服務商標的使用，比如在商品、包裝上商標的使用；第二層，要篩去非推銷（替他人）服務項目上的商標使用，比如僅僅是商品批發(fā)、零售的商業(yè)文書、廣告宣傳、買賣合同及發(fā)票等。最后，再從這些證據中選擇是在核定項目使用的服務類商標的“使用”證據。
總結
遇到服務類商標被“撤三”時，作為被撤銷一方，筆者認為，不僅僅要考慮到服務商標的“使用”，還應當找到商標核準注冊的具體服務項目的“使用”，經過層層篩選，最終將證據定位在需要保住的核準項目上的服務商標。在此基礎上，再通過深思熟慮，經過多角度判斷，尋找更多的證據。
案件來源：
?①見北京市高級人民法院（2016）京行終2038號行政判決書
②見北京知識產權法院（2015）京知民終字第1828號行政判決書
③見北京知識產權法院（2015）京知行初字第3761號行政判決書
來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：羅薇 成都九鼎天元知識產權代理有限公司
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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