正確應(yīng)對(duì)「外企商標(biāo)被惡意搶注」的姿勢(shì)！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王平

原標(biāo)題：外企被惡意搶注商標(biāo)的正確應(yīng)對(duì)姿勢(shì)

在僅為代加工生產(chǎn)而不銷售的國(guó)家,有的國(guó)外企業(yè)將使用的LOGO申請(qǐng)了商標(biāo)，有的則沒有，而沒有在中國(guó)申請(qǐng)為商標(biāo)的LOGO便成為了商標(biāo)惡意搶注人最喜歡的“菜”。國(guó)外企業(yè)的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應(yīng)對(duì)呢？結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，筆者與大家慢慢道來。

中國(guó)是巨大的勞動(dòng)力輸出國(guó)，這吸引了不少國(guó)外企業(yè)委托我們國(guó)內(nèi)企業(yè)代為加工生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品加工生產(chǎn)完畢后將LOGO附著于產(chǎn)品上再出口到擬銷售的各個(gè)國(guó)家或地區(qū)（俗稱：貼牌生產(chǎn)）。該類產(chǎn)品幾乎不在國(guó)內(nèi)銷售或僅在網(wǎng)上或較小的實(shí)體店銷售一些尾單。這類外企在其本國(guó)或批量銷售國(guó)一般均將所使用LOGO申請(qǐng)了商標(biāo)，但在僅為代加工生產(chǎn)而不銷售的國(guó)家,有的國(guó)外企業(yè)將使用的LOGO申請(qǐng)了商標(biāo)，有的則沒有，而沒有在中國(guó)申請(qǐng)為商標(biāo)的LOGO便成為了商標(biāo)惡意搶注人最喜歡的“菜”。

國(guó)外企業(yè)的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應(yīng)對(duì)呢？結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，筆者與大家慢慢道來。

2015年初，筆者接到一美國(guó)客戶電話，稱其在中國(guó)貼牌生產(chǎn)的某一兒童服飾的LOGO被國(guó)內(nèi)某自然人搶注（以下稱“搶注人”）。該搶注人電話給筆者的客戶稱客戶的產(chǎn)品涉嫌侵犯其商標(biāo)權(quán)，客戶要解決這個(gè)事情有兩個(gè)選擇：要么賠償侵權(quán)損失，要么購(gòu)買其商標(biāo)。業(yè)內(nèi)人一聽肯定都能判斷出該搶注人是職業(yè)商標(biāo)搶注人，但也不排除詐騙。

與客戶溝通完基本案件情況后，筆者所在團(tuán)隊(duì)迅速的檢索涉案LOGO，果然已經(jīng)注冊(cè)，但慶幸的是該商標(biāo)尚在公告期，雖然距離公告期滿僅有10天的緊張時(shí)間。與客戶溝通涉案商標(biāo)目前的狀態(tài)后，筆者建議客戶做商標(biāo)異議，客戶也是很果斷地同意了我們的建議。此后，筆者所在團(tuán)隊(duì)和客戶開始了無比復(fù)雜燒腦的證據(jù)搜集工作。筆者所在團(tuán)隊(duì)夜以繼日的認(rèn)真仔細(xì)搜集整理證據(jù)并歸類后（第一批證據(jù)1000多頁(yè)），功夫不負(fù)有心人，時(shí)隔一年零4個(gè)月終于等來了商標(biāo)局對(duì)涉案商標(biāo)不予注冊(cè)的決定，搶注人也沒有再申請(qǐng)復(fù)審。

商標(biāo)局之所以能作出不予注冊(cè)的決定，與作為異議人準(zhǔn)備的異議事實(shí)理由和證據(jù)是密不可分的，現(xiàn)以本案為依托與大家分享。

首先，迅速檢索涉案LOGO的狀態(tài)，以確定可能的應(yīng)對(duì)策略，并為客戶分析每種應(yīng)對(duì)策略的利弊，以方便客戶迅速果斷的作出決定。本案中，向客戶分析異議的必要性和成功可能性，以及如不申請(qǐng)異議，將來面臨的風(fēng)險(xiǎn)和再想撤銷或無效涉案商標(biāo)的難度系數(shù)供其參考。

其次，確認(rèn)國(guó)外客戶在國(guó)內(nèi)是否已經(jīng)在相同或類似商標(biāo)群就涉案LOGO提出商標(biāo)申請(qǐng)，如果沒有申請(qǐng)，建議客戶在對(duì)涉案商標(biāo)提出異議的同時(shí)，就涉案LOGO在相同或近似類別同時(shí)提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，保證在異議涉案商標(biāo)成功后能盡快的將涉案LOGO做為商標(biāo)申請(qǐng)至自己名下，防止再“花落別家”。

本案中，筆者所在團(tuán)隊(duì)建議客戶就涉案商標(biāo)（25類）提出異議的同時(shí)，建議客戶在25類和35類就涉案LOGO同步提出商標(biāo)申請(qǐng)，客戶采納了我們的建議。有人可能會(huì)說，有被異議商標(biāo)在前面擋著，在25類的申請(qǐng)肯定會(huì)被駁回的，這種顧慮是可以理解的，但并不能因此使客戶失權(quán)。因?yàn)榭蛻粜律暾?qǐng)商標(biāo)被駁回后，筆者所在團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)了駁回復(fù)審申請(qǐng)以此來拖長(zhǎng)時(shí)間等待異議的結(jié)果。就在此過程中，商標(biāo)局作出了對(duì)被異議商標(biāo)不予注冊(cè)的決定，筆者所在團(tuán)隊(duì)將此決定作為駁回復(fù)審申請(qǐng)的證據(jù)提交商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)采納了此證據(jù)，現(xiàn)客戶新申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)。筆者所在團(tuán)隊(duì)用異議和新申請(qǐng)同時(shí)展開的方式，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間上的無縫對(duì)接。

第三，證據(jù)準(zhǔn)備要盡可能的細(xì)化分類并予以裝訂，并做好證據(jù)目錄，這樣方便審查員審查，幫助審查員提高了效率就等于幫助了客戶，唯一辛苦的可能是代理人。

本案中，筆者所在團(tuán)隊(duì)在證明搶注人惡意時(shí)，將惡意搶注人申請(qǐng)的所有商標(biāo)（接近400個(gè)）全部下載打印，然后按照如下步驟整理裝訂并編碼：

1、確認(rèn)其申請(qǐng)商標(biāo)總數(shù)；

2、搜索確認(rèn)其名下每一商標(biāo)是否已經(jīng)有他人在先使用或媒體宣傳或新聞報(bào)道等公開信息，或是否是馳名著名商標(biāo)，如有附在該商標(biāo)后面（這部分的工作量相當(dāng)大）；

3、其名下申請(qǐng)商標(biāo)有多少是被提出異議或無效的，有多少商標(biāo)因被提出異議或無效而不予注冊(cè)或撤銷的；

4、同時(shí)提交惡意搶注人與客戶當(dāng)時(shí)談判購(gòu)買商標(biāo)的通話記錄。

通過上述整理，發(fā)現(xiàn)搶注人名下的將近400個(gè)商標(biāo)全部是惡意搶注外企早已使用過的未注冊(cè)商標(biāo)，且有很多因此被異議或無效掉的，以此來證明搶注人的惡意。商標(biāo)局審查員看到整理厚厚的證據(jù)時(shí)可能都震撼了，審查員看完這部分的證據(jù)清單和井井有條的證據(jù)時(shí)可能就會(huì)產(chǎn)生惡意搶注的內(nèi)心認(rèn)定。

第四，盡可能的搜集客戶（異議人）在先使用的證據(jù)。本案中，筆者所在團(tuán)隊(duì)從客戶標(biāo)識(shí)（logo）的設(shè)計(jì)起源追起，包括客戶與設(shè)計(jì)公司的委托設(shè)計(jì)合同及付款、發(fā)票；客戶的廣告投入載體（包含雜志原件、報(bào)紙?jiān)⒕W(wǎng)頁(yè)、參加展會(huì)的新聞報(bào)道及圖片、客戶在全球的店面分布、銷售發(fā)票等）及費(fèi)用、發(fā)票等；委托國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、銷售或在網(wǎng)站銷售的全部相關(guān)證據(jù)；報(bào)關(guān)出關(guān)的所有資料等；客戶帶有涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品實(shí)物等等。以上均納入證據(jù)清單，并分類裝訂好，審查員審查時(shí)一目了然。以上工作相當(dāng)艱巨復(fù)雜，但呈現(xiàn)給審查員的卻是井井有條的裝訂有序的證據(jù)，自然會(huì)得到肯定。

從以上案例來看，外企發(fā)現(xiàn)LOGO被搶注時(shí)要果斷采取措施予以補(bǔ)救，同時(shí)也要做好預(yù)防措施：

第一、因?yàn)樯虡?biāo)具有地域性，擬委托國(guó)外工廠代加工時(shí)，要在代加工廠所在國(guó)及時(shí)做好商標(biāo)申請(qǐng)相關(guān)工作，以防被搶注或被搶注人搶注后的勒索。

第二、在代加工廠所在國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)成功后，要及時(shí)在其海關(guān)進(jìn)行商標(biāo)備案，一方面用以布控假冒或侵權(quán)產(chǎn)品的海關(guān)防線，另一方面遇有商標(biāo)在類似群被搶注時(shí)，也可以作為使用商標(biāo)的證據(jù)之一。

第三、因外觀設(shè)計(jì)或著作權(quán)與商標(biāo)屬于不同部門審查，部門之間缺乏關(guān)聯(lián)，商標(biāo)審查員一般也不去審查是否侵犯他人在先的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)或著作權(quán)，這便給惡意搶注人搶注提供了法律空白，搶注人除了搶注外企未在中國(guó)的未注冊(cè)商標(biāo)外，還會(huì)將外企的外觀設(shè)計(jì)或著作權(quán)搶注為商標(biāo)，所以外企的外觀設(shè)計(jì)和著作權(quán)所涉及的標(biāo)識(shí)最好在代加工所在國(guó)也提前做好商標(biāo)注冊(cè)或外觀設(shè)計(jì)和著作權(quán)的權(quán)利申請(qǐng)工作。

反觀中國(guó)企業(yè)在外設(shè)立代加工廠的情形，以上建議同樣適用。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王平

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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