當(dāng)海外手機專利糾紛發(fā)生之后，該怎么辦？

原標(biāo)題：當(dāng)海外手機專利糾紛發(fā)生之后

近年來，中國手機廠商出海的腳步日益加快。相對洋品牌，國產(chǎn)手機因其較高的性價比，在海外市場具有很強的產(chǎn)品競爭力。然而中國手機出海不得不面對的一個棘手問題就是外國手機廠商和其他通信公司的專利壁壘。為了消解企業(yè)面對手機專利糾紛時的無措，我們約請業(yè)內(nèi)人士通過系列報道，從實務(wù)角度全面剖析手機廠商出海面臨專利糾紛的產(chǎn)生、發(fā)展過程和解決的途徑。

目前，中國手機廠商在海外遭遇專利訴訟的新聞絡(luò)繹不絕，如何應(yīng)對海外專利訴訟常常是專業(yè)人士和中國手機廠商討論的熱門話題。然而，專利訴訟僅僅是一場專利糾紛的高潮和結(jié)尾階段，在訴訟爆發(fā)之前訴訟雙方往往早已存在專利糾紛，并經(jīng)過了幾個月甚至幾年的許可談判。中國手機廠商在專利糾紛產(chǎn)生和發(fā)展過程中的經(jīng)驗和處理方式往往決定了是否會爆發(fā)訴訟以及能否以有利的方式解決糾紛。

收到警告信

當(dāng)我國手機品牌進入海外市場后，隨著銷售量的逐漸增長，會引起海外市場現(xiàn)有的通信技術(shù)專利權(quán)人的注意。海外專利權(quán)人這時一般會向我國手機廠商發(fā)出警告信，指出我國手機產(chǎn)品可能侵犯了其現(xiàn)有專利權(quán)，要求我國手機廠商停止侵權(quán)或為其產(chǎn)品獲得相應(yīng)的專利許可。

根據(jù)專利權(quán)人專利組合的不同，被海外專利權(quán)人用以警告我國手機廠商的專利主要分成兩種類型：一是標(biāo)準必要專利（StandardEssential Patents, SEP）：手機產(chǎn)品是一種高度標(biāo)準化的產(chǎn)品，為了保證與通信運營商提供的手機網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，手機設(shè)備必須符合通行的通信標(biāo) 準，比如 GSM，CDMA，WCDMA 等標(biāo)準。如果某專利的保護范圍完全覆蓋一項強制性通信標(biāo)準，實施該通信標(biāo)準必然會侵犯這項專利權(quán)，這種專利被稱為標(biāo)準必要專利。二是功能性專利（Function Patents）：某些專利技術(shù)僅僅是為手機增加了便捷功能，而不涉及通信基礎(chǔ)技術(shù)，該類專利與通信標(biāo)準無關(guān)，則被稱為功能專利。

由于功能性專利往往可以通過更改手機設(shè)計進行規(guī)避，而標(biāo)準必要專利無法繞開，所以對我國出海的手機廠商威脅較大的多是標(biāo)準必要專利。專利許可談判也一般是圍繞標(biāo)準必要專利進行。

簽署保密協(xié)議

收到警告信的同時，專利權(quán)人會邀請我國手機廠商與其簽署保密協(xié)議，以便專利權(quán)人能夠在保密協(xié)議的保護下，向手機廠商發(fā)來更多的專利和專利許可相關(guān)信息，供手機廠商對侵權(quán)行為和獲得專利許可的條件進行評估。

手機廠商可以拒絕與專利權(quán)人簽署任何保密協(xié)議，但這將造成專利許可談判無法進行，可能促使專利權(quán)人提起專利侵權(quán)訴訟。在該類侵權(quán)訴訟中，手機廠商會因此被認為沒有避免專利侵權(quán)的誠意，從而面臨產(chǎn)品禁止銷售的禁令威脅或高額賠償。

多數(shù)手機廠商會選擇與專利權(quán)人對保密協(xié)議的具體條款進行溝通，在修改不合理條款后簽署保密協(xié)議，并正式開啟專利許可談判。

收到專利組合，特征對比表與專利許可費報價

保密協(xié)議簽署后，專利權(quán)人將發(fā)來其專利組合包括的具體專利信息，專利許可費的報價以及幾個典型專利的特征對比表。

對于具體專利信息，專利權(quán)人往往聲稱其專利屬于標(biāo)準必要專利，并已經(jīng)向標(biāo)準制定組織（例如歐洲電信標(biāo)準化協(xié)會ETSI）進行了聲明。然而這類聲明僅僅代表專利權(quán)人主觀認為其專利有較大可能性屬于標(biāo)準必要專利。標(biāo)準制定組織并不會對聲明的真實性進行核實，所以很多專利權(quán)人自己聲明的標(biāo)準必要專利其實并非真正的標(biāo)準必要專利。然而受制于技術(shù)和法律實力的限制，手機廠商往往沒有能力快速辨別哪些專利真正屬于標(biāo)準必要專利。

專利權(quán)人一般會同時發(fā)來幾份典型專利的特征對比表（ClaimChart），這些特征對比表的作用是通過特征對比向手機廠商說明其手機產(chǎn)品確實侵犯了專利權(quán)人的權(quán)利。這些特征對比表往往是基于專利權(quán)人對專利質(zhì)量信心較高的幾件專利，并不能完全代表專利組合的質(zhì)量。

最后，專利權(quán)人可能會對其專利組合的許可費進行報價，通知手機廠商獲得專利許可所需繳納的專利許可費。常見的許可費有三種形式：一種是百分比的形式，即按照每臺手機設(shè)備售價的百分比繳納許可費。第二種是固定費率的形式，即每臺手機繳納一個固定數(shù)額的許可費（該許可費與手機售價無關(guān)）。第三種是一次性付清的形式（LumpSum），即一次性繳納一大筆費用，從而不用根據(jù)手機銷量計算許可費。

進行許可談判和反報價

收到專利權(quán)人的專利信息、特征對比表和許可費報價后，手機廠商應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)和專利分析實力，對上述信息進行分析，評估侵權(quán)概率。如果確實難以規(guī)避專利權(quán)人的現(xiàn)有專利，可以正式與專利權(quán)人開啟專利許可談判，通過許可或交叉許可的形式獲得專利許可。

專利許可談判中，許可費率的確定往往是重中之重。手機廠商應(yīng)該依據(jù)行業(yè)慣例、司法實踐和自身情況確定一個合理的許可費率（也稱為反報價，Counter-Offer），并通知專利權(quán)人。而后雙方針對專利質(zhì)量、技術(shù)貢獻程度、第三方許可協(xié)議的費率等信息，進行專利許可談判。如何計算合理的專利許可費，涉及諸多考量因素。

如果企業(yè)不具有海外專利許可談判經(jīng)驗，建議引入專業(yè)的外部專利律師，指導(dǎo)企業(yè)進行許可談判。

達成專利許可協(xié)議或面臨訴訟威脅

如果雙方對專利許可費率的分歧不大，一般可以經(jīng)過幾輪談判達成專利許可協(xié)議，進而友好結(jié)束專利談判。

如果雙方對許可費的分歧較大，許可協(xié)議遲遲難以達成，這時我國手機廠商應(yīng)該小心專利權(quán)人對手機產(chǎn)品突然發(fā)起侵權(quán)訴訟。專利權(quán)人往往在海外重要手機銷售市場提起訴訟，要求海外司法機構(gòu)禁止我國手機產(chǎn)品銷售，通過司法禁令的壓力促使我國手機廠商在許可談判中做出讓步。

在專利訴訟爆發(fā)后，通常專利許可談判并不停止而是和專利訴訟同步進行，雙方根據(jù)訴訟中的形勢對自身訴求重新進行評估。多數(shù)專利訴訟過程中雙方能夠找到利益共存點，從而達成許可協(xié)議，最終以和解的形式結(jié)束專利侵權(quán)訴訟。（作者系北京中原華和知識產(chǎn)權(quán)代理公司合伙人、律師、專利代理人）

來源：中國貿(mào)易報-中國貿(mào)易新聞網(wǎng)

作者：徐民