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原標題：注冊商標“變形記”——對一起不規(guī)范使用注冊商標引發(fā)侵權(quán)案的分析與思考
圖1
圖2
在商標行政執(zhí)法和司法實踐中，一些當事人通過將獲得核準注冊的商標變形使用的方式，達到“傍名牌”、搭便車的目的。在發(fā)生糾紛時，他們往往會拿出商標注冊證作為“擋箭牌”。按照《商標法》規(guī)定，商標注冊人必須嚴格按照核準注冊的標志圖樣與核定使用的商品或服務(wù)類別使用商標，“變形”使用不僅不規(guī)范，而且極有可能侵犯他人注冊商標專用權(quán)。文中所述案例就是“變形”使用商標被法院認定構(gòu)成侵權(quán)的典型，值得相關(guān)執(zhí)法機關(guān)和商標注冊人關(guān)注。
◎基本案情
2014年11月4日，愛世克私公司以QL公司、徐某侵犯其商標專用權(quán)為由，向泉州市中級人民法院提起訴訟。泉州市中院在一審中認為，QL公司、徐某未經(jīng)愛世克私公司授權(quán)許可，在生產(chǎn)、銷售的運動鞋上使用與愛世克私公司 注冊商標相近似的 標志，侵犯了愛世克私公司的注冊商標專用權(quán)，判令二被告立即停止侵權(quán)行為，并分別承擔50萬元、5萬元的賠償責任。
QL公司不服一審判決，提起上訴，福建省高級人民法院于2016年10月26日作出終審判決，維持侵權(quán)認定和一審法院大部分判項，僅將QL公司的賠償金額一項由50萬元調(diào)整到40萬元。
因徐某缺席審理，二審法院對判決結(jié)果進行公告送達。公告期屆滿后，判決書在2017年6月正式生效。
◎法院觀點
關(guān)于此案的定性處理，二審法院進行了深入細致的分析：
（一）被控侵權(quán) 標志與愛世克私公司 注冊商標構(gòu)成近似，容易引起相關(guān)公眾混淆
首先，愛世克私公司的 商標在世界多個國家和地區(qū)進行了注冊，該商標在專業(yè)跑步運動鞋領(lǐng)域具有較高知名度和識別度。其次，將被控侵權(quán) 標志與 商標比較，二者的圖案和線條構(gòu)成基本相似，區(qū)別僅在于被控侵權(quán)標志沒有閉合，但二者在整體視覺效果上并無明顯差異。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋﹝2002﹞32號）規(guī)定，認定商標近似，應當考慮涉案商標的顯著程度、市場知名度等具體情況，在考慮和對比圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對其整體或者主要部分是否具有市場混淆的可能性進行綜合分析判斷，故被控侵權(quán) 標志與愛世克私公司 注冊商標構(gòu)成近似。
（二）QL公司主張其在出口商品上使用被控侵權(quán) 標志是對莊某已注冊商標 的使用的抗辯理由，不能成立
《商標法》第五十六條規(guī)定：“注冊商標的專用權(quán)，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！痹?商標與愛世克私公司的商標合法共存的情況下，QL公司作為 商標的被許可使用人，應當嚴格按照《商標法》的規(guī)定規(guī)范使用商標。經(jīng)過比對可以發(fā)現(xiàn)，QL公司實際使用的被控侵權(quán)的 標志，與其被許可使用的商標相去甚遠，更為接近愛世克私公司的商標。該公司既未做到規(guī)范使用，也未對注冊商標作合理的區(qū)分和避讓，故其行為構(gòu)成對愛世克私公司注冊商標專用權(quán)的侵犯。
◎案件評析
福建省高院的判決書對注冊商標不規(guī)范使用的行為作出明確界定：
1.注冊商標如果僅僅是不規(guī)范使用，應當按照《商標法》第四十九條之規(guī)定予以改正。
2.如果不規(guī)范使用的同時，還構(gòu)成與他人注冊商標近似，未對合法注冊的商標作合理區(qū)分和避讓，使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)品混淆，則構(gòu)成《商標法》第五十七條第一款第（二）項規(guī)定的商標侵權(quán)行為，應當承擔侵權(quán)責任。
追溯《商標法》的立法本意可知，《商標法》旨在為商標使用、商標注冊行為提供良好的秩序規(guī)范?！?a href='http://islanderfriend.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標法》對于商標的保護是以“注冊”為原則的，除非法律另有規(guī)定?！?a href='http://islanderfriend.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標法》對于注冊商標的保護是以注冊圖樣、核定使用的商品項目為限的。超出核定范圍，或擅自改變注冊商標的圖樣，均不再享有商標專用權(quán)。
故在此種情況下，是否構(gòu)成商標侵權(quán)，應以商標實際使用形態(tài)與他人注冊商標之間進行比較。擅自改變注冊商標圖樣，與他人注冊商標近似，容易造成相關(guān)公眾混淆的，屬于商標侵權(quán)行為，需承擔相應的法律責任。對于不規(guī)范使用商標的行為，行政機關(guān)在執(zhí)法時，應當將被控侵權(quán)商品上的實際使用商標形態(tài)與投訴人商標進行比對，如果構(gòu)成近似，可能導致相關(guān)公眾（不限于國內(nèi)消費者）混淆的，作出侵權(quán)認定。
實際上，在行政執(zhí)法中，不規(guī)范使用商標，如果與他人注冊商標構(gòu)成相同近似，也會被認定為商標侵權(quán)行為。
2011年5月，QL公司在廣交會上展出下列圖二中的鞋品。圖一商標所有人愛世克私公司以QL公司使用在鞋子的標志與其注冊商標構(gòu)成近似為由，向廣交會知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易糾紛投訴站投訴，大會投訴站對涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品進行了下架處理。
2013年11月10日，福建省南安市工商局在徐某的經(jīng)營場所檢查時，再度查獲圖二的鞋子700雙。根據(jù)徐某的供述以及徐某所提供的授權(quán)委托書、下單合同，這些產(chǎn)品是QL公司委托其加工生產(chǎn)的。南安市工商局認為徐某在鞋子上使用的商標侵犯了愛世克私公司的商標專用權(quán)，對其作出行政處罰。
來源：中國工商報網(wǎng)
作者：羅亞菲 肖宴明 廣東敦和律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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