那些「商標改變性使用」中不容忽視的因素

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：田君露  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

原標題：那些商標改變性使用中不容忽視的因素

現(xiàn)實生活中，商標權人改變注冊商標形式的現(xiàn)象比比皆是。

大多數(shù)情況下，是由于商標權人在主觀上缺乏正確的認識所導致的，很多人都認為只要其享有商標權利，便可以任意改變商標的形式進行使用，無須就改變后的商標重新提出注冊申請。另外，也存在一些客觀上的原因，商標權人在使用中也很難保證其使用的商標與注冊申請的商標一模一樣，不可避免的存在一些細微差別。

那么，究竟應該怎樣來對待改變性使用商標的行為，知名度對于商標改變性使用的定性是否有所影響，商標改變性使用在法條適用中又該如何選擇，這些都成為商標審查實務及司法實踐不得不面對的問題。以下，我們將就上述問題一一述之：

商標改變性使用中“顯著性”的因素

商標的改變性使用，是指商標注冊人或其被許可人在實際使用并標注注冊標記時，在保持其注冊商標基本特征的前提下，擅自改動其注冊商標的文字、字母、數(shù)字、圖形、立體形狀、顏色組合等標志的行為。諸如將文字商標作字體改變的，將文字圖形組合商標中文字或圖形部分單獨使用的，均屬于商標的改變性使用。

根據(jù)我國《商標法》第二十四條“注冊商標需要改變其標志的，應當重新提出注冊申請?！?，以及第四十九條“商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。”可見，我國商標法禁止擅自改變注冊商標的行為。

然而，在商標的實際使用中，有些商標的改動確屬難以避免的客觀事實，如果一味的將其認定為違法行為，也著實有些不合實際。

就此，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》[法發(fā)（2012）12號]中第二十條規(guī)定：“實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用”。因此，在商標的改變性使用中，是否改變商標的“顯著性”成為關鍵。

比如，在馬奇公司、阿里斯頓中國公司（二審被上訴人）訴嘉興阿里斯頓公司（二審上訴人）侵害商標權與不正當競爭糾紛一案二審中，馬奇公司與阿里斯頓中國公司主張認定馳名商標的是第1255550號商標，而實際使用的是其沒有主張的第G706059號商標，并存在多個商標共同使用的實際狀況，就此，嘉興阿里斯頓公司認為，由于被上訴人的不規(guī)范使用行為，導致其每個商標的市場聲譽都不夠充分，都無法達到馳名狀態(tài)。

但是，江蘇省高院認為，被上訴人所使用的標識均由中文“阿里斯頓”、英文“ARISTON”加屋形圖案三部分組成，且排列組合方式完全相同，各標識的差異屬于細微差異，不影響中文“阿里斯頓”、英文“ARISTON”和屋形圖形三部分構成商標的顯著識別部分，因此認定被上訴人使用商標的方式，視為對注冊商標的使用。

商標改變性使用中“知名度”的因素

通常來講，商標的顯著性與知名度成正相關關系，即商標的知名度與影響力越大，則商標的顯著性越高，更容易為消費者所識別。而商標的改變性使用能否被認定為注冊商標的使用，主要判定標準在于是否改變了商標的顯著特征，那么商標的知名度對于此判斷標準是否有所影響？

對于一個被改變后使用的商標，在經(jīng)過持續(xù)、大量地使用后使該商標具有了一定的知名度，從而獲得顯著性的情況下，是否可以認為，其改變性使用的行為未改變原注冊商標的顯著特征，從而更傾向于判定其仍然構成原注冊商標的使用呢？

答案顯然是否定的。因為，如果按照這種邏輯，那么對于一些已具有較高知名度的商標，無論其怎樣進行不規(guī)范的使用，只要改變后的商標能夠起到識別商品來源作用，則就可以認定其仍然構成原注冊商標的使用，這明顯違背了商標法的立法本意。

比如，在“LAFITE”商標撤銷行政糾紛案中，商評委和法院都傾向于認定，因拉菲酒莊的“LAFITE”及“拉菲”商標經(jīng)過大量宣傳，具有一定的知名度，故可以將之視為是對“LAFITE”的一種非規(guī)范的使用，從而將對未注冊的“拉菲”的使用也認定為對原注冊商標“LAFITE”的使用，這顯然有失偏頗。

如果知名度能夠強有力的影響商標改變性使用的判定，那么，就會在一定程度上鼓勵商標的不規(guī)范使用，使商標權人產(chǎn)生錯誤的認識，認為只要能夠使商標具有一定的知名度，就可以隨意改變商標的形式，這顯然是不正確的。

商標改變性使用中對法條適用的選擇

雖然我國商標法禁止商標的改變性使用，但是，現(xiàn)實中商標的改變性使用卻比比皆是。那么，就產(chǎn)生了這樣一個問題，在商標審查過程中，對于與改變性使用商標構成近似的在后商標，究竟是應該適用商標法第三十條，判定與原注冊商標構成相同或近似；還是適用第三十二條，判定以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標呢？

我們認為，對于這個問題，應該具體問題具體分析。首先，對于未改變商標顯著特征的細微性改動，由于其仍被視為對注冊商標的使用，因此仍然應該適用商標法第三十條，以原注冊商標為在先的權利基礎。

其次，如果注冊商標所有人的改變性使用行為，影響到了原注冊商標的顯著性，那么這兩者就不再是同一商標，而是不同的兩個商標，注冊商標所有人所使用的商標實際上并不是原注冊商標而是一個未注冊商標?；诖耍龠m用商標法第三十條就顯得不合時宜，而更應該轉而適用商標法第三十二條，以在先使用并有一定影響的商標作為權利基礎。

例如，在“蒙羊康盛及圖”商標無效宣告評審案件中，商評委就錯誤的適用了法條的順位，其認為，未注冊的“蒙羊”經(jīng)過使用已具有較高知名度，將對“蒙羊”的使用視為對“蒙羊及雙飛燕圖形”商標的使用，從而錯誤的適用了《商標法》第三十條的規(guī)定，將“蒙羊康盛及圖”與“蒙羊及雙飛燕圖形”商標認定為構成近似。

商標改變性使用看似無足輕重，實則不然，一旦改變了原注冊商標的顯著特征，實則使用的是一個新的未注冊商標。一方面，原注冊商標長期不使用有被提起撤銷的風險；另一方面，面對他人的侵權行為，在商標維權中才發(fā)現(xiàn)，自己只能以未注冊商標作為權利基礎，不免有些尷尬。

在商標評審與司法實踐中，由于對商標改變性使用中“顯著性”要素、“知名度”要素、法條適用順位的理解不到位，裁判者往往更容易偏向一些大企業(yè)，這樣對于合法經(jīng)營的小企業(yè)來講，未免有失不公。我們認為，裁判者更應當秉持中立的態(tài)度，讓市場的歸市場，讓法律的歸法律。

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作者：田君露  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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