美國方法專利的「分離式侵權」行為解讀

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作者：唐艾斯廣東君龍律師事務所

原標題：方法專利的分離式侵權行為解讀

時隔Akamai科技公司訴Limelight網(wǎng)絡公司專利侵權案的聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）的第二次全席審理判決已經一年多。該案涉及方法專利侵權判斷，爭議焦點在于方法專利的多個步驟分別由兩個以上實施體執(zhí)行時能否認定直接侵權，以及誘導侵權的成立是否必須以直接侵權為基礎。這種侵權類型在網(wǎng)絡科技日益發(fā)達的今天將無法避免，但是中國的專利法鮮有明確規(guī)定，故對美國里程碑式的分離式侵權案件做簡單的縱向梳理，知彼知己，百戰(zhàn)不殆。

什么是分離式侵權（Divided Infringement）?

美國專利法規(guī)定了兩種專利侵權類型：直接侵權（direct infringement）及間接侵權（indirect infringement）。第271條(a)規(guī)定了直接侵權：當被控侵權人實施了爭議專利的全部技術特征時將被認定直接侵權。對方法專利而言，如要認定直接侵權，專利權人須證明被控侵權人實施了專利方法的全部步驟。

間接侵權包括誘導侵權（induced infringement）以及輔助侵權（contributory infringement）,分別在美國專利法第272條（b）及（c）中規(guī)定。根據(jù)第272條（b），如果被控侵權人誘導另一方實施了侵犯專利權的行為，則被認定誘導侵權。根據(jù)第272條（c），一方如果銷售、許諾銷售或進口獲得專利權的機器、產品等的零部件或用于實施專利方法的材料或儀器，且這些物品是發(fā)明的重要組成部分，并且明知提供的組成部分是供他人侵犯專利之用而非通用產品，則會被認定輔助侵權。

分離式侵權屬于直接侵權分支的一種侵權責任類型，或者可以說是一種被控侵權的抗辯方式，主要是由兩個或兩個以上的主體分別實施專利方法的部分步驟，沒有任何一個主體實施完整的專利方法，而是各主體實施的結果相加后落入爭議專利的范圍。

方法專利分離式侵權的發(fā)展

BMC Resources v. Paymentech, L.P.案

美國各級法院對于如何判斷方法專利的分離式侵權并無一致的標準，直至CAFC在2007年BMC Resources v. Paymentech, L.P.案的判決。通過該案，CAFC統(tǒng)一了分離式侵權的各種不同的判決標準，正式確立“控制或引導”（control or direct）的標準，這個標準一直沿用至今。

該案原告BMC Resources (以下簡稱“BMC”)擁有兩個方法專利，分別為NO. 5718298及NO. 5870456。專利涉及一種使用借記卡而無須提供個人驗證碼的支付方法，該發(fā)明要求多個實施方共同完成專利方法的步驟，包括消費者、賬單處理方（互動式語音系統(tǒng)）以及金融機構。該方法的實施步驟包括：1）消費者在顯示的界面上通過電話按鍵進行實時交易，通過互動式語音系統(tǒng)進行身份驗證，輸入付款金額；2）界面整合付款信息后經借記網(wǎng)絡傳輸至金融機構，金融機構確認客戶賬戶內是否有足夠金額，如果是，進行扣款，最后將交易結果匯報至消費者，完成整個交易。

被告Paymentech在2002年開始將這種無須個人驗證碼的借記交易處理方法引進市場，但是僅實施“整合付款信息并把付款信息傳遞給借記網(wǎng)絡”，之后的步驟由借記網(wǎng)絡及金融結構實施。BMC發(fā)現(xiàn)Paymentech提供給消費者的服務后，將其起訴至地區(qū)法院，主張被告根據(jù)專利法第271(a)的直接侵權責任以及271（b）的誘導侵權責任。

BMC案中，地區(qū)法院審判的焦點是：根據(jù)全要件規(guī)則(all-element rule)，單一行為人必須親自實施方法專利的所有步驟才構成直接侵權。假如被控侵權者實施涉案專利的部分步驟，其它行為人實施該專利的剩余步驟，則被控侵權人與其它行為人之間應該滿足什么標準才能構成直接侵權？

由于之前沒有統(tǒng)一的判斷標準，在參考了多個判決先例后，地方法院最終認為：在兩方或多方行為人分別實施專利步驟時，被控侵權人與其它行為人之間必須有緊密的關系或聯(lián)結，即，必須有代理關系（agency）或其它行為人必須在被控侵權者的控制或指示之下實施方法的其它步驟，被控侵權人才構成直接侵權。由于該案的被告并未親自實施專利的所有步驟，而且原告未提供證據(jù)證明借記網(wǎng)絡及金融機構是在被告的控制或指示下實施其它步驟，因此地方法院判決被告不構成直接侵權。

原告BMC不服判決，提出上訴。CAFC在后來的二審的判決中明確指出，必須證明一方控制或引導（control or direct）了另一方的行為，才能認定直接侵權。因為美國專利法第271（a）的直接侵權為嚴格責任（strict liability），如果采用相對寬松的標準，則會過度擴張直接侵權責任的認定，導致很多無辜的第三方承擔直接侵權的責任，這是極為不合適的。而且，如果采用相對寬松的標準，原告方就只會尋求271(a)款的救濟，而不會適用271（b）關于間接侵權的規(guī)定，因為間接侵權的認定更為嚴格，不僅要求直接侵權為基礎，而且要求侵權人主觀上明知涉案專利的存在。這樣，條款271（b）及271（c）就會形同虛設，這也是不符合國會分別規(guī)定271（a）、271（b）、271（c）條款的初衷。

Muniauction, Inc. v. Thomson Corp案

如果說BMC案首次統(tǒng)一分離式侵權中的“控制或引導”（control or direct）的標準，那么另一個里程碑案件Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.則將這個標準進一步量化，對適用的細節(jié)進行了規(guī)定。

CAFC在Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. 案中提高了在BMC案中確立的“控制及指示”標準，即，“控制及指示”必須達到某種程度：使得讓人覺得有一方完全實施了涉案專利的全部步驟。Muniauction案的涉案專利No. 6,161,099涉及一種拍賣地方政府債券的方法，發(fā)行方將債券向投標方發(fā)放，投標方通過網(wǎng)絡購買發(fā)放的債券。通過涉案專利，債券的發(fā)行方及投標人可以通過網(wǎng)絡進行交易而無須使用專門的軟件。法院認為，該案的被告Thomson運營一種類似的使用普通瀏覽器進行的線上投標平臺，而不是專門的計算機網(wǎng)絡。

但是，被告并未執(zhí)行該方法的全部步驟，因為“輸入與至少一項投標相關的數(shù)據(jù)至投標人的計算機”這個步驟是由投標人來實施的。CAFC引用了BMC的案例，指出“控制或指示”的標準要求存在一個主要責任人（mastermind），方法專利全部步驟的實施都可歸責于該主要責任人。法院認為，Thomson通過其系統(tǒng)對投標人的指示并未達到須承擔直接侵權的責任，因為被告并未讓另一方代表自己來實施任何一個步驟。

在BMC案及Muniauction案以后，對于兩個以上的侵權人實施方法專利的侵權問題，CAFC認為此類案件中都有一個首要實施方（mastermind）實施方法專利部分步驟，并安排其他行為人實施剩余的步驟。如果其他行為人是在這個首要實施方的“控制或指示”下實施剩余的步驟，這個首要實施方的行為視為直接侵權，其他行為人則有可能成立間接侵權。

盡管如此，CAFC法院也注意到，“控制或指示”原則在適用上存在漏洞，容易被侵權人鉆空子，因為多個行為人之間通過簽訂獨立主體協(xié)議（arms-length agreement）來規(guī)避侵權責任。針對這個問題，CAFC認為，專利權人可以在申請階段通過良好的權利要求的撰寫來避免這個問題。以BMC公司的方法項為例，權利人完全可以把原本由多個實施主體分別實施的方法權利要求寫成由單一行為人實施。權利人在撰寫發(fā)明的時候應小心謹慎，減少分離式侵權出現(xiàn)的可能性。

Akamai Technologies v. Limelight Networks案

2006年原告Akamai公司于美國馬薩諸塞州地區(qū)法院控告Limelight直接侵權及誘導侵權其美國專利NO.6108703(以下稱“703專利”)。此訴訟至2016年結案歷經多次判決，整理如下：

美國方法專利的「分離式侵權」行為解讀

該案的原告Akamai科技公司是網(wǎng)絡內容傳送服務提供商，擁有包括US6,108,703（'703專利）在內的關于網(wǎng)絡內容傳送服務的方法專利，該專利允許在分布于世界各地的成千上萬個服務器中，快速為用戶查找與用戶地理位置最近的網(wǎng)頁并獲得需要的數(shù)據(jù)。該專利技術提供更快的網(wǎng)絡內容傳送服務，須要由網(wǎng)絡內容提供商（Akamai）以及網(wǎng)頁提供商兩個主體來完成，為了將一個文件內容推送至Akamai,網(wǎng)頁提供商必須先執(zhí)行一個“tagging”的步驟來修改內容的網(wǎng)絡地址。這個tagging步驟可以識別出網(wǎng)頁提供商希望Akamai推送給消費者的內容。

被告Limelight也是網(wǎng)絡內容傳送服務的提供者，除了tagging步驟是由消費者自己實施以外，Limelight實施了方法專利的所有步驟。對于tagging步驟，Limelight給出了如何實施的技術幫助及必要的指示。

CAFC（合議庭）做出的判決：Akamai I

在本案中，由于被告并未親自實施專利的所有步驟，必須判斷被告和網(wǎng)頁提供商之間是否存在“指示或控制”的關系。在解釋這個關系的時候，法院引用了“代理”的關系標準，認為在分離式侵權行為下，如果1）被控侵權人與其它行為人之間存在“代理”關系，或2）行為人基于合同的義務實施剩余步驟的時候，被控侵權人才能構成直接侵權。由于本案被告并未指示或控制網(wǎng)絡提供商實施剩余步驟，CAFC認為被告行為不構成直接侵權。

CAFC（全席審理）做出的改判：Akamai II

2011年CAFC批準對該案進行全席重審。令業(yè)界惋惜的是，法院并未就“指示或控制”原則提出任何新的看法，反而轉而適用專利法第271（b）條對于誘導侵權的規(guī)定，而非一貫使用的專利法第271（a）條直接侵權的條款。

Akamai II指出：在被告實施一項方法專利的部分步驟，其他方實施剩余步驟的分離式侵權情況下，即使共同實施方法的多實施方之間不滿足代理的關系標準，也不滿足控制和指示的標準，沒有任意一方被認定為直接侵權的前提下，被告也可能承擔間接侵權責任?？梢姡珹kamai II的觀點是顛覆性的，與長久以來的判決先例并不相符。在BMC案以前，美國許多專利判決都已揭示：欲主張間接侵權，須先證明直接侵權。

具體地，CAFC認為，Limelight及用戶之間并未存在代理的關系，沒有侵權的合意，被告更多的是建議、鼓勵甚至誘導用戶實施tagging的步驟。因此，用專利法第271（b）更能解決本案的問題。并且，從立法的角度來看，1952年指定的專利法第271（b）表達了解決分離式侵權行為的意圖，因為該款適合沒有單一實體需要承擔直接侵權責任的情形。并且，專利法第271（b）的字面含義并未強調（b）條款下的侵權行為必須是滿足（a）款的直接侵權行為的要求。

最后，CAFC認為在判斷是否構成誘導侵權的時候，并不需要考慮行為主體的個數(shù)，只要全部專利方法的步驟都被實施即可。換言之，面對多個行為人共同實施方法專利時，專利權人只要能夠證明其專利的步驟確實被多個行為人所實施，就可能有成功主張誘導侵權的機會?？梢?，CAFC試圖在AkamaiII的判決中擴大直接侵權的定義。這樣，誘導侵權的認定標準明顯降低，可能會造成方法專利訴訟的大幅增加，也可能增加濫訴的風險。

美國聯(lián)邦最高院做出的終審判決：Akamai III

本案被告Limelight不服CAFC全席判決，認為CAFC判決中所闡述的“在專利侵權案件中，即使不存在單一行為人構成專利法第271條（a）項的直接侵權，仍然可能成立第271條（b）項的誘導侵權”見解有誤，以此為由，向最高法院提起上訴。最終，最高院認定被告上訴有理由，撤銷上訴法院的全席判決，發(fā)回重審。

最高院認為CAFC的分析邏輯存在根本性的錯誤，誤解了“侵犯一方法專利”的意義。方法專利是由多個步驟組成，結合之后才構成申請專利的范圍。方法專利的每一個步驟都必須由同一主體實施，或可歸咎于同一主體，才構成專利方法的侵犯。如果采取CAFC的判決，必然存在兩套不同的專利侵權法則，一套是直接侵權責任，另一套是誘導侵權責任，這個完全違背了專利法現(xiàn)有的精神，破壞了現(xiàn)有的體系架構。

最高院反復引用了CAFC在Muniauction案中建立的案例，除非方法專利的全部步驟都可歸責于同一個主體，否則不能認為方法專利的全部步驟被實施。歸責的原因可以是被告切切實實實施了全部步驟，或者被告指導或控制其他實施主體實施了其它步驟。總而言之，如果不存在專利法第271條（a）的單一行為體的直接侵權責任，則不存在專利法第271條（b）的誘導侵權。

不難看出，最高院的判決存在瑕疵，侵權人為了逃避侵權責任，可以設計與另一方（不存在任何指示或控制關系的一方）分擔方法專利的步驟，從而規(guī)避認定直接侵權責任。這個漏洞在互動式技術領域、基于網(wǎng)絡實現(xiàn)的商業(yè)方法以及醫(yī)藥領域尤為明顯。這督促CAFC在最高院發(fā)回重審的裁定后尋求方法放寬多個實施體之間關系的認定，從而可以合理依據(jù)專利法第271條（a）認定分離侵權。

最高院發(fā)回重審后CAFC做出的判決：Akamai IV

CAFC全席重審本案，根據(jù)最高院的要求重新考慮了Muniauction案的在先案例。CAFC擴大了直接侵權情形中“單一主體”的定義，認為在下面兩種情形下多個主體可以視為一個單一的主體來認定直接侵權：1）一個主體指示或控制其它實施方的行為；2）所有實施體形成共同的事業(yè)體. 可見，CAFC放寬了“單一實施體”的定義。

在最高院對本案的終裁后（Akamai III之后），地區(qū)法院傾向認為，僅在一個實施體通過代理關系或合約關系使其它實施體實施方法專利的一個或多個步驟的情況下，才能認為滿足“指示或控制”的標準。這種標準過于狹窄，會導致不適用于Akamai諸如此類的案件（i.e., 軟件的終端用戶按照軟件提供商的指示來實施方法專利的一個或多個步驟）。很多醫(yī)藥專利面臨同樣的困境，因為病人雖然是在主治醫(yī)生的指導下實施治療方法的一個或多個專利步驟，但是卻不滿足代理關系或合約關系。

CAFC重新審查Akamai案后，將“指示或控制”法則下認定單個實施體的責任認定擴大適用至下面的情形：當被控侵權人決定了實施專利方法步驟時的具體動作或是該動作的利益獲得者時，并且建立了實施動作的方式或時間點時，可以認定直接侵權。根據(jù)這個標準，法院可以認定Limelight指示并控制了內容提供商做出“tagging”這個步驟。具體而言，Limelight通過和客戶簽署合同，要求客戶承諾執(zhí)行某些步驟（包括tagging）來使用Limelight的系統(tǒng)，并明確給出了如何使用該系統(tǒng)的指示。

可以看出，這個判決后，涉嫌侵權人很難輕易通過讓軟件使用者來實施其中一個或多個步驟的方式來逃避侵權責任。類似的，在醫(yī)藥專利訴訟中，法院也不再接受涉嫌侵權人認為其中一個或數(shù)個步驟是由病人或醫(yī)生（病人或醫(yī)生和侵權人之間一般不會有代理或合同關系）來實施的這種抗辯理由。

Akamai IV 判決后的重要案件：Eli Lilly v. Teva

印第安納州南區(qū)法院是首個在Akamai IV判決后適用新“指示或控制”標準的法院。Eli Lilly v. Teva 一案的焦點仍然是：是否有一個單一的實施體直接侵犯了涉案專利。根據(jù)聯(lián)邦巡回上訴法院的Akamai IV判決，該法院認定，醫(yī)生可以通過指示并控制病人實施其中一個或多個步驟從而被認定為直接侵權。

Eli Lilly是美國專利No. 7772209的專利權人，該專利保護的方法要求醫(yī)生在給予葉酸和維他命B12的同時要給予一種ALITMA?的藥物。該藥物服用說明書中包括處方信息以及病人的信息，這些信息和方法專利中表述的一致。根據(jù)209專利以及藥物說明書，ALITMA?通過輸液輸入人體，B12通過注射，病人口服葉酸。涉案雙方對醫(yī)生須要給予ALITMA?以及維生素B12毫無疑義，但是醫(yī)生僅僅是指示病人在醫(yī)生給藥ALITMA?以及維生素B12一周前須自行服用葉酸。本案的焦點在于治療疾病的醫(yī)生是否指示或控制了病人來服用葉酸。

本案的焦點在于，病人在醫(yī)生的指示下服用葉酸這個行為能否歸咎于醫(yī)生一個單獨的實施體。被告辯解，醫(yī)生無法得知病人是否已經服用葉酸，所以醫(yī)生無法指示或控制病人執(zhí)行該步驟。法院認為，在利用ALITMA?治療疾病的過程中，葉酸起了舉足輕重的作用，對治療的效果起著直接并具體的影響。而且，服用說明書里面記載：服用葉酸對病人的治療非常重要，它減輕了副作用的影響。最后，藥物說明書中不僅強調了服用葉酸的重要性，而且指示了病人何時服用葉酸已經服用的計量。綜合這些因素，可以看出為了達到方法專利的效果，給予葉酸這個步驟是必須的，而且還明示了病人服用葉酸的方法及時間。因此，醫(yī)生指示或控制了病人來服用葉酸這個步驟，因此可以視為單一的行為實施體直接侵權涉案專利。在認定了直接侵權的基礎上，可以進一步認定被告的誘導侵權責任。

結論

在Akamai案終裁前，判斷分離侵權的通用法則是在滿足代理關系或合同關系的條件下認定“指示或控制”。在Akamai案終裁后， CAFC降低了“引導或控制”的適用標準，除了一貫的“代理或合約關系”考慮因素以外，新增了以下判斷標準：當被控侵權人決定了實施專利方法步驟時的具體動作或是該動作的利益獲得者時，并且建立了實施動作的方式或時間點時，可以認定直接侵權。

除了上面說的新的判斷標準，合同的解讀也將是審理專利侵權案件的重點。在最高院對Akamai案的判決后，業(yè)界法律人士就曾預測分離侵權案的焦點將落腳于合同的解讀。在最近幾期的CAFC案例中可以看出當時的預測是對的。CAFC認為合同之所以重要，是因為它能用于判斷共同侵權行為之間是否存在“控制和指示”，合同是否“迫使”被控制方去實施侵權步驟。法院進一步指出分析合同時需要考慮的因素：（1）合同 “指示”被控制方去實施侵權步驟的強烈程度；（2）合同的條款是否大致和代理關系保持一致，例如，選擇控制方以后是否有權終止合同，還有合同的補償責任條款（能否暗示在代理關系中控制方占主導地位）。

鑒于合同在認定專利共同侵權中的重要性，在起草合同的時候我們可以注意合同的措辭，并注意回避某些潛在問題。例如，合同應該明確最終的目的，而不要寫明或指示或控制個人如何實施某些步驟從而實現(xiàn)這些最終目的。這樣，一旦訴訟不可避免，可以通過研究合同的條款以迅速建立有利的訴訟地位。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：唐艾斯廣東君龍律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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