馳名商標(biāo)的保護(hù)是否及于全類？

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團(tuán)隊律師

原標(biāo)題：馳名商標(biāo)之再認(rèn)識

長期以來，馳名商標(biāo)被異化，認(rèn)定泛濫、宣傳不規(guī)范，與其制度設(shè)立的初衷背道而馳。新商標(biāo)法實施后，隨著按需認(rèn)定、不得用于廣告宣傳等司法政策的陸續(xù)落實，中國馳名商標(biāo)保護(hù)制度初步進(jìn)入正軌。然而，馳名商標(biāo)仍然有若干問題需要重新認(rèn)識。在此，筆者將從馳名商標(biāo)的保護(hù)邊界、馳名商標(biāo)與全類注冊之間的關(guān)系、標(biāo)識構(gòu)成要素中的通用名稱對馳名商標(biāo)等方面一一進(jìn)行探討。

馳名商標(biāo)一直是商標(biāo)法領(lǐng)域的痛點(diǎn)。

長期以來，馳名商標(biāo)被異化，認(rèn)定泛濫、宣傳不規(guī)范，與其制度設(shè)立的初衷背道而馳。新商標(biāo)法實施后，隨著按需認(rèn)定、不得用于廣告宣傳等司法政策的陸續(xù)落實，中國馳名商標(biāo)保護(hù)制度初步進(jìn)入正軌。

然而，馳名商標(biāo)仍然有若干問題需要重新認(rèn)識。在此，筆者將從馳名商標(biāo)的保護(hù)邊界、馳名商標(biāo)與全類注冊之間的關(guān)系、標(biāo)識構(gòu)成要素中的通用名稱對馳名商標(biāo)等方面一一進(jìn)行探討。

問題一：馳名商標(biāo)的保護(hù)是否及于全類

無論是商標(biāo)的授權(quán)、確權(quán)亦或是侵權(quán)判斷，均涉及對商標(biāo)權(quán)保護(hù)范圍的解釋。而商標(biāo)保護(hù)范圍劃定的唯一標(biāo)準(zhǔn)即“混淆可能性”（此處做廣義解釋，除商品、服務(wù)混淆可能性外，亦包含關(guān)聯(lián)關(guān)系誤認(rèn)可能性）。

在商標(biāo)標(biāo)識和商品項目均相同的情況下，法律采用當(dāng)然推定混淆的方式，免除了當(dāng)事人的舉證義務(wù)。而在商標(biāo)標(biāo)識與所涉商品（服務(wù)）中任意一項存在不同時，當(dāng)事人則需要通過顯著性、知名度、對方惡意等輔助因素，舉證證明存在混淆可能性。

對馳名商標(biāo)而言，從知名度要素入手，是最為重要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

按照《商標(biāo)法》第四條的規(guī)定“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊”。由此可知，普通商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍限于相同或類似商品（服務(wù)）。

《商標(biāo)法》第十三條第3款進(jìn)一步規(guī)定：就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

從法條規(guī)定的字面含義來看，很容易認(rèn)為馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以全類保護(hù)。然而，馳名商標(biāo)跨類保護(hù)是受到“誤導(dǎo)公眾”這一條件的嚴(yán)格限制。商標(biāo)法的立法本意在于通過授予商標(biāo)權(quán)人在其商標(biāo)使用行為所產(chǎn)生的知名度所能輻射的范圍內(nèi)以專有使用權(quán)保護(hù)，從而降低消費(fèi)者的搜尋成本，維護(hù)社會公共利益。如果不存在誤導(dǎo)可能性，即便認(rèn)定為商標(biāo)馳名，亦不具有排斥他人之效力。

騰訊和奇瑞QQ商標(biāo)糾紛案就是典型案例。在該案中，騰訊公司于1999年推出QQ社交軟件，并享有較高知名度；奇瑞公司于2003年開始生產(chǎn)銷售QQ汽車并在汽車等商品項目上申請注冊了QQ商標(biāo)；2005年騰訊公司在汽車類別上申請注冊QQ商標(biāo)，于是成訴。該案件最終以騰訊敗訴而告終，因為盡管騰訊QQ在即時通信、軟件等商品或服務(wù)上存在較高知名度，甚至可能達(dá)到馳名的程度，但其保護(hù)范圍亦并非全類，而僅限于存在“混淆可能性”的商品和服務(wù)項目。

就這點(diǎn)而言，馳名商標(biāo)與商標(biāo)法第十條一款八項絕對禁注禁用事項不同，十條一款八項涉及公共利益，保護(hù)范圍涉及全類，而馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，僅限于其知名度所及的商品和服務(wù)類別。

問題二：全類注冊是否可以替代馳名商標(biāo)

如前所述，馳名商標(biāo)制度設(shè)立的目的在于，通過對馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類保護(hù)，彌補(bǔ)商標(biāo)分類注冊制度的不足，維護(hù)知名商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益。

商標(biāo)法的全類注冊即通過對未使用類別進(jìn)行商標(biāo)注冊，以達(dá)到排斥在后注冊的目的，最終同樣維護(hù)善意商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益。

從表面上看，全類注冊和馳名商標(biāo)具有類似的功能，受到很多市場經(jīng)營者的熱捧。然而，在特定情況下，二者之間卻存在沖突。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定，人民法院根據(jù)案件具體情況，認(rèn)為確有必要的，對所涉商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定；第三條規(guī)定，（一）被訴侵犯商標(biāo)權(quán)或者不正當(dāng)競爭行為的成立不以商標(biāo)馳名為事實根據(jù)的，人民法院對于所涉商標(biāo)是否馳名不予審查；原告以被告注冊、使用的域名與其注冊商標(biāo)相同或者近似，并通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，足以造成相關(guān)公眾誤認(rèn)為由，提起的侵權(quán)訴訟，按照前款第（一）項的規(guī)定處理。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十四條：當(dāng)事人主張訴爭商標(biāo)構(gòu)成對其已注冊的馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯而不應(yīng)予以注冊或者應(yīng)予無效，商標(biāo)評審委員會依據(jù)商標(biāo)法第三十條規(guī)定裁決支持其主張的，如果訴爭商標(biāo)注冊未滿五年，人民法院在當(dāng)事人陳述意見之后，可以按照商標(biāo)法第三十條規(guī)定進(jìn)行審理；如果訴爭商標(biāo)注冊已滿五年，應(yīng)當(dāng)適用商標(biāo)法第十三條第三款進(jìn)行審理。

因此，根據(jù)按需認(rèn)定的原則，涉案商標(biāo)已經(jīng)存在全類注冊，行政和司法裁判者有權(quán)不予馳名認(rèn)定。可以說，全類注冊是中國商標(biāo)保護(hù)重注冊輕使用制度之下生出的畸形果實，盡管對于初創(chuàng)企業(yè)而言，可以在一定程度上避免遭受搶注的風(fēng)險；然而，對于大多數(shù)企業(yè)而言，無疑是巨大的負(fù)擔(dān)。此外，大量的全類申請，亦浪費(fèi)了有限的標(biāo)識資源，對于未能發(fā)展壯大而又已經(jīng)全類注冊的商標(biāo)，對在后善意使用者而言，則構(gòu)成了重重障礙。

問題三：標(biāo)識中通用名稱對馳名商標(biāo)保護(hù)的影響

為便于社會公眾快速識別企業(yè)經(jīng)營內(nèi)容，大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)常會選擇特定行業(yè)的通用名稱作為商標(biāo)標(biāo)識的組成部分，如“XX食品”、“某某電子”、“某某國際”、“某某文化”、“XX電器”、“某某證券”等等。該等形式的標(biāo)識，對于初創(chuàng)企業(yè)而言，存在定位精準(zhǔn)的優(yōu)勢，可謂利大于弊。然而，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，此類帶有通用名稱的商標(biāo)，對企業(yè)整體商標(biāo)策略確會產(chǎn)生一定的限制。

商標(biāo)的保護(hù)范圍，即在何種程度和范圍對第三人商標(biāo)和標(biāo)識具有排斥力，除標(biāo)識本身的顯著性外，還需要根據(jù)標(biāo)識的知名度、相關(guān)公眾的認(rèn)知等方面進(jìn)行綜合判斷。帶有行業(yè)通用名稱的商標(biāo)，由于經(jīng)過長期的使用及大范圍的廣告宣傳，該通用名稱與商標(biāo)標(biāo)識的其他部分構(gòu)成了完整的統(tǒng)一體，對馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)，依然會產(chǎn)生限制。

具體而言，帶有通用名稱的標(biāo)識，經(jīng)過長期使用和大量的廣告宣傳，在相關(guān)消費(fèi)者心目中與使用該標(biāo)識的商品或服務(wù)形成了較強(qiáng)的對應(yīng)關(guān)系，甚至形成了更強(qiáng)的一一對應(yīng)關(guān)系。正如《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第五條中指出的：人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識，從整體上對商標(biāo)是否具有顯著特征進(jìn)行審查判斷。此時構(gòu)成馳名商標(biāo)的標(biāo)識是作為整體的【XX食品、XX文化】而非單獨(dú)【XX】,亦即，該馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍不太可能完全擴(kuò)張到【XX】標(biāo)識。

此外，在商標(biāo)異議、無效、侵權(quán)等行政或民事案件中，認(rèn)定在后使用行為不當(dāng)或侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)為相關(guān)消費(fèi)者的混淆可能性。即系爭商標(biāo)與在先商標(biāo)是否相同或近似，商標(biāo)所標(biāo)識的商標(biāo)或服務(wù)是否相同或類似。

在其他商品和服務(wù)項目上進(jìn)行混淆可能性判斷時，就標(biāo)識本身而言【XX文化】商標(biāo)作為一個整體，無法分割，在相關(guān)公眾中，【XX文化】會強(qiáng)化或擴(kuò)大與其他含XX字樣標(biāo)識，如：【XX國際】之間的差異性。也就是說，相關(guān)公眾在看到【XX文化】標(biāo)識時，容易與【XX國際】等標(biāo)識區(qū)分開，從而相關(guān)裁判者容易得出不存在混淆可能性的認(rèn)定，最終較難抑制其他企業(yè)的模仿。

商標(biāo)的生命在于使用，普通商標(biāo)如此、馳名商業(yè)也不例外?；谖覈虡?biāo)重注冊輕使用的長期實踐，馳名商標(biāo)產(chǎn)生的異化和認(rèn)知誤差，仍然需要司法實踐足夠重視。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團(tuán)隊律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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