專利檢索類型及意義再辨析

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：陳可南

原標題：專利檢索類型及意義再辨析

本文介紹了評估專利性、有效性、侵權、確權以及現(xiàn)有技術狀況時使用的各專利檢索類型及其意義，并對實施相關檢索的時機、為確保檢索完整性所需審查的現(xiàn)有技術類型提出了建議。

專利性檢索

專利性檢索也稱新穎性檢索，是在專利申請?zhí)峤恢皩嵤┑摹＠詸z索（包括對現(xiàn)有技術的檢索）旨在確定在申請日之前是否有任何人在世界任何地方披露了發(fā)明構思并為公眾所知，可以幫助專利代理人或申請人評估一項發(fā)明是否可以獲得專利，并發(fā)現(xiàn)相關的專利和非專利文獻。

為了獲得專利，發(fā)明必須具備新穎性、創(chuàng)造和實用性。專利檢索人員主要關注新穎性和創(chuàng)造性，發(fā)現(xiàn)可能影響發(fā)明新穎性，或證明發(fā)明對所屬技術領域普通技術人員是顯而易見的書面證據。這意味著辨別并確定完全相同的發(fā)明；如果可能的話，還包括任何人先前披露的發(fā)明特征。

專利性檢索還可以幫助專利申請的撰寫人在不觸犯已知現(xiàn)有技術的前提下構建權利要求書，獲得盡可能大的保護范圍。換句話說，通過檢索人員發(fā)現(xiàn)的相關專利和出版物，權利要求書撰寫人可以判斷可能獲得保護的絕對范圍。專利申請文件起草之前是沒有權利要求書的，檢索結果將取決于最終用戶需求的具體性和明確性。這在審查過程中是非常重要的，因為對權利要求書的解釋將影響申請人的專利權保護范圍。

專利性檢索需要檢索什么內容？因為任何有關的書面證據都可能影響新穎性和創(chuàng)造性，所以應當檢索完整的專利說明書、權利要求書，以及所有可能得到的技術和非技術出版物（比如產品說明書和會議論文集等）。包括專利申請日以前的所有書面材料；如果申請尚未提交，則是當前所有的書面材料。檢索范圍和投入時間根據你的可支配時間、預算以及相關信息的公眾可得性決定。專利審查機關在評估新穎性時，依據的是一項發(fā)明是否在世界任何地方獲得了專利或已在出版物中公開。因此，你應當檢索所有主要國家的已授權專利和已公開專利申請，如果時間允許，還應包括其它國家。專利申請人有時會將檢索范圍限定于幾個國家（比如中國、美國等），但這可能會導致專利被輕易地無效或成為訴訟目標。

有效性檢索

有效性檢索（也可稱為“無效性檢索”）用來確定發(fā)明產生時的絕對新穎性。因此，可以認為有效性檢索是在專利申請公開或專利授權后進行的徹底的專利性檢索。這種檢索可以根據所有現(xiàn)有技術確認權利要求書的有效性。

何時需要進行有效性檢索？有效性檢索是為了發(fā)現(xiàn)因審查過程中的疏忽或對現(xiàn)有技術的隱瞞，導致專利被錯誤授權的證據。有效性檢索通常源于潛在的專利侵權或許可等商業(yè)機會。

有效性檢索需要檢索什么內容？這種檢索的基礎是權利要求書（發(fā)明專利）或附圖（外觀設計專利）。涉案專利要求的最早優(yōu)先權日之前的專利和非專利文獻都需要檢索以確定關聯(lián)性。也就是說，除了在這些關鍵日期之后公開的文獻以外，你分析的文獻與專利性檢索相同。這種檢索包括在關鍵日當天或之前提交的完整的專利說明書和權利要求書，還包括所有在那個關鍵日當天或之前公開的技術或非技術文獻。（關鍵日一般包括：一件專利或者包括待審權利要求書的公開申請的申請日；相當于專利或其申請的國外或PCT申請的公開日，如果該公開日先于其申請日，并提交了要求國外優(yōu)先權聲明。）有時你還需要檢索關鍵日之后的現(xiàn)有技術，這樣可能會發(fā)現(xiàn)稍晚于優(yōu)先權日公開的參考文獻。實際上，這些文獻也許在印制的公開日之前就處于為公眾可得的狀態(tài)。鑒于關鍵日期的重要性，在檢索之前，應當與委托人或委托律師就關鍵日期達成一致。

侵權檢索

侵權檢索用來判斷專利的權利要求書是否主張了與你的創(chuàng)意或非專利技術相同的技術主題。所以，此類檢索涉及的文獻只包括有效專利。

理想情況下，在檢索開始之前，應當將書面的權利要求書與相關有效專利的權利要求書進行對比。如果沒有書面的權利要求，也可以根據說明書等資料起草一組虛擬的權利要求。雖然專利賦予權利人專有權，但是當要求保護的主題被另一件授權專利全面覆蓋時，它并不能確保實施本發(fā)明的權利。

何時需要進行侵權檢索？在制造、使用、銷售一種你懷疑存在專利技術的產品或服務之前，需要進行侵權檢索。因為權利要求書是侵權檢索的關注重點，所以有時在專利申請的權利要求書撰寫之前也會進行這種檢索。

侵權檢索需要檢索什么內容？專業(yè)的侵權檢索針對所有有效專利和專利申請的權利要求書。你應當檢索被控侵權國或專利機關的專利文獻，一般不包括期滿專利或因未支付維持費而提前失效的專利，也無需檢索非被控侵權國或專利機關的專利文獻，更不用檢索非專利文獻。你不僅應當設法查找保護范圍完全相同的專利，還應當發(fā)現(xiàn)保護范圍更寬的專利。

確權檢索

確權檢索（“有權使用”或“自由使用”檢索）用來判斷當事人是否可以“自由地”制造、使用和銷售發(fā)明構思。確權應當在專利還未被侵權或未到期時確立。

何時需要進行確權檢索？確權檢索應在新產品引入市場之前實施。在制造、使用或銷售某產品或方法時，機構想避免被起訴侵權。如果可能的話，機構的經營決策應當由專利或公知領域的公開信息支持。確權檢索通常附有專利律師起草的確權意見書，對侵犯某件專利或待審申請的權利要求書的可能性做出預測。

確權檢索的范圍比侵權檢索更為廣泛。因為你還要設法確定相關技術是否在世界其它地方使用或受到保護（不僅是可能發(fā)生侵權的國家），是否無需獲得許可或被控侵權就能夠自由使用。

通過非專利文獻，確權檢索也許會發(fā)現(xiàn)還有誰正在實施你的發(fā)明。你還有可能發(fā)現(xiàn)多重專利權的存在，即同樣的發(fā)明在多個國家獲得專利。在這種情況下，其中有些專利可能是無效的，因為通過專利性檢索會發(fā)現(xiàn)其它專利未被引用為現(xiàn)有技術。這種檢索還可以發(fā)現(xiàn)潛在的未開發(fā)市場。專利權人或申請人就可以在那里制造、使用、銷售或許可他們的發(fā)明。

這種檢索也可以在專利授權后實施。尤其是因為審查過程可能會耗費數(shù)年，現(xiàn)有技術狀況在這段時間會不可避免的發(fā)生變化。當你想到大部分專利申請必須自優(yōu)先權日起18個月公開時（此時一件申請也許還在審查中），專利權人對公眾利用已公開技術做了些什么進行調查就變得非常重要。專利權人越早知道本國或國外的潛在競爭，就可以越早開始對它提出異議并保衛(wèi)自己的資產。

確權檢索需要檢索什么內容？確權檢索可以認為是專利性檢索和侵權檢索的結合，一般包括對全球專利和已公開專利申請的審查，包括期滿和未到期的，以及所有可得到的非專利文獻。目的是發(fā)現(xiàn)存在于公知領域的內容，并因此可以自由使用。檢索主題可以是真實或虛擬的權利要求書。但是，與侵權檢索截然相反，你應當認真考慮技術主題的實際應用。

現(xiàn)有技術狀況檢索

現(xiàn)有技術狀況檢索是對所有可得的專利和非專利文獻進行的全面檢索。檢索人員不關注單一的發(fā)明，而是收集與特定技術領域有關的所有參考文獻。然后，技術資料應當能反映當前的“現(xiàn)有技術狀況”。這種檢索往往會涉及大量的參考文獻。這種檢索的深度和廣度取決于開始時對相關技術定義的精確性。

何時需要進行現(xiàn)有技術狀況檢索？有些科學家和產品開發(fā)團隊通過現(xiàn)有技術狀況檢索確定研發(fā)方向；業(yè)務開發(fā)團隊會在技術推廣或進行許可之前進行此類檢索；有些公司是為了重新評估其專利組合的價值以及對合資企業(yè)的技術貢獻；有時還有助于提示戰(zhàn)略性業(yè)務收購的機會。許多專利律師相信全面的現(xiàn)有技術狀況檢索比新穎性檢索更有幫助，并利用這種檢索來協(xié)助他們完成專利性法律意見書。

現(xiàn)有技術狀況檢索需要檢索什么內容？現(xiàn)有技術狀況檢索通常包括全球專利、已公開專利申請以及非專利文獻。同侵權檢索一樣，并不局限于有效專利。雖然如此，每次檢索仍然需要根據檢索委托方的目標進行定制。

專利全景研究

專利全景研究是一種非常綜合全面的現(xiàn)有技術狀況檢索，是在完成現(xiàn)有技術狀況檢索后，對專利和非專利文獻所做的深度分析。這種研究通常包括將專利劃分為基礎發(fā)現(xiàn)和后續(xù)改進，可視化顯示一段時期內的專利活動，技術發(fā)展歷史，甚至分析發(fā)明人的合作情況。專利全景研究還可以進一步發(fā)現(xiàn)特定時期內的關鍵創(chuàng)新團隊。

這種方法經常被用來判斷是否進入特定的研究領域。通過提供特定技術領域的專利活動概況，專利全景可以大大改善你的經營決策能力。作為競爭情報，專利全景研究確實可以用來預知并防止將來的產品侵權責任。專利全景研究可以幫助監(jiān)控感興趣的市場、發(fā)現(xiàn)差距并完善研發(fā)、確定可能具有重要商業(yè)價值的專利、確定目前處于公知領域的發(fā)明、更好地了解目前的競爭對手，并發(fā)現(xiàn)未來的競爭對手。

總之，在相應的場景下實施恰當?shù)膶＠麢z索是非常有意義的。它會幫助你對發(fā)明的技術方案、商業(yè)前景和法律選擇有更好、更清醒、更明確的認知。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：陳可南

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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