重新審視專利授權(quán)門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低

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作者：趙永輝  華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán) 合伙人 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)IPMS審核員

原標(biāo)題：專利是沙子還是金子？重新審視專利授權(quán)門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低

專利是沙子還是金子？當(dāng)中國發(fā)明專利申請受理量占到全球巔峰時，其對創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和效用也許到了重新審視的時刻，在專利審查體系外，需審視的是地方對專利獎勵刺激，在專利審查體系內(nèi)，需要審視也許是專利授權(quán)創(chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低，讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系，不至因“含水量”過大而失效，讓真正適合的專利助力創(chuàng)新之火灼灼生輝。

創(chuàng)造性的審查一直是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的焦點(diǎn)和難點(diǎn)，其審查主觀性強(qiáng)，難以完全做到客觀和執(zhí)行一致。美國的Hand法官曾直言：創(chuàng)造性是“現(xiàn)有專利法概念中易變、不能感知、不確定和模糊的幽靈”。創(chuàng)造性審查主觀的特性還體現(xiàn)在很難避免“事后諸葛亮”的錯誤。雖然創(chuàng)造性審查很難做到絕對客觀化，但為了與現(xiàn)代科技創(chuàng)新活動發(fā)展相適應(yīng)，卻又必須做到使其盡可能的客觀化，這是專利制度體系的內(nèi)在要求。

為此，各國都建立了自己的審查判斷方式，我國的“三步法”就是中國專利審查員主要的審查判斷方法?！叭椒ā敝凶铌P(guān)鍵的是第三步：何種情形下存在技術(shù)啟示？對此，《專利審查指南》給出了三種存在技術(shù)啟示的情形，《審查操作規(guī)程》給出了另外兩種存在技術(shù)啟示的情形，這無疑豐富了審查員的判斷方式以應(yīng)對更多不同的情形。但現(xiàn)實操作中仍面臨著判斷手段單一和面對復(fù)雜局面不適用的情況。

他山之石可以攻玉，在考慮判斷方式和技術(shù)啟示來源時，我們不妨看看美國專利商標(biāo)局和歐洲專利局在這方面的經(jīng)驗及最新的一些變化。美國專利商標(biāo)局藉由KSR案判決及隨后的“顯而易見性指南”拓展了技術(shù)啟示的來源，歐洲專利局在2010年公布的《審查指南》中加強(qiáng)了本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義，補(bǔ)充了“知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”。透過這些或顯著或微小的變化，我們可以體會到兩局變化的一個共同點(diǎn)是在判斷創(chuàng)造性時需要關(guān)注未來的發(fā)展趨勢。

一、國外創(chuàng)造性審查判斷的最新變化

創(chuàng)造性在專利體系中“處于心臟的位置”，其重要性不言而喻，在不同法律體系下對應(yīng)不同的名稱，但其最早來源還是美國1952年引入的“obviousness”即非顯而易見性，該詞語源于拉丁詞根via （道或路），其本質(zhì)含義是“位于路上，你即能看見”。而本領(lǐng)域技術(shù)人員在路上所能看見的距離是隨著時代和技術(shù)的發(fā)展而變化的。歐洲專利局副局長“40年前的標(biāo)準(zhǔn)已不能適應(yīng)新時代的要求”。所以近些年，美國和歐洲都在創(chuàng)造性方面有一些變化，下面我們就簡要概述一下其中的要點(diǎn)。

美國用Graham分析法來判斷非顯而易見性，在最關(guān)鍵的第三步上運(yùn)用TSM（教導(dǎo)－啟示－動機(jī)）方法來判斷，即如果（只有）現(xiàn)有多份技術(shù)文獻(xiàn)的內(nèi)容給出了明確的教導(dǎo)和啟示，使該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員有動機(jī)將它們結(jié)合起來得到該新技術(shù)時，才能認(rèn)定權(quán)利要求中所請求保護(hù)的產(chǎn)品或方法不具備非顯而易見性。TSM方法無疑大大減少了主觀隨意性，也可以在一定程度上防止“后見之明”，但是隨著時代和技術(shù)的發(fā)展，TSM方法的僵化越來越凸顯出來，美國FTC所做的報告曾經(jīng)指出，“現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)存在本身并不是為了證明后來專利申請的非顯而易見性”。隨著具有標(biāo)桿意義的KSR案判決的生效，美國隨后發(fā)布了KSR案后的“2007顯而易見性指南”和“2010顯而易見性指南”，其中，通過改變所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的技術(shù)水平，在明確TSM方法的同時增加了其他六種關(guān)于顯而易見性的判斷方法，美國專利局以明朗的態(tài)度提高了顯而易見性審查的標(biāo)準(zhǔn)。其中，值得借鑒的有第五點(diǎn)“顯易嘗試”一從確定的有限數(shù)目的、可以預(yù)料的方案中選擇，并具有合理地可預(yù)期的成功；及第六點(diǎn)“基于設(shè)計因素或市場動力的推動而使某一領(lǐng)域的公知技術(shù)發(fā)生改變以應(yīng)用于相同領(lǐng)域或不同領(lǐng)域，如果這種改變對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可以預(yù)料的”。

歐洲作為“提高專利門檻”計劃的一部分，在已有的法律框架下通過加強(qiáng)本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義。Thomas Hammer先生（原歐洲專利局副局長）在2010年發(fā)表的文章中提到“在應(yīng)用已有的EPO創(chuàng)造性判斷方法上給審查員提供支持使得標(biāo)準(zhǔn)更為高效和一致。為此，EPO《審查指南》和《案例法》采用了EPO申訴委員會的近期案例，它們將于2010年4月1日被引入施行”。最終，對于創(chuàng)造性規(guī)定的補(bǔ)充和修訂體現(xiàn)在了2010年4月公布的《審查指南》（Guidelines）和2010年7月公布的《案例法》(Case Law) 第6版中。其中對本領(lǐng)域技術(shù)人員補(bǔ)充了“知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”一條并從正反兩個方面給出了兩個案例T0774/89及T817/95。

二、從技術(shù)發(fā)展趨勢角度判斷創(chuàng)造性的理論基礎(chǔ)

考慮市場競爭與專利保護(hù)平衡的一種專利法經(jīng)濟(jì)理論叫做專利引誘理論，專利引誘理論認(rèn)為：如果專利只授予受到專利制度引誘而做出的發(fā)明，這將產(chǎn)生社會凈效益,這就是專利引誘理論，根據(jù)這一理論，專利壟斷報償只給予真正受到專利制度引誘而做出發(fā)明的人，而對于因市場競爭驅(qū)動而做出的發(fā)明創(chuàng)造，不能授予專利權(quán)，因為這將增加社會成本。另外，從專利的較長保護(hù)期來看，也是不值得將這種價值不高僅憑市場競爭和商業(yè)因素即將出現(xiàn)的技術(shù)授予專利權(quán)。

由這種理論出發(fā)，也衍生出一種對創(chuàng)造性要求較高的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“如若不然”標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)是由美國FTC在報告中提出的一種新的判斷標(biāo)準(zhǔn)，旨在于提高創(chuàng)造性門檻，在我國的《專利法及專利法實施細(xì)則第三次修改專題研究報告》中也曾經(jīng)提出，“建議在目前修改方案的基礎(chǔ)上，將《審查指南》中的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)向“如若不然”的思路傾斜，以適當(dāng)提高發(fā)明高度”其中的“如若不然”標(biāo)準(zhǔn)，就是指一項技術(shù)方案假如沒有獲得專利保護(hù)的期望和前景，也能夠在申請日的同時或者緊隨申請日之后不久的時間內(nèi)就被提出來并予以實施，那么對該技術(shù)就不值得授予專利權(quán)。也就是說無專利保護(hù)預(yù)期也可能出現(xiàn)的技術(shù)不具備創(chuàng)造性。

上面的理論和標(biāo)準(zhǔn)的相同之處在于都認(rèn)同以下觀點(diǎn)，由于市場競爭等因素將很快產(chǎn)生的技術(shù)不值得授予專利權(quán)。

從這種觀點(diǎn)看，關(guān)注未來，從技術(shù)發(fā)展趨勢來做出創(chuàng)造性判斷意見是有其合理性的，通過將即將出現(xiàn)的技術(shù)排除在專利授權(quán)之外，來達(dá)到合理引導(dǎo)專利申請，引誘和激勵更有價值的發(fā)明的作用。

三、中國專利創(chuàng)造性審查判斷案例

下面以一個復(fù)審案例為例說明從發(fā)展趨勢來判斷創(chuàng)造性的優(yōu)點(diǎn)。

申請?zhí)?003801000564，發(fā)明名稱為“注出容器”，涉及一種在不使外界空氣進(jìn)入容器內(nèi)部的情況下，實現(xiàn)容器內(nèi)裝物的注出的注出容器。容器主體螺紋接合基杯，借此，當(dāng)裝配基杯時，基杯底部的突片受按壓推開狹縫，使得可靠而容易地打開狹縫以容許外界空氣進(jìn)入外層和內(nèi)層之間。

對比文件1已公開了一種注出容器，基杯和容器主體凹凸卡接。本申請權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1公開的內(nèi)容區(qū)別在于：基杯與容器主體螺紋連接，即區(qū)別為用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”。

申請人認(rèn)為：權(quán)利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”，這種替代取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員在采用“凹凸卡接”時取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果：增大了基杯與容器主體的結(jié)合力，緩慢施力的過程可減小狹縫破開所需操作力。

對于此案的判斷方式有三種：

判斷一：專利局審查員認(rèn)為；凹凸卡接和螺紋連接都是本領(lǐng)域中常用的技術(shù)手段，選擇“螺紋連接”代替“凹凸卡接”是容易想到的，因而不具備創(chuàng)造性；

判斷二：雖然實現(xiàn)上述替代后具有兩種技術(shù)效果，但一旦將螺紋結(jié)構(gòu)應(yīng)用到容器上后，必然產(chǎn)生這些效果。對比文件1雖然并未明確地給出啟示采用螺紋連接結(jié)構(gòu)，但同時也沒有明確地排斥或引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員基于一定的理由回避“螺紋連接”的方式，故必然存在著無差別選用兩種方式的可能性，這種選用無關(guān)乎創(chuàng)造性勞動，因此認(rèn)定不具備創(chuàng)造性。

上述兩種判斷第一種過于簡單，沒有考慮此處兩種連接具體適用的特殊性和效果，而第二種判斷也不夠合理和全面，“應(yīng)用后必然產(chǎn)生的效果”這種說法有“事后諸葛亮”的嫌疑；“無理由回避”這一說法的邏輯是需要申請人給出回避采取這種替代的理由，不符合誰主張誰舉證的原則，難以使人信服；而對于“無差別選用”，因為申請人明確陳述了具有的特殊效果，明顯是有差別的，上述判斷沒有對申請人所爭辯的“具有預(yù)料不到的技術(shù)效果”給予正面回應(yīng)，因此，這種判斷方式也難以使申請人心悅誠服。

 此案中，運(yùn)用前面提出的從技術(shù)發(fā)展趨勢做出創(chuàng)造性判斷意見，會有很好的效果。

 判斷三：權(quán)利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”，這種替代既產(chǎn)生了預(yù)料到的更優(yōu)的技術(shù)效果（更好的結(jié)合力），也產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果（減小破開狹縫所需操作力的效果），但是本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向，知道螺紋連接在連接結(jié)合緊密性和結(jié)合力上更為成熟和常用，明顯值得嘗試去用螺紋連接代替凹凸卡接，這對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，因而不具有創(chuàng)造性。

四、結(jié)論

在特定時間，發(fā)明對本領(lǐng)域一般技術(shù)人員是否顯而易見是發(fā)明可專利性的基礎(chǔ)，也是每件專利討價還價的核心。而對于討價還價來說，就需要給雙方提供多種語言路徑指引雙方在一定規(guī)則之下進(jìn)行行之有效的對話，這種規(guī)則也給雙方提供可資辯論的手段。

可借鑒美國的“顯易嘗試”，作為判斷是否非顯而易見性的充分條件，當(dāng)某個技術(shù)問題存在需要解決的需求時，現(xiàn)有技術(shù)中存在人們已知的或能夠預(yù)知的技術(shù)方案，根據(jù)該技術(shù)方案能夠進(jìn)行技術(shù)組合改進(jìn)時，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全有理由在其掌握的技術(shù)知識中尋找已知或可預(yù)知的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，也就是說，在不存在明確技術(shù)啟示的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以嘗試將技術(shù)方案進(jìn)行組合，如果能夠得到可預(yù)知的技術(shù)效果，那么這個技術(shù)方案就是顯易嘗試的結(jié)果。另外歐洲專利局所提出的“本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉本領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展方向”也可作為中國專利創(chuàng)造性判斷可以運(yùn)用的行之有效的判斷語句。

適當(dāng)?shù)膶＠麆?chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)將有力刺激創(chuàng)新發(fā)展，不當(dāng)?shù)膭?chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)不僅會侵害專利體系信譽(yù)和認(rèn)知，其對促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展的作用和價值也會變得模糊。

專利是沙子還是金子？當(dāng)中國發(fā)明專利申請受理量占到全球巔峰時，其對創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和效用也許到了重新審視的時刻，在專利審查體系外，需審視的是地方對專利獎勵刺激，在專利審查體系內(nèi)，需要審視也許是專利授權(quán)創(chuàng)造性門檻標(biāo)準(zhǔn)的高低，讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系，不至因“含水量”過大而失效，讓真正適合的專利助力創(chuàng)新之火灼灼生輝。

參考文獻(xiàn)：

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[2] 2010年4月公布《審查指南》(guidelines_2010) Part C-Chapter IV-32 11.3.

[3] 2002年2月到10月，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會和美國司法部在反托拉斯局聯(lián)合組成一個委員會，進(jìn)行聽證。就競爭與專利保護(hù)的法律政策之間的合理關(guān)系進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過聽證會，委員會2003年公布了《促進(jìn)創(chuàng)新：競爭與專利法律政策的適當(dāng)平衡》報告。

[4] “Bringing the Europeanpatent grant process into focus”，By Thomas Hammer, IntellectualAsset Management,2010.

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[6] Lee Petherbridge，R Polk Wagner. TheFederal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law ofObviousness. TexasLaw Review; Jun 2007; 85, 7.

[7] 2010年4月公布《審查指南》(guidelines_2010) Part C-Chapter IV-32 11.3.

[8]《從技術(shù)效果的多樣性看要素替代發(fā)明創(chuàng)造性的判斷》2011年第四期 《中國專利與商標(biāo)》 趙永輝，呂德軍

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：趙永輝  華進(jìn)知識產(chǎn)權(quán) 合伙人 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)IPMS審核員

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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