2014年《商標法》限制「商標代理機構」申請商標權利的合法性與合理性分析

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務所律師 合伙人

原標題：2014年《商標法》限制商標代理機構申請商標權利的合法性與合理性分析

【編者按】

2017年12月13日，IPRdaily發(fā)布了《2017全國申請人商標申請量排名（前100名）》（點擊文字可直接查看），引起了熱議。而之所以能引起熱議的主要點在于，申請總量排名第一的是個人，領先排名第二的阿里巴巴931件商標。關于個人申請商標合法、合理性的問題，暫不討論，筆者突然想到的一個問題是對商標代理機構申請商標權利的限制是否合法、合理。

《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）于2013年進行了第三次修改，于2014年5月1日實施。修改后的《商標法》第十九條第四款規(guī)定：商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。

這一條款的增加，為商標代理機構可以申請的商品類別進行了限制，立法目的是為了防止商標代理機構利用其業(yè)務上的優(yōu)勢，自己惡意搶注他人商標牟利。

對于該條款的評價，褒貶不一，詬病者居多。筆者亦對該條款的立法意義持否定態(tài)度。本文將從兩個方面對這一條款進行評議：一是商標代理機構注冊商標可選擇的商品范圍，二是該條款制定的合法性與合理性。

第一部分

商標代理機構注冊商標可選擇的商品范圍

【相關規(guī)定及簡析】

《商標法》第十九條第四款只允許商標代理機構對其“代理服務”申請商標注冊，因此，對“代理服務”的解釋，也就決定了商標代理機構注冊商標可選擇的商品范圍。

《商標法實施條例》第八十三條規(guī)定：商標法所稱商標代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜。

《商標代理管理辦法》第六條第一款規(guī)定：商標代理組織可以接受委托人委托，指定商標代理人辦理下列代理業(yè)務：（一）代理商標注冊申請、變更、續(xù)展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事項；（二）提供商標法律咨詢，擔任商標法律顧問；（三）代理其他有關商標事務。

基于上述法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，結合《商標注冊用商品和服務國際分類》、《類似商品和服務區(qū)分表》對商品和服務類別的劃分，筆者認為，從事商標代理業(yè)務的商標代理機構如對其提供的服務申請注冊商標，只能在第45類4506群組法律服務上申請注冊。并且，需要進一步限定在與商標代理業(yè)務有關的服務。“調解、仲裁、域名注冊”等服務由于與商標代理業(yè)務不相關，商標代理機構也無權注冊。

由于文義解釋在所有法律解釋方法中應首先予以選擇，鑒于上述規(guī)定從文義解釋的角度出發(fā)并不會產生任何歧義，因此，應當遵從文義解釋的方法，對商標代理機構申請注冊商標的商品范圍進行嚴格限制。

【司法實務】

司法實踐亦采取了文義解釋的方法對上述條款進行解讀，下面列舉2015年度比較有影響力的案例予以說明。

案例簡述：

上海專利商標事務所有限公司（以下稱：上專所）于2014年8月28日向商標局申請注冊第15244246號“上專及圖”商標，指定使用服務項目為41類“培訓、實際培訓（示范）、輔導（培訓）” 等。2014年9月12日，商標局發(fā)出編號為TMZC15244246BYSL01的《商標注冊申請不予受理通知》，以商標指定服務項目不符合《商標法》第十九條和《商標法實施條例》第八十七條的規(guī)定為由，對上述申請不予受理。

上專所不服商標局上述不予受理行政行為，向北京知識產權法院提起行政訴訟。

針對《商標法》第十九條第四款的理解和適用問題，北京知識產權法院在審理該案過程中向相關知識產權研究機構征求意見，收到了5家知識產權研究機構的意見。5家研究機構的意見中，有的主張應嚴格限制代理機構注冊商標的服務范圍，有的主張對于代理機構可能從事的除商標代理業(yè)務之外的其他業(yè)務，應允許商標代理機構注冊其他服務類別的商標。

北京知識產權法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第98號行政判決書，駁回了上專所的訴訟請求。法院不允許商標代理機構在商標代理服務之外申請注冊商標，即便商標代理機構確實從事了相關服務業(yè)務。

判決書在闡述駁回理由時的一段文字頗耐人尋味，筆者揣測該段文字道出了法官的內心真實傾向與不得不適用法律理性裁判的矛盾心理。文字內容摘抄如下：此外，本院需強調的是，司法機關的職責在于適用法律，而非制定法律，在法律條文規(guī)定明確且清晰的情況下，司法機關必須嚴格遵照執(zhí)行。至于相關法律規(guī)定是否妥當，應否修改，則屬于立法機關的權限范圍，并非司法機關的職責。

筆者揣測，法官應當是認為《商標法》第十九條第四款的規(guī)定的確欠妥，但作為司法機關，不能造法，只能適用。

　
【作者觀點】

筆者在此文中亦持與上述判決相同的態(tài)度。筆者認為《商標法》第十九條第四款屬于頭疼醫(yī)腳的立法，屬于《商標法》第三次修改的敗筆。但從尊重法律的層面出發(fā)，惡法亦法。在惡法被修改之前，司法者必須遵守，必須執(zhí)行。誠然，在法律適用過程中，可以對法律進行適當?shù)慕忉?，但不可過度解釋。在法律條文并無歧義的情況下，應遵循文義解釋的方法。如果為了解決個案而突破法律，即屬于造法。而造法，正如本案法官所言，并非司法機關的職責。

《商標法》第十九條第四款的規(guī)定是明確的，在理解和適用中應嚴格把握，嚴格限定商標代理機構注冊商標的商品范圍。

第二部分

限制商標代理機構注冊商標商品范圍的合法性與合理性

商標代理機構包括兩類主體，一類是律師事務所，另外一類是商標代理公司。由于《律師法》第二十七條規(guī)定律師事務所不得從事法律服務以外的經營活動，因此，本文探討所指商標代理機構僅限于依法成立的商標代理公司。

　
【公司的權利平等與意思自治】

《公司法》第十二條規(guī)定：公司的經營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。公司的經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經批準的項目，應當依法經過批準。

公司章程是公司意思自治的憲章?！豆痉ā芬?guī)定公司經營范圍由公司章程規(guī)定，只需履行登記程序，實則賦予了公司更加自主的經營決策權，減少了法律對公司經營的干涉。

商標代理機構作為《公司法》規(guī)制下的民事主體，與其他經營范圍的公司享有同等的民事權利。無論是《公司法》，還是本文探討的《商標法》，還是其他相關法律、法規(guī)，并未對商標代理機構的經營范圍作出限制。因此，無論從法律規(guī)定來看，還是從理論上講，亦或從實務出發(fā)，只要商標代理機構愿意，在經依法登記或履行必要的前置審批手續(xù)之后，其可以從事《國民經濟行業(yè)分類》中的諸多行業(yè)。而跨行業(yè)經營也實屬公司正常、普遍的經營行為。

商標代理機構當然可以從事35類的“商業(yè)管理咨詢”服務、41類的“培訓”服務、42類的“工業(yè)品外觀設計”服務等等，這些服務也往往是一家商標代理機構正常、合理的關聯(lián)服務或者衍生服務。

法律賦予了公司平等的權利，商標代理機構的經營范圍并未受到法律的限制?！渡虡朔ā妨⒎ㄈ鐚ι虡舜頇C構進行權利上的限制或者附加一定的義務，應與《民法通知》、《公司法》等法律保持協(xié)調一致。

【商標權的取得原則和保護原則】

商標權利的取得有兩種原則，一是注冊原則，二是使用原則。所謂注冊原則，是指商標專用權通過注冊取得。不管該商標是否使用，只要符合商標法的規(guī)定，經商標主管機關核準注冊之后，申請人即取得該商標的專用權，受到法律的保護。使用原則是指商標通過使用即可產生權利。根據(jù)這一原則，最先使用者可以獲得商標專用權。

我國《商標法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。

該條反應了我國商標權利取得的原則為注冊原則。該條法律立法時，在技術處理上使用了“應當”。雖然《商標法》亦允許使用未注冊商標，并且給予未注冊商標一定條件下的保護，但立法傾向則是鼓勵商標注冊。通觀我國《商標法》關于商標保護的條款，商標權的保護以保護注冊商標為原則，以保護未注冊商標為有條件的例外。可見，商標權的保護原則與商標權利的注冊取得原則一致。

【條款之間以及法律之間的矛盾】

《商標法》規(guī)定公司對其商品或服務需要取得商標專用權的，“應當”申請注冊商標，這是《商標法》第四條的明確規(guī)定。而實踐卻是商標代理機構如果從事商標代理業(yè)務之外的經營活動，按照《商標法》第十九條第四款，無法申請注冊商標。由此造成《商標法》第十九條第四款與《商標法》第四條之間的矛盾。

《商標法》第四十三條是使用許可制度。商標權取得之后，權利人既可以自己使用商標，也可以許可他人使用商標，這是商標權作為一項民事權利的應有之義。因此，實踐中，如果商標代理機構取得商標權的商品或服務范圍與商標代理無關，那么，其依然可以許可他人使用商標，而這種權利是法定的權利?！渡虡朔ā返谑艞l第四款顯然與《商標法》第四十三條相矛盾。

《商標法》第十九條第四款的缺陷造成了《商標法》不同條款之間以及與其他法律之間的矛盾。

　
【立法的合理性與必要性】

商標代理機構作為專業(yè)從事商標代理業(yè)務的市場主體，在經營過程中，的確存在個別商標代理機構囤積商標、搶注客戶商標的違反誠信經營、擾亂商標注冊秩序的行為。但就目前來看，這一行為并不具有普遍性。立法建議之時，并未有權威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示有多少家商標代理機構申請了眾多與自身業(yè)務無關的商標，有多少家商標代理機構搶注了客戶的商標。因此，從概率上來講，這種行為是否需要立法予以規(guī)制，并沒有科學的依據(jù)。

即便個別商標代理機構的行為需要立法予以規(guī)制，是否要以剝奪整個商標代理行業(yè)從業(yè)主體的合法民事權利為代價，也應當是立法者要考慮的問題?！皟蓹嘞嗪θ∑漭p，兩權相利取其重”，這應當是立法中掌握的基本原則。與糾正個別違法公司的違法行為相比，商標代理機構的基本民事權利應該更重。通過剝奪所有商標代理機構民事權利的方式去實現(xiàn)遏制個別商標代理機構的違法行為的立法技術，實則與以惡制惡、以暴制暴并無二質。

《商標法》第十五條對商標代理機構的搶注行為進行了規(guī)制，《商標法》第四十九條商標連續(xù)三年停止使用制度對商標囤積行為進行了一定程度上的規(guī)制，商標法第七條的誠實信用原則、第四十四條的無效宣告制度，對商標代理機構搶注商標、囤積商標的行為都進行了相應的規(guī)制。應當說，《商標法》對于此類違法行為已經進行了比較系統(tǒng)的立法，完全沒有必要再以剝奪所有商標代理機構合法權利的方式進行規(guī)制。

另外，筆者以自我小人之心剖析：公司注冊的成本是極低的，如果想進行商標囤積、惡意搶注的違法行為，可以隨便注冊一個公司來申請商標。如此一來，通過限制代理機構申請權利來規(guī)制個別商標代理機構違法行為的立法，終究會被違法者所取笑。

《商標法》第十九條第四款屬于通過剝奪商標代理機構合法民事權利的方式制定的惡法，建議《商標法》第四次修改時刪除。

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作者：劉東海 北京市長安律師事務所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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