在他人外觀設(shè)計專利上附加新的圖案、色彩設(shè)計要素不影響侵權(quán)的判定

產(chǎn)業(yè)

IPRdaily11年前

在他人外觀設(shè)計專利上附加新的圖案、色彩設(shè)計要素不影響侵權(quán)的判定

【小D導(dǎo)讀】 判斷是否侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的關(guān)鍵在于確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利之間是否存在明顯的差異性。

馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司、陽江市伊利達(dá)刀剪有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛申請再審案。

——馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司、陽江市伊利達(dá)刀剪有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛申請再審案

一審案號：廣東省廣州市中級人民法院（2010）穗中法民三初字第165號民事判決書二審案號：廣東省高級人民法院（2011）粵高法民三終字第164號民事判決書再審案號：最高人民法院（2013）民申字第29號民事裁定書

【判決要點】

在產(chǎn)品上使用與他人外觀設(shè)計專利相同或者近似的外觀設(shè)計之外還附加有其他圖案、色彩設(shè)計要素，對于其侵權(quán)行為的判斷一般不具有實質(zhì)性影響。

【案情簡介】

MAPED（馬培德公司）是世界知名的學(xué)生和辦公用品制造商。2004年2月6日，該公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名為“剪刀”的外觀設(shè)計專利，并于2004年9月1日獲得授權(quán)。該專利的主視圖參見圖一。2010年馬培德公司因陽江市邦立貿(mào)易有限公司（邦立公司）以及伊利達(dá)刀剪有限公司（伊利達(dá)公司）生產(chǎn)、銷售與其擁有的上述外觀設(shè)計專利相似的產(chǎn)品，遂將兩公司起訴至廣州中院。被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀參見圖二。

【法院觀點】

一審、二審法院認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品盡管形狀外觀與馬培德公司的外觀設(shè)計專利相似，但前者的設(shè)計有彩色圖案，其整體的視覺效果與后者的外觀設(shè)計專利之間存在實質(zhì)性差異。據(jù)此，法院認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品未侵犯馬培德公司的外觀設(shè)計專利。

馬培德公司不服，向最高人民法院提出再審申請。最高人民法院于2013年9月22日作出裁定書。裁定書明確指出了被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計專利的相同點與不同點。二者的共同點在于：均包括手柄、刀片以及設(shè)置于剪刀中部的鉚釘三個主要部分；手柄、刀片的形狀基本相同，手柄包括內(nèi)、外兩個明暗不同的同心圓環(huán)，并且在手柄中部均設(shè)置水滴狀通孔。而二者主要區(qū)別在于：①被訴侵權(quán)產(chǎn)品的鉚釘為分別設(shè)置于剪刀兩側(cè)的兩個圓臺狀凸起，體積明顯較大，其中心線上還設(shè)置有波浪狀條紋；涉案專利的鉚釘為金屬鉚釘，體積明顯較小，且僅在一側(cè)中部設(shè)置有直線槽（簡稱區(qū)別特征1）。②被訴侵權(quán)產(chǎn)品的剪刀片上還設(shè)置有彩色圖案（簡稱區(qū)別特征2）。

針對二者的區(qū)別，最高院作出如下分析：

關(guān)于區(qū)別特征1。對于涉案外觀設(shè)計專利而言，刀片、鉚釘?shù)脑O(shè)計均為剪刀類產(chǎn)品中的常規(guī)設(shè)計，其設(shè)計特點主要體現(xiàn)于手柄之上，創(chuàng)新高度相對有限。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了與其基本相同的手柄設(shè)計，但由于二者鉚釘?shù)男螤睢⒋笮〔町惷黠@，并且鉚釘設(shè)置于產(chǎn)品中部，區(qū)別特征1容易被一般消費者觀察到，足以導(dǎo)致二者的整體視覺效果產(chǎn)生明顯差異。

關(guān)于區(qū)別特征2。首先，正確界定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，是進(jìn)行外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷的基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國專利法》（2000年修正）第五十六條第二款的規(guī)定，“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)”。形狀、圖案、色彩是構(gòu)成產(chǎn)品外觀設(shè)計的三項基本設(shè)計要素，因此在確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以及侵權(quán)判斷時，應(yīng)當(dāng)以圖片或者照片中的形狀、圖案、色彩設(shè)計要素為基本依據(jù)。其次，色彩要素不能脫離形狀、圖案單獨存在，必須依附于產(chǎn)品形狀、圖案存在，色彩變化本身也可形成圖案。根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》（2002年修訂）第二十八條第二款的規(guī)定，“外觀設(shè)計的簡要說明應(yīng)當(dāng)寫明使用該外觀設(shè)計的產(chǎn)品的設(shè)計要點、請求保護色彩、省略視圖等情況。”因此，簡要說明中未明確請求保護色彩的，不應(yīng)以圖片、照片中的色彩限定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，在侵權(quán)對比時應(yīng)當(dāng)不予考慮。但產(chǎn)品上明暗、深淺變化形成圖案的，應(yīng)當(dāng)視為圖案設(shè)計要素，不應(yīng)將其歸入色彩設(shè)計要素，涉案專利手柄上明暗不同的同心圓環(huán)屬于圖案設(shè)計要素，馬培德公司有關(guān)涉案專利屬于單純形狀的外觀設(shè)計的主張，與事實不符。最后，在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與外觀設(shè)計專利相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。被訴侵權(quán)產(chǎn)品在采用與外觀設(shè)計專利相同或者相近似的外觀設(shè)計之余，還附加有其他圖案、色彩設(shè)計要素的，如果這些附加的設(shè)計要素屬于額外增加的設(shè)計要素，則對侵權(quán)判斷一般不具有實質(zhì)性影響。否則，他人即可通過在外觀設(shè)計專利上簡單增加圖案、色彩等方式，輕易規(guī)避專利侵權(quán)。這無疑有悖于專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，促進(jìn)科技進(jìn)步和創(chuàng)新的立法本意。涉案專利并未要求保護色彩，刀片上亦無圖案設(shè)計，區(qū)別特征2屬于被訴侵權(quán)產(chǎn)品上額外增加的設(shè)計要素，不應(yīng)對侵權(quán)判斷產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

綜上，最高院得出的結(jié)論是：區(qū)別特征1對整體視覺效果具有顯著影響，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計專利既不相同也不近似。二審判決以“在剪刀片上設(shè)計有彩色圖案，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響”等為由，認(rèn)定二者整體視覺效果具有實質(zhì)性差異，適用法律錯誤，應(yīng)予糾正。鑒于二審判決結(jié)論正確，故本院予以維持。

【案例點評】

判斷是否侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的關(guān)鍵在于確定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利之間是否存在明顯的差異性。在本案中最高院從外觀設(shè)計的形狀和圖案這兩個角度出發(fā)，列舉了涉案產(chǎn)品與涉案專利之間的兩個區(qū)別特征。在肯定了區(qū)別特征1之后，對區(qū)別特征2的分析似乎是多余的，因為分析區(qū)別特征2對侵權(quán)判定影響的前提是區(qū)別特征1不明顯（即二者在形狀方面相似）。不過根據(jù)最高院的分析可以得出這樣一個結(jié)論：附加新的圖案、色彩設(shè)計不影響侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的判定，當(dāng)然前提是存在相同或相似的設(shè)計。換言之，如果產(chǎn)品覆蓋了受保護的外觀設(shè)計，即使附加了其他的圖案、色彩，那么仍然可以斷定二者不存在明顯的差異性。那么最高院的觀點是否忽視了圖案、色彩對于外觀設(shè)計的意義？這一結(jié)論的適用又是否需要明確適用對象的范圍？這些問題恐怕還需要進(jìn)一步討論。

（文/上海知識產(chǎn)權(quán)研究所 ?石小偉）

來源: 上海知識產(chǎn)權(quán)研究所 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://www.islanderfriend.com/

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