中韓專利制度中「分案申請」的比較

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作者：田英愛  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：中韓專利制度中分案申請的比較

在中國，一件專利申請未結(jié)案之前，申請人可以基于該專利申請?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾?。在目前的專利?shí)踐中，申請人可以根據(jù)審查員不具有單一性的審查意見提出分案申請，也可以主動提出分案申請。同樣，韓國的專利申請中也存在分案申請，韓國的分案申請制度中規(guī)定專利申請不滿足單一性條件或者原申請說明書或附圖中記載的技術(shù)方案并未記載在權(quán)利要求中時(shí)，可提出分案申請。那么中韓專利制度中的分案申請有關(guān)規(guī)定是否相同呢？

一、中韓專利制度中對分案申請的規(guī)定

我國專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條中規(guī)定，一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。第五十四條中規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門發(fā)出授予專利權(quán)的通知后，申請人應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起2個(gè)月內(nèi)辦理登記手續(xù)。申請人按期辦理登記手續(xù)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，頒發(fā)專利證書，并予以公告。

也就是說，在中國，申請人要求分案，應(yīng)當(dāng)在專利局發(fā)出授權(quán)書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前，向?qū)＠痔岢龇职刚埱蟆Ｐ枰⒁獾氖?，即使申請人在兩個(gè)月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可以根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請，即只要專利申請?zhí)幱凇拔唇K止”的狀態(tài)，都可以進(jìn)行分案申請。專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

而在韓國，專利申請被駁回之前的分案制度跟中國是類似的，同樣要滿足分案申請的內(nèi)容不得超出原申請記載的范圍等的規(guī)定。而當(dāng)韓國專利申請被駁回后，分案申請規(guī)定與中國的有所區(qū)別。從事涉韓專利代理的代理人熟知韓國專利申請被駁回后有兩種救濟(jì)途徑，一種是再審查途徑，另一種是駁回決定不服審判途徑。采用第一種途徑時(shí)，申請人必須修改權(quán)利要求來主張專利的新創(chuàng)性，而采取第二種途徑時(shí)，申請人無法修改權(quán)利要求，只能以當(dāng)前的權(quán)利要求進(jìn)行爭辯。當(dāng)然，申請人采取再審查途徑主張專利的進(jìn)步性后再次被駁回時(shí)，還可以采用駁回決定不服審判途徑進(jìn)行爭辯。

那么，如果申請人最終采用駁回決定不服審判途徑進(jìn)行爭辯后，韓國專利局審判員再次否定該專利的創(chuàng)造性而駁回申請人的主張時(shí)，可否進(jìn)行分案申請呢？答案是否定的。也就是說韓國專利申請中可進(jìn)行分案的時(shí)期僅在駁回決定不服審判的提交期限之內(nèi)。

二、實(shí)際案例

了解上述闡述的規(guī)定，對于代理人為客戶提供分案申請的建議具有非常重要的意義。下面舉出具體例子來進(jìn)行說明。

關(guān)于鋰離子電池負(fù)極材料的一發(fā)明專利，在韓國的專利申請日為2012年12月18日，其原始申請的權(quán)利要求共17項(xiàng)，其中權(quán)利要求1-7為產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求8-12為方法權(quán)利要求，權(quán)利要求13-17也為方法權(quán)利要求。審查員引用了三個(gè)日本的在先發(fā)明專利和一個(gè)韓國的在先發(fā)明專利，指出本發(fā)明的所有權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性。

該案件經(jīng)申請人兩次進(jìn)行答復(fù)審查意見后，于2015年8月31日收到了韓國專利局的駁回通知書（final rejection）。審查員在駁回通知書中指出，當(dāng)前的權(quán)利要求1-7不具備創(chuàng)造性，而權(quán)利要求8-17是可授權(quán)的。在上述的駁回決定之后的再審查程序和駁回決定不服審判請求中，申請人選擇了后者，以不修改產(chǎn)品權(quán)利要求的方式提出了駁回決定不服審判請求。2017年6月29日，該案收到了韓國知識產(chǎn)權(quán)庭下發(fā)的審判決定通知書（trial rejection），通知書中，審查員認(rèn)為本發(fā)明權(quán)利要求1中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與對比文件1-3相比，無實(shí)質(zhì)性區(qū)別，本領(lǐng)域技術(shù)人員可通過引用的四個(gè)對比文件的啟示輕易得到產(chǎn)品的所有技術(shù)特征，并且技術(shù)效果上也不存在顯著的進(jìn)步，從而駁回了申請人的請求。

上面提到本發(fā)明的方法權(quán)利要求8-17是可授權(quán)的，但由于在韓國申請中可進(jìn)行分案的時(shí)期僅在能提出駁回決定不服審判的期限內(nèi)，因此收到審結(jié)通知書的申請人無法再以可授權(quán)的權(quán)利要求8-17為保護(hù)范圍進(jìn)行分案申請。然而對于這種情況，如果該申請?jiān)谥袊M(jìn)行，那么申請人在收到的復(fù)審?fù)ㄖ獣鵀榫S持駁回的意見時(shí)，仍能以權(quán)利要求8-17提出分案，且很有可能授權(quán)。也就是說，針對上述案件，如果申請人在收到駁回通知書時(shí)，提出駁回決定不服審判請求的同時(shí)，又以可授權(quán)的權(quán)利要求8-17進(jìn)行分案申請，為筆者認(rèn)為的比較妥當(dāng)?shù)倪x擇。

三、結(jié)語

本文通過上述申請的案件情況，結(jié)合筆者在韓國專利申請過程中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了學(xué)習(xí)和總結(jié)。涉韓專利實(shí)務(wù)處理過程中，清楚掌握韓國專利制度與中國專利制度的不同之處，有助于為申請人提供更為全面的答復(fù)意見，同時(shí)有助于幫助客戶把握更為合理的專利權(quán)。筆者也會在實(shí)務(wù)處理實(shí)踐過程中，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)中韓專利制度的異同點(diǎn)。

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作者：田英愛  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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