以4個(gè)案例談「商標(biāo)共存協(xié)議」的價(jià)值屬性

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標(biāo)題：以4個(gè)案例談商標(biāo)共存協(xié)議的價(jià)值屬性

在我國(guó)當(dāng)前的司法實(shí)務(wù)中，商標(biāo)共存協(xié)議通常存在于商標(biāo)駁回復(fù)審行政程序及后續(xù)的司法程序中。本文通過4個(gè)案例來梳理司法實(shí)務(wù)中對(duì)共存協(xié)議的不同態(tài)度。

引言

在我國(guó)當(dāng)前的司法實(shí)務(wù)中，商標(biāo)共存協(xié)議通常存在于商標(biāo)駁回復(fù)審行政程序及后續(xù)的司法程序中。對(duì)于商標(biāo)共存協(xié)議是否采納，目前存在三種觀點(diǎn)：第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)為私權(quán)，是否允許申請(qǐng)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，應(yīng)當(dāng)允許在先權(quán)利人自由處分相關(guān)權(quán)益。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)雖然是私權(quán)，相同或近似商標(biāo)的共存會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，從而損害消費(fèi)者的利益，因此，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)可商標(biāo)共存協(xié)議的效力。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)共存協(xié)議可以作為認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似、是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆的考量因素。下面通過4個(gè)案例來梳理司法實(shí)務(wù)中對(duì)共存協(xié)議的不同態(tài)度。

案例1：“良子”商標(biāo)爭(zhēng)議案

1551944號(hào)“良子”商標(biāo)（爭(zhēng)議商標(biāo)）由山東良子公司于2000年2月17日提出注冊(cè)申請(qǐng)，于2001年4月7日被核準(zhǔn)注冊(cè)。引證商標(biāo)“良子及圖”由新疆良子健身有限公司于1997年10月31日向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，于1998年12月28日被核準(zhǔn)注冊(cè)，于2002年2月22日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給北京良子公司。

2002年12月31日，北京良子公司以爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，違反了《商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定為由，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出撤銷注冊(cè)不當(dāng)商標(biāo)申請(qǐng)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定爭(zhēng)議商標(biāo)在保健、理療服務(wù)上予以撤銷，在其余服務(wù)項(xiàng)目上予以維持。

北京市第一中級(jí)人民法院一審判決維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定。北京市高級(jí)人民法院二審[1]改判：共存協(xié)議第四條規(guī)定，濟(jì)南市歷下區(qū)良子健身總店與新疆良子健身有限公司均放棄對(duì)對(duì)方帶有“良子”字樣的商標(biāo)提出異議或注冊(cè)不當(dāng)申請(qǐng)的權(quán)利。由于共存協(xié)議簽訂時(shí)，爭(zhēng)議商標(biāo)已被商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)，因此，共存協(xié)議第四條中所指的“良子字樣的商標(biāo)”包括爭(zhēng)議商標(biāo)。北京良子公司亦應(yīng)當(dāng)遵守共存協(xié)議的約定，不應(yīng)對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出撤銷注冊(cè)不當(dāng)商標(biāo)申請(qǐng)。

最高人民法院再審[2]維持北京市高級(jí)人民法院二審判決，并進(jìn)一步闡述：北京良子公司的上述行為，違反了共存協(xié)議的約定和誠(chéng)實(shí)信用原則，而撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)的結(jié)果，顯然打破了共存協(xié)議約定的利益平衡和多年來形成的市場(chǎng)格局，對(duì)山東良子公司明顯不公平。

案例2：“真的常想你” 商標(biāo)駁回復(fù)審案

申請(qǐng)商標(biāo)系第7864619號(hào)“真的常想你”商標(biāo)，由帥龍公司于2009年11月26日提出注冊(cè)申請(qǐng)。引證商標(biāo)系第4879544號(hào)“真的好想你”商標(biāo)，申請(qǐng)日為2005年9月5日。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫、含義等方面較為接近，整體不易區(qū)分，構(gòu)成近似商標(biāo)。

2009年9月19日，河南省高級(jí)人民法院受最高人民法院的委托，協(xié)調(diào)帥龍公司與好想你公司簽訂調(diào)解協(xié)議（簡(jiǎn)稱調(diào)解協(xié)議）。調(diào)解協(xié)議約定：帥龍公司將其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商標(biāo)、商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給好想你公司。好想你公司保證在經(jīng)營(yíng)、商業(yè)宣傳中不使用“真的好想你”商標(biāo)，也不得轉(zhuǎn)讓該商標(biāo)。同時(shí)，好想你公司保證對(duì)帥龍公司正在申請(qǐng)注冊(cè)的“真的想念你”、“真的喜歡你”、“真的常想你”商標(biāo)不得提出異議。

北京市第一中級(jí)人民法院一審[3]認(rèn)為：《商標(biāo)法》既保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益，也要保護(hù)消費(fèi)者利益。只有在有充分證據(jù)證明商標(biāo)權(quán)人對(duì)自身權(quán)利的處分損害到包括消費(fèi)者利益在內(nèi)的社會(huì)公眾利益的情況下，才可能依據(jù)保護(hù)消費(fèi)者利益的價(jià)值取向，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。本案申請(qǐng)商標(biāo)“真的常想你”與引證商標(biāo)“真的好想你”雖然在文字構(gòu)成上較為近似，但兩商標(biāo)并非完全相同，尚存在一定區(qū)別。鑒于引證商標(biāo)原注冊(cè)人為帥龍公司，帥龍公司與引證商標(biāo)現(xiàn)所有人好想你公司已經(jīng)達(dá)成調(diào)解協(xié)議，好想你公司受讓但不再使用引證商標(biāo)，即引證商標(biāo)在轉(zhuǎn)讓至好想你公司后已不在經(jīng)營(yíng)中使用，故已不存在消費(fèi)者將申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)產(chǎn)生實(shí)際混淆誤認(rèn)的可能性。帥龍公司與引證商標(biāo)所有人好想你公司達(dá)成調(diào)解協(xié)議體現(xiàn)了當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)權(quán)的處分，在無證據(jù)證明該協(xié)議對(duì)消費(fèi)者利益造成損害的情況下，應(yīng)當(dāng)予以尊重。加之上述協(xié)議系最高人民法院委托河南省高級(jí)人民法院主持雙方調(diào)解而達(dá)成，該調(diào)解協(xié)議應(yīng)為司法機(jī)關(guān)所認(rèn)可，具有較高效力。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)未考慮上述調(diào)解協(xié)議而作出第92795號(hào)決定存在不當(dāng)之處，依法應(yīng)予糾正。

北京市高級(jí)人民法院二審[4]維持一審判決，但裁判理由不同：商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是私權(quán)，也是財(cái)產(chǎn)權(quán)。在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查實(shí)務(wù)中雖然要防止相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，但更應(yīng)當(dāng)尊重商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性，特別是尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志。消費(fèi)者利益并不必然構(gòu)成公共利益，商標(biāo)法中消費(fèi)者利益保護(hù)優(yōu)先于商標(biāo)權(quán)人利益保護(hù)并不具有必然充分的理由，而包括商標(biāo)權(quán)在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的私權(quán)本質(zhì)屬性決定了商標(biāo)法更應(yīng)當(dāng)優(yōu)先尊重商標(biāo)權(quán)人的意志和保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益。當(dāng)防止消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)與尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志相沖突時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)優(yōu)先尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志而不是優(yōu)先防止消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。

這是因?yàn)橥瑫r(shí)使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)如果造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，消費(fèi)者可以放棄該商標(biāo)所指向的商品而選擇替代商品，故通常是在先商標(biāo)權(quán)人而不是消費(fèi)者首當(dāng)其沖地遭受損失，同時(shí)通常也是在先商標(biāo)權(quán)人遭受更大的損失。既然在先商標(biāo)權(quán)人能夠坦然面對(duì)其可能遭受的損失而接受商標(biāo)共存的事實(shí)，則消費(fèi)者因此可能受到的混淆誤認(rèn)通常應(yīng)當(dāng)不足以阻礙商標(biāo)共存的事實(shí)，或者此時(shí)消費(fèi)者負(fù)有適當(dāng)容忍混淆誤認(rèn)的義務(wù)。這就是說，如果相同或近似商標(biāo)的所有人能夠容忍相同或近似商標(biāo)同時(shí)使用于相同或類似商品或服務(wù)，則相關(guān)公眾或者消費(fèi)者一般也應(yīng)當(dāng)給予同樣的容忍，如果其不能給予這種容忍時(shí)完全可以選擇“用腳投票”，如選擇其他品牌的商品或服務(wù)。

更進(jìn)一步講，如果使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)的所有者通過共存協(xié)議等方式認(rèn)可了相同或近似商標(biāo)的共存，特別是這種共存協(xié)議是通過司法裁判中的調(diào)解協(xié)議等方式形成且已經(jīng)得到了實(shí)際履行，則在相關(guān)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查中應(yīng)當(dāng)注意尊重該調(diào)解協(xié)議，保護(hù)切實(shí)履行司法調(diào)解協(xié)議的當(dāng)事人的合法權(quán)益。還必須指出的是，相同或近似商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上的共存并不以不存在消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)為適用前提，消除消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)也不是適用商標(biāo)共存制度的目標(biāo)。恰恰相反的是，商標(biāo)注冊(cè)共存制度必須以消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的實(shí)際或可能存在為適用前提，而且相同或近似商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上的共存也并不必然消除消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。這是因?yàn)槿绻麤]有消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，在先商標(biāo)當(dāng)然地不能成為在后商標(biāo)的注冊(cè)障礙，則沒有商標(biāo)共存制度的適用余地。

因此，是否造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)與在先商標(biāo)所有人是否許可在后商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)無關(guān)，或者說無論在先商標(biāo)權(quán)人是否許可在后商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，在后商標(biāo)與在先商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上的共存均可能“容易導(dǎo)致混淆”，但在后商標(biāo)即使“容易導(dǎo)致混淆”也可以獲得注冊(cè)，這是基于在先商標(biāo)所有人的同意而不是基于對(duì)消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的消除。因此，應(yīng)當(dāng)確立的原則是：只要與訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)的在先商標(biāo)所有人同意訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)的，原則上均不得以訴爭(zhēng)商標(biāo)與該在先商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)為由駁回注冊(cè)、不予注冊(cè)或者撤銷注冊(cè)，或者宣告訴爭(zhēng)商標(biāo)無效。當(dāng)然，在這一原則之外可以存在某些例外情形，如危害社會(huì)公共利益的商標(biāo)共存就不應(yīng)當(dāng)被承認(rèn)。

本案中，申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)核定使用的商品已經(jīng)構(gòu)成相同或類似商品，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)均為文字商標(biāo)，其文字構(gòu)成、含義基本相同，二者若使用在相同或類似商品上，容易造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，故申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)。消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)既包括實(shí)際發(fā)生的混淆誤認(rèn)，也包括可能發(fā)生的混淆誤認(rèn)，原審法院基于引證商標(biāo)所有人好想你公司承諾受讓引證商標(biāo)后放棄在經(jīng)營(yíng)中使用引證商標(biāo)，從而認(rèn)定不存在消費(fèi)者將申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)產(chǎn)生實(shí)際混淆誤認(rèn)的可能性，并進(jìn)一步認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，依據(jù)不足，本院依法予以糾正。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)有關(guān)申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)的上訴理由成立，本院依法予以支持。

但是，雖然申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，但引證商標(biāo)原為申請(qǐng)商標(biāo)所有人所有。在河南省高級(jí)人民法院受最高人民法院的委托于2009年9月19日協(xié)調(diào)帥龍公司與好想你公司簽訂的調(diào)解協(xié)議中明確約定，帥龍公司將其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給好想你公司，好想你公司保證對(duì)帥龍公司正在申請(qǐng)注冊(cè)的“真的想念你”、“真的喜歡你”、“真的常想你”商標(biāo)不得提出異議。該調(diào)解協(xié)議可以視為申請(qǐng)商標(biāo)的所有人帥龍公司已經(jīng)同引證商標(biāo)的現(xiàn)所有人好想你公司就申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)達(dá)成了注冊(cè)及使用共存協(xié)議，好想你公司已經(jīng)同意申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。該調(diào)解協(xié)議生效后帥龍公司已經(jīng)實(shí)際履行，引證商標(biāo)也據(jù)此依法轉(zhuǎn)讓至好想你公司。

因此，即便申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，但鑒于帥龍公司與引證商標(biāo)所有人就申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)已經(jīng)達(dá)成的調(diào)解協(xié)議體現(xiàn)了當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)權(quán)的處分，且本案沒有證據(jù)證明上述調(diào)解協(xié)議的達(dá)成和履行損害了社會(huì)公共利益，目前也沒有有效證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)具有其他應(yīng)當(dāng)駁回注冊(cè)申請(qǐng)的法定情形，故該調(diào)解協(xié)議應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶鹬?。況且，引證商標(biāo)所有人已經(jīng)保證不在經(jīng)營(yíng)中使用引證商標(biāo)，表明消費(fèi)者遭受混淆誤認(rèn)的可能已經(jīng)被大大降低，其更應(yīng)當(dāng)容忍申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)和使用。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)畢竟不是消費(fèi)者，其應(yīng)當(dāng)站在消費(fèi)者的位置而不是取代消費(fèi)者的位置進(jìn)行判斷。基于上述事實(shí)和理由，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在作出第92795號(hào)決定時(shí)未考慮上述調(diào)解協(xié)議確有不當(dāng)，原審法院認(rèn)為商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在考慮上述調(diào)解協(xié)議的基礎(chǔ)上重新作出復(fù)審決定是正確的。

因此，雖然原審法院對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)的認(rèn)定錯(cuò)誤，但其判決結(jié)論正確，故本院予以維持。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)有關(guān)申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)共存必然導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，故申請(qǐng)商標(biāo)不應(yīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)的上訴理由依據(jù)不足，本院不予支持。

案例3： “STELUX”商標(biāo)駁回復(fù)審案

申請(qǐng)商標(biāo)為第7522204號(hào)“STELUX”商標(biāo)，其申請(qǐng)日為2009年7月6日，申請(qǐng)人為寶光公司。引證商標(biāo)為國(guó)際注冊(cè)第984611號(hào)“STELLUX”，其申請(qǐng)日為2008年12月11日，申請(qǐng)人為施華洛世奇股份公司。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。

北京市第一中級(jí)人民法院一審[5]認(rèn)為：注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)雖為私權(quán)，但其同時(shí)亦涉及公眾利益。在申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，從而容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的情況下，即便引證商標(biāo)權(quán)利人許可申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)，亦不能否認(rèn)其可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者利益造成損害。據(jù)此，引證商標(biāo)所有人所出具的共存協(xié)議不足以使申請(qǐng)商標(biāo)具有可注冊(cè)性。原告的上述主張不能成立，本院不予支持。

北京市高級(jí)人民法院二審[6]改判：從申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)相比可以看出，二者均為英文文字商標(biāo)，其差別僅在于一個(gè)字母不同，二者的標(biāo)識(shí)近似程度較高。但依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條判斷兩商標(biāo)是否構(gòu)成同一種商品上的近似商標(biāo)、類似商品上的相同商標(biāo)以及類似商品上的近似商標(biāo)，均必須滿足易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的要件。在申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)志與引證商標(biāo)標(biāo)志近似程度較高，但引證商標(biāo)所有人出具《同意書》同意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的情況下，該《同意書》應(yīng)當(dāng)作為適用《商標(biāo)法》第二十八條審查判斷申請(qǐng)商標(biāo)可否獲準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)應(yīng)予考量之因素。

原因在于：

第一，商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)中，根據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條對(duì)于混淆可能性的判斷是商標(biāo)授權(quán)行政機(jī)關(guān)或者人民法院從相關(guān)公眾的角度作出的一種推定，而《同意書》是由與自身具有直接利益關(guān)系的在先商標(biāo)權(quán)人出具，其對(duì)是否可能產(chǎn)生混淆的判斷更加符合市場(chǎng)實(shí)際。因此，若無其他明顯因素表明存在混淆的可能性，《同意書》通常是排除混淆可能性的有力證據(jù)。

第二，商標(biāo)權(quán)是一種民事財(cái)產(chǎn)權(quán)利。根據(jù)意思自治的原則，除非涉及重大公共利益，商標(biāo)權(quán)人可依自己的意志對(duì)權(quán)利進(jìn)行處分。《同意書》即為在后商標(biāo)申請(qǐng)人經(jīng)與在先商標(biāo)權(quán)人協(xié)商，由在先商標(biāo)權(quán)人作出的同意近似標(biāo)志在相同或類似服務(wù)上共存的意思表示。《同意書》體現(xiàn)了在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)其權(quán)利的處分。

第三，《商標(biāo)法》的直接目的是保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，同時(shí)兼顧消費(fèi)者的利益。只有在有充分證據(jù)證明在先商標(biāo)權(quán)人簽署的《同意書》侵害了消費(fèi)者利益的情況下，在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)其權(quán)利的處分才應(yīng)當(dāng)予以否定。

案例4： “NTT”商標(biāo)駁回復(fù)審案

4215925號(hào)NTT DATA及圖商標(biāo)（申請(qǐng)商標(biāo)）于2004年8月11日申請(qǐng)注冊(cè)，“NTT Communications”引證商標(biāo)1999年9月30日申請(qǐng)注冊(cè)，商標(biāo)專用權(quán)至2020年11月13日。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。

北京市第一中級(jí)人民法院一審[7]維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定：株式會(huì)社NTT數(shù)據(jù)稱引證商標(biāo)的所有人是其控股公司，且已出具書面文件同意其注冊(cè)和使用申請(qǐng)商標(biāo)的情況與本案無關(guān)，不是本案申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)的法定理由。

北京市高級(jí)人民法院二審[8]改判：申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)。在中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)雖然需要由商標(biāo)局進(jìn)行審查，但是商標(biāo)局審查的目的，根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定是防止在后商標(biāo)的注冊(cè)會(huì)對(duì)在先注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利產(chǎn)生影響，因此，在在先商標(biāo)注冊(cè)人同意在后商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)、使用近似商標(biāo)的情況下，商標(biāo)局不應(yīng)再對(duì)此加以限制。尤其是在先商標(biāo)注冊(cè)人是在后申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)人的股東的情況下，在后申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)允許注冊(cè)。

作者觀點(diǎn)

以上4個(gè)案例，都涉及到商標(biāo)共存協(xié)議在商標(biāo)混淆案件中的價(jià)值判斷。從立法層面上來看，對(duì)于可能造成混淆的商標(biāo)如何規(guī)制，法律規(guī)定是明確的。2001年商標(biāo)法第二十八條、2014年商標(biāo)法第三十條完全相同：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。

禁止相同或近似商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的規(guī)定并沒有除外情形，也就是說，并沒有共存協(xié)議適用的法律基礎(chǔ)。從上述4個(gè)案例來看，北京高院傾向于認(rèn)可共存協(xié)議，并且將共存協(xié)議作為是否可能混淆的考量因素。這種認(rèn)定雖然具有一定合理性，但筆者認(rèn)為，對(duì)于此類問題的處理，應(yīng)當(dāng)劃清民事意思自治與行政執(zhí)法、司法主動(dòng)干預(yù)的界限。

商標(biāo)局對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)進(jìn)行審查并禁止在后相同或近似商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，是行使商標(biāo)法賦予的行政職權(quán)，是商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)履行的行政行為。這一行政行為的直接目的，在于從源頭上避免混淆的發(fā)生。其立法背后到底是出于保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的利益，還是保護(hù)公共利益，則見仁見智。在行政執(zhí)法或后續(xù)的司法活動(dòng)中，如果已經(jīng)認(rèn)定在后商標(biāo)與在先商標(biāo)構(gòu)成相同或近似商標(biāo)，再以共存協(xié)議作為不會(huì)造成混淆的反證，則對(duì)共存協(xié)議的采納就不具有合法性。

通常來說，無論是行政機(jī)關(guān)，還是司法機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)充分尊重當(dāng)事人的意思自治，對(duì)于當(dāng)事人對(duì)自身權(quán)益所做出的處分，亦應(yīng)給予尊重。在“良子”商標(biāo)爭(zhēng)議案、“真的常想你”商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，基于已經(jīng)存在訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)權(quán)利人通過行政、司法機(jī)關(guān)的主持達(dá)成和解的事實(shí)，在此基礎(chǔ)之上，在后發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)尊重雙方在先的合意。在后爭(zhēng)議的處理結(jié)果與在先的共存協(xié)議保持一致，是行政、司法一致性原則與當(dāng)事人意思自治原則的完美統(tǒng)一。

在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)權(quán)利人往往并不存在現(xiàn)實(shí)的爭(zhēng)議，而在申請(qǐng)商標(biāo)被駁回的基礎(chǔ)上達(dá)成的共存協(xié)議，雖然是雙方意思自治的體現(xiàn)，但共存協(xié)議中雙方的意思自治，與在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)自己商標(biāo)權(quán)益的處分，并不能劃等號(hào)。嚴(yán)格來說，允許在后商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，在先商標(biāo)權(quán)人并沒有處分自己的商標(biāo)權(quán)。不但不能認(rèn)定這是在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)自身權(quán)益的處分行為，反而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定這是對(duì)行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)主動(dòng)履行行政職責(zé)的一種干預(yù)行為。

因此，在此類案件中，并不存在行政、司法需要尊重在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)自身商標(biāo)權(quán)這一私權(quán)進(jìn)行處分的事實(shí)，也不存在對(duì)在先商標(biāo)權(quán)人私權(quán)與公共利益進(jìn)行平衡的問題，而是從根本上講行政機(jī)關(guān)要不要履行行政職責(zé)的問題。在商標(biāo)申請(qǐng)階段，行政機(jī)關(guān)需要守好混淆的大門，對(duì)于具有混淆可能性，尤其是具有混淆必然性的高度近似商標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格限制共存協(xié)議的適用，嚴(yán)格執(zhí)法。司法機(jī)關(guān)對(duì)此應(yīng)給予支持。

注釋：

[1]北京市高級(jí)人民法院（2009）高行終字第141號(hào)行政判決書

[2]最高人民法院（2011）知行字第50號(hào)行政裁定書

[3]北京市第一中級(jí)人民法院（2014）一中知行初字第1479號(hào)行政判決書

[4]北京市高級(jí)人民法院（2014）高行（知）終字第3024號(hào)行政判決書

[5]北京市第一中級(jí)人民法院（2012）一中知行初字第2305號(hào)行政判決書

[6]北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第958號(hào)行政判決書

[7]北京市第一中級(jí)人民法院（2011）一中知行初字第2040號(hào)行政判決書

[8]北京市高級(jí)人民法院（2011）高行終字第1717號(hào)行政判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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