企業(yè)IPO進程中的「知識產(chǎn)權(quán)風險及應對策略」

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作者：趙宇  北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標題：淺議企業(yè)IPO進程中的知識產(chǎn)權(quán)風險及應對策略

在中國企業(yè)逐步走向公眾的過程中，暴露出越來越多的問題，特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多，在諸多類型的訴訟中，知識產(chǎn)權(quán)訴訟是企業(yè)在上市進程中遇到的極具挑戰(zhàn)性與殺傷力的一類問題，而且往往會對企業(yè)上市造成巨大的影響。筆者針對企業(yè)在IPO進程中可能遇到的專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密風險及應對策略分別作一粗淺的總結(jié)與探討，以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。

2017年5月，因?qū)＠V訟，“共享單車第一股”永安行在路演前夕宣布暫緩IPO發(fā)行！

2017年7月，華體科技A股上市一個月被起訴專利侵權(quán)，索賠金額超過4000萬元！

2017年8月，聚利科技在籌劃A股上市審核的最后時刻，遭受金溢科技專利侵權(quán)訴訟索賠1億元的打擊，很可能影響IPO的進程！

……

中國資本市場歷經(jīng)20余年的高速發(fā)展，規(guī)模已躍居世界第二，越來越多志存高遠的中國企業(yè)希望通過資本市場融資以解決發(fā)展壯大所需的資金問題。然而，在中國企業(yè)逐步走向公眾的過程中，暴露出越來越多的問題，特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多，在諸多類型的訴訟中，知識產(chǎn)權(quán)訴訟是企業(yè)在上市進程中遇到的極具挑戰(zhàn)性與殺傷力的一類問題，而且往往會對企業(yè)上市造成巨大的影響。

除了上述三起近期發(fā)生的案例，由于知識產(chǎn)權(quán)問題倒在IPO大門口的企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，如蘇州恒久專利欠費IPO被否、西點藥業(yè)專利權(quán)屬不明IPO首發(fā)遭否、三歐機械隱瞞專利侵權(quán)糾紛IPO列入黑名單、喬丹體育商標權(quán)糾紛IPO長期擱置、山東信得商標許可問題IPO被否、瑞創(chuàng)網(wǎng)科及凱立德科技著作權(quán)侵權(quán)糾紛IPO終止審查、富士康訴比亞迪電子侵犯商業(yè)秘密力阻其香港上市等等，由此可見知識產(chǎn)權(quán)問題看似輕微，實則重大，其主要影響在于是否會導致企業(yè)在資產(chǎn)獨立性、關(guān)聯(lián)交易公允性、持續(xù)盈利能力等方面產(chǎn)生缺陷，從而構(gòu)成重大上市障礙。根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第30條及根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》第14條的規(guī)定，企業(yè)上市融資，應當具備持續(xù)盈利能力，如果發(fā)行人的商標、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化風險，就易被認為不具備持續(xù)盈利能力。

由此可見，影響持續(xù)盈利能力的知識產(chǎn)權(quán)訴訟與一般的訴訟大有不同。一般的訴訟大都是涉及過去的，賠償即可了事，對公司的影響有限，而知識產(chǎn)權(quán)訴訟是關(guān)系未來的，涉及相關(guān)產(chǎn)品能不能繼續(xù)銷售，進而影響企業(yè)的持續(xù)盈利能力，導致公司的未來發(fā)展具有不確定性，因而關(guān)系重大，會對上市造成致命打擊，即使僥幸過關(guān)，也會遭受時間、金錢、商譽的損失。

因此，對于擬IPO的企業(yè)而言，應將知識產(chǎn)權(quán)作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。以下，筆者針對企業(yè)在IPO進程中可能遇到的專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密風險及應對策略分別作一粗淺的總結(jié)與探討，以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。

一、商標權(quán)風險及應對策略

（一）商標權(quán)風險：

商標權(quán)是企業(yè)無形資產(chǎn)的重要組成部分，也是企業(yè)在上市進程中頗受關(guān)注的問題。目前，企業(yè)在上市進程中遭遇的商標爭議主要包括：一般商標近似侵權(quán)、侵犯他人馳名商標權(quán)益、侵犯他人著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、名稱權(quán)姓名權(quán)肖像權(quán)等在先權(quán)利、申請注冊商標遭遇異議或已注冊商標遭遇撤銷或無效。

（二）應對策略：

1、針對容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行排查。排查范圍包括：商標是否尚未注冊、已注冊商標是否已及時續(xù)展、注冊商標是否存在侵害他人馳名商標或使用特定地點及商品通用名稱等權(quán)屬爭議、轉(zhuǎn)讓商標或出資商標權(quán)屬是否已變更至公司名下、被許可商標原始權(quán)屬狀態(tài)是否有所變化等等。

2、全面加強商標注冊。企業(yè)應盡量提前、及時建立完善的商標申請與防控體系，對相關(guān)類別或未來可能涉及的業(yè)務領(lǐng)域提前進行商標申請布局。

3、完善許可協(xié)議。企業(yè)應通過許可合同來嚴格規(guī)范許可，特別是許可范圍、許可期限、到期后續(xù)展許可等重要條款嚴格把控，并積極進行許可備案。

4、加強商標管理與監(jiān)控。對自有商標及時續(xù)展、對被許可商標定期監(jiān)控原始權(quán)屬的變化。

5、主動維權(quán)。如商標遭他人搶注，可以進行異議或?qū)ζ渖暾埿鏌o效，或者嘗試談判收購；如遭遇商標訴訟，一定要與證監(jiān)會保持溝通，積極進行反饋與說明，并委托專業(yè)律師積極應對，切不可一味保守讓步[1]。

二、專利權(quán)風險及應對策略

（一）專利權(quán)風險：

在IPO的進程中，證監(jiān)會對于專利權(quán)狀況審查十分嚴格，特別是對于為自主創(chuàng)新型企業(yè)融資而設立的創(chuàng)業(yè)板而言，要求在招股說明書中充分展示技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，并列明其所擁有的專利加以證明。實踐中，主要在重大未決訴訟及信息披露等方面問題最為集中。

（二）應對策略：

1、上市前進行專利問題排查：首先，需核查披露的技術(shù)是否全面申請了專利，保護范圍是否完善；其次，排查專利產(chǎn)品的銷售市場是否已申請專利，是否存在侵權(quán)風險；再次，排查專利權(quán)是否維持有效，如是否按時交納年費、是否存在質(zhì)押、轉(zhuǎn)移、許可、無效、終止等情況；最后，還要排查潛在的侵權(quán)風險，如企業(yè)取得的是某產(chǎn)品的制造方法的專利，則要檢查該方法所實現(xiàn)的產(chǎn)品是否被專利權(quán)保護，另外如某專利產(chǎn)品的實施有賴于前一專利的實施，而該前一權(quán)利由其他企業(yè)所擁有，這些都是專利權(quán)排查時需關(guān)注的重點。

2、加強自主創(chuàng)新：獲得高價值專利最有效的方法就是加大研發(fā)投入，積極進行自主創(chuàng)新，進行全面專利組合的布局，實現(xiàn)真正的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。

3、在企業(yè)內(nèi)部建立專業(yè)部門或聘請外部專利律師顧問：與其他知識產(chǎn)權(quán)不同，專利工作是一項極其專業(yè)而又嚴謹?shù)南到y(tǒng)工程，從業(yè)人員既需要深刻理解技術(shù)又要了解相關(guān)法律，因此企業(yè)應當建立專門部門才能高效應對，即使企業(yè)不具備相關(guān)的條件，也要聘請外部專利律師作為顧問進行指導，才能夠在IPO進程中有效處理好可能遭遇的各種專利問題[2]。

三、著作權(quán)風險及應對策略

（一）著作權(quán)風險：

在企業(yè)上市的進程中出現(xiàn)的著作權(quán)糾紛就像一顆定時炸彈，會對企業(yè)上市產(chǎn)生很大的負面影響。目前企業(yè)遇到最多的著作權(quán)訴訟是侵權(quán)糾紛，以IT類企業(yè)較多，主要包括互聯(lián)網(wǎng)侵權(quán)（最具代表性的是對信息網(wǎng)絡傳播權(quán)的侵犯）、著作權(quán)侵權(quán)（最為常見的侵權(quán)如盜版）、權(quán)屬爭議、轉(zhuǎn)讓與出資瑕疵、許可使用風險（如計算機軟件的被許可人超授權(quán)范圍使用）等。

（二）應對策略：

針對在上市進程中可能面臨的著作權(quán)風險，可以采取以下措施應對：

1、加強著作權(quán)登記，特別是計算機軟件著作權(quán)的登記。盡管著作權(quán)取得制度實行的是自動取得，但是登記的證明文件可以為著作權(quán)糾紛提供初步的證明，以防范今后可能發(fā)生的權(quán)屬糾紛。

2、完善著作權(quán)許可協(xié)議。擬上市公司以被許可方式使用著作權(quán)時，應盡可能完善著作權(quán)許可使用合同并嚴格審查相關(guān)文件，以便將風險降到最低。

3、 建立健全著作權(quán)管理制度，加強日常著作權(quán)管理。擬上市公司應建立全面的著作權(quán)管理制度，加強對企業(yè)著作權(quán)的產(chǎn)生、使用、許可與被許可的管理。

4、 主動維權(quán)、積極應對訴訟。擬上市企業(yè)發(fā)現(xiàn)著作權(quán)遭受侵犯時以及面臨著作權(quán)侵權(quán)糾紛時，應聘請專業(yè)的律師團隊盡早盡快解決，并真實、準確的披露信息，積極配合發(fā)審委審核。

四、商業(yè)秘密風險及應對策略

（一）商業(yè)秘密風險：

對于企業(yè)而言，商業(yè)秘密泄露是主要面臨的風險。究其原因大體可以概括為未建立嚴密的商業(yè)秘密保護制度從而導致員工離職時將商業(yè)秘密帶走、商業(yè)秘密被他人竊取、沒有嚴密的防控體系而導致不當泄密等。

（二）應對策略：

1、建立完善的保密制度與保密體系。如由具體職能部門專項負責、嚴格確定商業(yè)秘密保密范圍、分層次控制接觸商業(yè)秘密人員、與員工簽訂保密協(xié)議及競業(yè)禁止協(xié)議并按國家規(guī)定支付相關(guān)費用。

2、上市進程中做好商業(yè)秘密保護措施。如與中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議、在信息披露與保密之間取得良性平衡（對于重大秘密力圖向證監(jiān)會申請披露豁免）。

3、面臨商業(yè)秘密訴訟時迂回應對。在上市進程中提起商業(yè)秘密訴訟，由于原告的舉證責任要求較高，維權(quán)具有一定困難，即便擬上市企業(yè)是原告，該訴訟也可能對其造成不利影響，因此應采用迂回戰(zhàn)術(shù)，先行搜集證據(jù)，聘請律師共同制定好策略，待企業(yè)成功上市后再提起訴訟積極維權(quán)。

綜上所述，知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，更是企業(yè)核心競爭力與持續(xù)盈利能力的重要體現(xiàn)，有志于IPO的企業(yè)一定要及早制定戰(zhàn)略，積極有效布局保護。本文對商標權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)和商業(yè)秘密四類主要知識產(chǎn)權(quán)在IPO進程中可能面臨的問題及應對策略進行了淺顯的分析，以期望引起相關(guān)企業(yè)的重視并希望能夠為其提供一定的借鑒。

參考文獻：

[1]劉明俊 操樂龍 史迎春 劉曦雨 企業(yè)IPO知識產(chǎn)權(quán)風險防范與糾紛解決 2013年7月

[2]北京精金石專利公眾號 IPO！老板，你的IP歐了么？ 2017年8月

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作者：趙宇  北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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