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作者：佑斌
供稿：專(zhuān)利分析與布局微信平臺(tái)
原標(biāo)題：西電捷通Vs 索尼專(zhuān)利侵權(quán)案：Claim Chart與NDA引發(fā)的血案
近日，西電捷通公司訴索尼中國(guó)公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案二審判決書(shū)出爐。北京高院判決駁回上訴，維持一審北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院原判。索尼中國(guó)公司立即停止實(shí)施侵犯西電捷通公司第ZL02139508.X號(hào)“一種無(wú)線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的涉案行為，并按照許可費(fèi)的三倍標(biāo)準(zhǔn)賠償西電捷通公司損失共計(jì) 900 余萬(wàn)元。此案因其涉及侵權(quán)、費(fèi)率和停止侵權(quán)內(nèi)容，故被業(yè)界稱(chēng)為中國(guó)首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利侵權(quán)案，或中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利第一案。
最近，西電捷通公司訴索尼中國(guó)公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案二審判決塵埃落定，北京高院駁回索尼上訴，維持北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決結(jié)果：
1、索尼中國(guó)公司立即停止實(shí)施侵犯西電捷通公司第ZL02139508.X號(hào)“一種無(wú)線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的涉案行為；
2、索尼中國(guó)公司賠償西電捷通公司經(jīng)濟(jì)損失八百六十二萬(wàn)九千一百七十三元；
3、索尼中國(guó)公司賠償西電捷通公司合理支出四十七萬(wàn)四千一百九十四元；
4、駁回西電捷通公司的其他訴訟請(qǐng)求。
北京高院二審裁定：
駁回上訴，維持原判。
關(guān)于案件判決的詳細(xì)內(nèi)容，讀者可以參見(jiàn)一審和二審判決書(shū)。讓筆者感興趣的是該案之前的專(zhuān)利許可談判過(guò)程，似乎與尋常的不同，從2009年3月至2015年3月，雙方長(zhǎng)達(dá)6年的協(xié)商過(guò)程如下：
2009年3月25日，西電捷通公司回復(fù)了索尼中國(guó)公司企業(yè)名稱(chēng)變更前的索尼愛(ài)立信移動(dòng)通信（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)索尼愛(ài)立信中國(guó)公司）有關(guān)WAPI的咨詢(xún)，包括WAI、AS的功能，技術(shù)合作模式、保密合同的簽訂等。
2009年3月26日至4月7日，雙方就簽署保密合同的相關(guān)事宜進(jìn)行多次溝通。
2009年5月31日，索尼愛(ài)立信中國(guó)公司要求西電捷通公司“提供一個(gè)你們認(rèn)為我們需要獲得授權(quán)的專(zhuān)利清單作為討論的起點(diǎn)”。隨后，西電捷通公司向索尼愛(ài)立信中國(guó)公司提供了專(zhuān)利許可清單作為附件，包含了WAPI技術(shù)或者為實(shí)施WAPI技術(shù)的專(zhuān)利，共51項(xiàng)。
2009年7月14日，索尼愛(ài)立信中國(guó)公司稱(chēng)其已經(jīng)對(duì)西電捷通公司的專(zhuān)利清單進(jìn)行了內(nèi)部的調(diào)查、評(píng)估，認(rèn)為“到目前為止，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何理由去獲得附件專(zhuān)利的授權(quán)。如果你們認(rèn)為這個(gè)授權(quán)是必要的，請(qǐng)?zhí)峁┪覀兏嘈畔⒑鸵环菰敿?xì)的權(quán)利要求對(duì)照表?！?br/>
2009年7月17日，西電捷通公司表示“根據(jù)我們過(guò)去的許可經(jīng)驗(yàn)，你們應(yīng)該決定是否需要為你們的產(chǎn)品獲得西電捷通的專(zhuān)利許可，而不是西電捷通提供給你們?cè)敿?xì)的權(quán)利要求對(duì)照表”。
2009年8月19日，索尼愛(ài)立信中國(guó)公司表示“手機(jī)包含了很多元器件且包含很多特征。有些特征完全包含在手機(jī)內(nèi)部，而其他一些特征要求手機(jī)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施組件交互。因而，為了使我們?nèi)ネ瓿稍u(píng)估和更多地全面理解您和您的委托人關(guān)心的問(wèn)題，我們需要你們提供其他的包含詳細(xì)權(quán)利要求對(duì)照表資料，將您的委托人專(zhuān)利的描述范圍的逐個(gè)元素與索尼移動(dòng)特定產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)照?！薄皼](méi)有你們提供的資料，我們對(duì)你們的主張進(jìn)行全面評(píng)估的能力是有限的。盡管如此，我們已經(jīng)基于我們對(duì)這些專(zhuān)利的理解進(jìn)行了我們內(nèi)部的評(píng)估，在我們所知的最大范圍內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何有效的和被侵犯的專(zhuān)利權(quán)利要求。如果你們認(rèn)為這個(gè)結(jié)果不正確，我們樂(lè)意審查詳細(xì)的解釋了你們的主張的權(quán)利要求對(duì)照表。”
2009年11月4日，索尼愛(ài)立信中國(guó)公司表示不認(rèn)同其現(xiàn)在或者計(jì)劃中的產(chǎn)品用到了WAPI專(zhuān)利，“如果西電捷通有相反意見(jiàn)并且提供給我們權(quán)利要求對(duì)照表或者客觀的證據(jù)證明你們的專(zhuān)利，我們將樂(lè)意評(píng)估這些信息和進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。如果西電捷通不提供這些證據(jù)，我們將認(rèn)為這件事情已經(jīng)結(jié)束?！?br/>
2012年3月23日，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局核準(zhǔn)，索尼愛(ài)立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國(guó)）有限公司企業(yè)名稱(chēng)變更為索尼移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國(guó)）有限公司。
2012年6月6日，西電捷通公司表示雙方2009年簽署的保密合同繼續(xù)有效，并向索尼中國(guó)公司提供了專(zhuān)利許可合同（中英文版）。
2012年6月15日，索尼中國(guó)公司表示專(zhuān)利許可已交由總部處理。
2012年8月8日，索尼中國(guó)公司總部重申了索尼中國(guó)公司在2009年11月的主張，“我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)索尼移動(dòng)需要獲得西電捷通專(zhuān)利授權(quán)許可的理由。希望西電捷通能夠提供權(quán)利要求對(duì)照表。”
2012年11月27日，索尼中國(guó)公司總部表示“如果西電捷通提供權(quán)利要求對(duì)照表或其他客觀證據(jù)證明他們的專(zhuān)利是相關(guān)的，我們?cè)敢鈴?fù)核這些信息，并開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查。如果西電捷通缺少這樣的證據(jù)，我們考慮結(jié)束這件事情?！?br/>
2012年12月3日，西電捷通公司對(duì)索尼中國(guó)公司總部要求的權(quán)利要求對(duì)照表進(jìn)行了解釋?zhuān)硎尽盀楸苊獠槐匾募m紛，我們通常不提供給被許可方CC（權(quán)利要求對(duì)照表）。但這并不意味著我們什么都不做。我們非常熟悉我們的專(zhuān)利和WAPI標(biāo)準(zhǔn)，如果被許可方需要我們?cè)敢馓峁┤魏魏侠淼膸椭?。一款符合WAPI標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品必須實(shí)現(xiàn)WAPI標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)內(nèi)容，我們專(zhuān)利的要求完全覆蓋WAPI標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容?！薄八髂嵋苿?dòng)手機(jī)有三十多款產(chǎn)品符合WAPI標(biāo)準(zhǔn)。從這一點(diǎn)上看，你的產(chǎn)品已經(jīng)侵犯我們的專(zhuān)利?！蔽麟娊萃ü咎峁┝怂髂嶂袊?guó)公司部分產(chǎn)品的信息。
2013年1月18日，索尼中國(guó)公司總部重申了其2012年11月27日的意見(jiàn)，并表示“索尼移動(dòng)對(duì)西電捷通的專(zhuān)利進(jìn)行了分析，我們還沒(méi)有識(shí)別出這些專(zhuān)利和我們的產(chǎn)品是相關(guān)的。因此我們不需要尋求西電捷通的專(zhuān)利組合許可。”
2014年12月4日至2014年12月23日，雙方就權(quán)利要求對(duì)照表、保密協(xié)議及專(zhuān)利許可事項(xiàng)多次溝通。西電捷通公司表示愿意在簽署保密協(xié)議的基礎(chǔ)上“考慮提供權(quán)利要求對(duì)照表”，索尼中國(guó)公司要求西電捷通公司“在沒(méi)有保密協(xié)議的基礎(chǔ)上提供權(quán)利要求對(duì)照表”，西電捷通公司表示“我們已經(jīng)準(zhǔn)備好給你們權(quán)利要求對(duì)照表，如果你們堅(jiān)持在沒(méi)有保密協(xié)議的情況下得到我們的保密信息（至少西電捷通的觀點(diǎn)），不是西電捷通在拖延許可談判。”
2015年1月8日，西電捷通公司確認(rèn)2009年簽署的保密協(xié)議“可以覆蓋到保護(hù)披露給索尼愛(ài)立信移動(dòng)各方關(guān)聯(lián)企業(yè)的保密信息”，并表示如果索尼中國(guó)公司總部“可以郵件確認(rèn)對(duì)該保密協(xié)議期限的延長(zhǎng)，我們可以將權(quán)利要求對(duì)照表立即發(fā)給你們”。
2015年1月9日，索尼中國(guó)公司總部表示“無(wú)論如何，索尼移動(dòng)再次要求你們提供沒(méi)有任何保密信息的權(quán)利要求對(duì)照表來(lái)呈現(xiàn)你們主張的基礎(chǔ)，或者非常概況地描述一下你們希望在權(quán)利要求對(duì)照表中在保密狀態(tài)下需要保護(hù)的信息?！?br/>
2015年3月5日，西電捷通公司表示依然等待索尼中國(guó)公司的回復(fù)。
2014年9月22日、2015年3月5日，西電捷通公司向索尼中國(guó)公司郵寄書(shū)面版本的《關(guān)于盡快獲得專(zhuān)利許可的告知函》，其中記載：我們注意到，貴司已發(fā)布的多款產(chǎn)品使用了WAPI技術(shù)，實(shí)施了我司的有關(guān)專(zhuān)利。我們感謝貴公司使用我公司技術(shù)，并相信貴公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)持尊重態(tài)度，故愿意以友好的方式向貴公司告知上述信息。請(qǐng)貴司盡快與我司聯(lián)系，簽訂WAPI專(zhuān)利許可合同，獲得實(shí)施WAPI技術(shù)的相關(guān)專(zhuān)利許可。
2015年3月13日，索尼中國(guó)公司表示“索尼移動(dòng)可以接受《保密協(xié)議》第1至10條的約定內(nèi)容，前提是西電捷通向我們提供侵權(quán)分析表?！侗Ｃ軈f(xié)議》第1至10條應(yīng)于索尼移動(dòng)收到西電捷通提供的侵權(quán)分析表之日起生效。索尼移動(dòng)現(xiàn)階段不能接受西電捷通作出的其它陳述。明確起見(jiàn)，索尼移動(dòng)在全面評(píng)估西電捷通主張的專(zhuān)利并認(rèn)定該等專(zhuān)利具有合理價(jià)值前，不能與西電捷通進(jìn)行任何商業(yè)談判?！?br/>
2014年12月4日，署名為“王麗珍”的西電捷通公司員工給署名為“Kojima，Takeru”的索尼中國(guó)公司員工發(fā)郵件稱(chēng)：…我們能充分理解你們對(duì)權(quán)利要求對(duì)照表的需求。如你們所指，權(quán)利要求對(duì)照表屬于保密信息，同時(shí)也為了我們之間進(jìn)一步的交流，我們建議雙方簽署保密協(xié)議。簽署保密協(xié)議后，我們將考慮提供權(quán)利要求對(duì)照表給你們?！?。
2014年12月10日，署名為“Kojima，Takeru”的索尼中國(guó)公司員工回復(fù)郵件稱(chēng)：…索尼移動(dòng)很高興你們表示你們?nèi)胬斫馑髂嵋苿?dòng)需要詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表來(lái)全面評(píng)估你們的主張。然而，索尼移動(dòng)不同意所需要的權(quán)利要求對(duì)照表和信息包含任何保密信息。因?yàn)槌尸F(xiàn)專(zhuān)利的價(jià)值是專(zhuān)利權(quán)人的責(zé)任，索尼移動(dòng)認(rèn)為在當(dāng)前的評(píng)估階段來(lái)簽署保密協(xié)議時(shí)不必要的。因此，索尼移動(dòng)想要讓你們?cè)跊](méi)有保密協(xié)議的基礎(chǔ)上提供權(quán)利要求對(duì)照表?！?br/>
2014年12月23日，王麗珍回復(fù)郵件稱(chēng)：…在有保密協(xié)議的情況下，一個(gè)詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表可以發(fā)給你們?cè)u(píng)估。我們不能理解，除非是故意拖延，你們?yōu)槭裁淳芙^簽署保密協(xié)議，盡管你們認(rèn)為它不是保密信息。我們的專(zhuān)利和標(biāo)準(zhǔn)可以公開(kāi)途徑得到。西電捷通沒(méi)有義務(wù)提供權(quán)利要求對(duì)照表。如果你們認(rèn)為權(quán)利要求對(duì)照表不是保密信息，你們可以從公共領(lǐng)域得到它。在我們的保密協(xié)議中，很明確的是公開(kāi)獲得的信息不是保密信息。…沒(méi)有保密協(xié)議，西電捷通根本沒(méi)有理由主張保密。…總之，沒(méi)有保密協(xié)議，抱歉不能給出詳細(xì)的權(quán)利要求對(duì)照表。我們想要再次澄清：我們已經(jīng)準(zhǔn)備好給你們權(quán)利要求對(duì)照表，如果你們堅(jiān)持在沒(méi)有保密協(xié)議的情況下得到我們的保密信息（至少西電捷通的觀點(diǎn)），不是西電捷通在拖延許可談判?！?br/>
2015年1月8日，王麗珍再次回復(fù)郵件稱(chēng)：…我們檢查了我們的檔案，發(fā)現(xiàn)索尼移動(dòng)通信（中國(guó)）有限公司的前身，索尼愛(ài)立信移動(dòng)（中國(guó)）有限公司與我們?cè)?009年簽署了保密協(xié)議，該保密協(xié)議可以覆蓋到保護(hù)披露給索尼愛(ài)立信移動(dòng)各方關(guān)聯(lián)企業(yè)的保密信息。但遺憾的是，這個(gè)保密協(xié)議已經(jīng)于2014年4月9日到期了。為促進(jìn)我們的商談，我們?cè)诖舜_認(rèn)西電捷通同意對(duì)附件的保密協(xié)議的期限再延長(zhǎng)5年（到期時(shí)間：2019年4月9日）。如果你們可以郵件確認(rèn)對(duì)保密協(xié)議期限的延長(zhǎng)，我們可以將權(quán)利要求對(duì)照表立刻發(fā)給你們?！?br/>
2015年1月9日，“Kojima，Takeru”回復(fù)郵件確認(rèn)了存在一份郵件所述的保密協(xié)議，但稱(chēng)：…無(wú)論如何，索尼移動(dòng)在此要求你們提供沒(méi)有任何保密信息的權(quán)利要求對(duì)照表來(lái)呈現(xiàn)你們主張的基礎(chǔ)，或者非常概括地描述一下你們希望在權(quán)利要求對(duì)照表中在保密狀態(tài)下需要保護(hù)的信息。…
2015年1月14日，王麗珍回復(fù)郵件稱(chēng)：…但很遺憾，該協(xié)議已經(jīng)于2014年4月9日到期。如果您能通過(guò)電子郵件（i）確認(rèn)該協(xié)議的期限再延長(zhǎng)5年，或者（ⅱ）確認(rèn)索尼移動(dòng)自您發(fā)出郵件之日起同意該協(xié)議第1條至第10條的內(nèi)容，我們將立刻向您發(fā)送權(quán)利要求對(duì)照表。西電捷通確認(rèn)：在收到您的上述任何確認(rèn)后，西電捷通也受該協(xié)議條款的約束?！?br/>
2015年8月1日，“Kojima，Takeru”回復(fù)郵件稱(chēng)：…我跟進(jìn)我2015年3月13日給你發(fā)的郵件。近期，我們注意到西電捷通向索尼移動(dòng)通信（中國(guó)）有限公司發(fā)起了一個(gè)訴訟。我們得知你們的舉動(dòng)后很吃驚也很失望。因?yàn)槲覀冋谂c你們就保密協(xié)議的問(wèn)題進(jìn)行溝通以便與西電捷通進(jìn)行詳細(xì)的討論。如你所知，在我最后的一封郵件中，我明確地說(shuō)明我們索尼移動(dòng)同意你們關(guān)于對(duì)西電捷通與索尼愛(ài)立信移動(dòng)通信（中國(guó)）有限公司已經(jīng)到期的保密協(xié)議的延期建議，從我們那時(shí)就一直在等著收到你們進(jìn)一步的消息。我們想要讓你們解釋一下，為什么在我們對(duì)你們提議的正面反饋的3個(gè)月后，沒(méi)有事先通知的情況下你們突然提起訴訟。…
在長(zhǎng)達(dá)6年的專(zhuān)利許可談判中，雙方幾乎都在糾結(jié)權(quán)利要求對(duì)照表和保密協(xié)議的事情，這也就專(zhuān)利許可涉及到的基本文件claimchart和NDA（non-disclosure agreement）。
在標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利許可中，一般許可方會(huì)發(fā)布相關(guān)專(zhuān)利的清單，也有的不公開(kāi)發(fā)布，需要單獨(dú)索取，例如類(lèi)似WIFI的標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利許可方Sisvel就公開(kāi)了相關(guān)的專(zhuān)利清單，而Vectis就未公開(kāi)，需要單獨(dú)聯(lián)系才可以獲得，但一般在這一步還不需要簽訂NDA，西電捷通也對(duì)外公開(kāi)了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利清單。
問(wèn)題就出在claim chart和簽署NDA上，在多數(shù)的許可流程中，簽署NDA和提供claim chart本是標(biāo)準(zhǔn)的流程，然后雙方針對(duì)claim chart和許可費(fèi)進(jìn)行談判。
但是這個(gè)案子有意思的地方是，從2009年到2013年這四年時(shí)間，雙方都在爭(zhēng)論要不要提供claim chart的問(wèn)題，從2013年到2015年這兩年雙方都在爭(zhēng)論是否先簽訂NDA然后提供claim chart的問(wèn)題。
最后的結(jié)果就是引發(fā)了訴訟，可以說(shuō)這是一起claim chart和NDA引發(fā)的血案。
我們先來(lái)看看claim chart是什么東西，claim chart中文翻譯一般是權(quán)利要求對(duì)照表或者侵權(quán)對(duì)照表，就是將專(zhuān)利的權(quán)利要求特征與涉案的產(chǎn)品的技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)，當(dāng)然有各種形式，這在專(zhuān)利許可中一般屬于保密信息，很少有許可方愿意在沒(méi)有簽署NDA的情況愿意提供claim chart，所以在網(wǎng)絡(luò)上一般很少能看到許可中用到的claim chart，對(duì)于許可方claim chart寫(xiě)得好至關(guān)重要，claim chart也是雙方談判的基礎(chǔ)。
我們不妨先看兩份網(wǎng)上公開(kāi)的claim chart，蘋(píng)果公司起訴HTC和黑莓起訴facebook的claim chart:
蘋(píng)果起訴HTC的claim chart
黑莓起訴Facebook的claim chart
Claim chart可以有各種形式，但claim chart直接反應(yīng)許可方對(duì)專(zhuān)利與產(chǎn)品的理解，顯然涉及到眾多值得保密的信息，許多信息甚至需要大量的反向工程才可以獲得，如果claimchart公開(kāi)了顯然對(duì)許可方不利。所以許可方要求在提供claim chart之前簽署NDA也理所當(dāng)然。
可能被許可方索尼認(rèn)為西電的claim chart比較難寫(xiě)，因?yàn)樵摍?quán)利要求的侵權(quán)需要移動(dòng)終端MT、接入點(diǎn)AP、以及認(rèn)證服務(wù)器AS三方合作完成，該專(zhuān)利的權(quán)利要求如下：
一種無(wú)線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法，其特征在于，接入認(rèn)證過(guò)程包括如下步驟：
步驟一，移動(dòng)終端MT將移動(dòng)終端MT的證書(shū)發(fā)往無(wú)線接入點(diǎn)AP提出接入認(rèn)證請(qǐng)求；
步驟二，無(wú)線接入點(diǎn)AP將移動(dòng)終端MT證書(shū)與無(wú)線接入點(diǎn)AP證書(shū)發(fā)往認(rèn)證服務(wù)器AS提出證書(shū)認(rèn)證請(qǐng)求；
步驟三，認(rèn)證服務(wù)器AS對(duì)無(wú)線接入點(diǎn)AP以及移動(dòng)終端MT的證書(shū)進(jìn)行認(rèn)證；
步驟四，認(rèn)證服務(wù)器AS將對(duì)無(wú)線接入點(diǎn)AP的認(rèn)證結(jié)果以及將對(duì)移動(dòng)終端MT的認(rèn)證結(jié)果通過(guò)證書(shū)認(rèn)證響應(yīng)發(fā)給無(wú)線接入點(diǎn)AP，執(zhí)行步驟五；若移動(dòng)終端MT認(rèn)證未通過(guò)，無(wú)線接入點(diǎn)AP拒絕移動(dòng)終端MT接入；
步驟五，無(wú)線接入點(diǎn)AP將無(wú)線接入點(diǎn)AP證書(shū)認(rèn)證結(jié)果以及移動(dòng)終端MT證書(shū)認(rèn)證結(jié)果通過(guò)接入認(rèn)證響應(yīng)返回給移動(dòng)終端MT；
步驟六，移動(dòng)終端MT對(duì)接收到的無(wú)線接入點(diǎn)AP證書(shū)認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行判斷；若無(wú)線接入點(diǎn)AP認(rèn)證通過(guò)，執(zhí)行步驟七；否則，移動(dòng)終端MT拒絕登錄至無(wú)線接入點(diǎn)AP；
步驟七，移動(dòng)終端MT與無(wú)線接入點(diǎn)AP之間的接入認(rèn)證過(guò)程完成，雙方開(kāi)始進(jìn)行通信?！?br/>
在前四年的時(shí)間不斷要求許可方西電捷通提供claim chart，許可方最后愿意提供claim chart，索尼要求提供非保密的claimchart，這種利用NDA進(jìn)行拖延的戰(zhàn)術(shù)顯然激怒了西電捷通，引發(fā)了訴訟。
這是一起典型的claim chart與NDA引發(fā)的血案，值得研究。
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作者：佑斌
供稿：專(zhuān)利分析與布局微信平臺(tái)
編輯：IPRdaily趙珍 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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