以玩具行業(yè)為例，分析「知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)合維權(quán)」策略！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：高玉光 

原標(biāo)題：知識(shí)產(chǎn)權(quán)“競(jìng)合”維權(quán)試析--以玩具行業(yè)為視覺

知識(shí)產(chǎn)權(quán)是智力勞動(dòng)成果。當(dāng)出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時(shí)，攻防雙方進(jìn)行的是一場(chǎng)人力、財(cái)力及智力上的角逐。權(quán)利人在智力創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)該構(gòu)造多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為武器，構(gòu)建全方位立體攻防體系，這樣才能最大程度維護(hù)其合法權(quán)益。

案例簡(jiǎn)析

日前，筆者代理了一個(gè)玩具著作權(quán)侵權(quán)糾紛，案情為：廣州A公司生產(chǎn)銷售了一款“長(zhǎng)頸鹿”玩具（如下圖所示，以下簡(jiǎn)稱“涉案玩具”），該涉案玩具為彈性橡膠材質(zhì)，適合兒童玩耍。

該款涉案玩具原被法國(guó)B公司在中國(guó)申請(qǐng)了外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱“C專利”），C專利因?yàn)槲蠢U納年費(fèi)已經(jīng)失效。該C專利失效之后，A公司依據(jù)該失效的C專利開始生產(chǎn)并銷售款式相同的玩具。之后，B公司給A公司發(fā)來《律師函》，表示A公司生產(chǎn)銷售的涉案玩具涉嫌侵犯了B公司對(duì)涉案玩具享有的著作權(quán)。隨同上述《律師函》一同發(fā)來的還有一份《著作權(quán)登記證書》，該證書顯示著作權(quán)人是B公司。中國(guó)和法國(guó)都是《伯爾尼公約》的成員國(guó)。

本案屬于外觀設(shè)計(jì)專利與著作權(quán)“競(jìng)合”的典型案例。實(shí)踐當(dāng)中，國(guó)內(nèi)外已經(jīng)發(fā)生過多起類似權(quán)利競(jìng)合侵權(quán)案例，而各地法院的裁判及觀點(diǎn)不盡相同。

浙江地區(qū)和廣東地區(qū)法院認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)終止后就進(jìn)入了公有領(lǐng)域，任何人都可以實(shí)施，故他人對(duì)該外觀設(shè)計(jì)的實(shí)施不構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的侵犯。而江蘇地區(qū)法院認(rèn)為權(quán)利人同時(shí)擁有專利權(quán)和著作權(quán)，在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)終止后，他人實(shí)施該外觀設(shè)計(jì)的行為仍會(huì)構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的侵害。但所有法院包括最高法院都一致認(rèn)為：“在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)，一種客體可能同時(shí)屬于多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)對(duì)象，其中一種權(quán)利的終止并不當(dāng)然導(dǎo)致其他權(quán)利同時(shí)也失去效力?！钡趯?duì)于著作權(quán)是否因外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的無效而有所限制這個(gè)問題上有所不同，浙江地區(qū)的法院認(rèn)為著作權(quán)中屬于和專利權(quán)重合的那部分，會(huì)因?yàn)閷＠麢?quán)的終止而不受保護(hù)，而江蘇地區(qū)法院的判決體現(xiàn)了著作權(quán)的保護(hù)范圍是完整的，不因外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的無效而受有任何影響。

筆者認(rèn)為

一、一種權(quán)利客體可以包含多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)，多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以并行不悖。以本案“長(zhǎng)頸鹿”玩具為例，可以同時(shí)存在相關(guān)權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、實(shí)用新型專利權(quán)、發(fā)明專利權(quán)、商業(yè)秘密、（如果構(gòu)成知名商品）特有名稱權(quán)及包裝及裝潢權(quán)等諸多項(xiàng)權(quán)利。其中，商標(biāo)權(quán)、各項(xiàng)專利權(quán)、商業(yè)秘密等相互之間是相對(duì)“界限分明”性權(quán)利，可以同時(shí)行使，一般不存在競(jìng)合的問題。但是著作權(quán)與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)容易出現(xiàn)某種程度上的競(jìng)合，而現(xiàn)有法律并沒有作出統(tǒng)一的區(qū)分與規(guī)定，造成各地區(qū)法院執(zhí)法上的差異。

二、根據(jù)我國(guó)《專利法》對(duì)外觀設(shè)計(jì)的定義，外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體是作為整體的外觀設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)要素包括產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩。外觀設(shè)計(jì)必須依附于工業(yè)產(chǎn)品而不能獨(dú)立存在。著作權(quán)保護(hù)的客體包括美術(shù)作品與攝影作品等，這兩類作品一般具有美感，同時(shí)也有一些美術(shù)作品或者攝影作品能夠被應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中，作為設(shè)計(jì)的組成部分或整體而使用，從而導(dǎo)致外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體與著作權(quán)保護(hù)的客體在客觀上存在交叉，即確實(shí)存在一些能受著作權(quán)保護(hù)的美術(shù)作品或攝影作品，能被應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中。著作權(quán)保護(hù)的客體與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)的客體重疊的范圍，該范圍首先應(yīng)當(dāng)是美術(shù)作品或者攝影作品; 其次，其能夠應(yīng)用于外觀設(shè)計(jì)中，以圖案的形式或者作為產(chǎn)品的形狀、亦或兩者的結(jié)合在外觀設(shè)計(jì)中展現(xiàn)。但需要明確的是，該類作品在其所應(yīng)用的外觀設(shè)計(jì)中，只是作為該設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)要素，外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的是依附于產(chǎn)品之上的外觀設(shè)計(jì)，而不是該類作品本身。[1] 因此，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)客體與著作權(quán)保護(hù)客體的“重疊”是指，存在一部分美術(shù)作品或者攝影作品，富有美感，并能夠作為設(shè)計(jì)要素依附于外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之上。著作權(quán)作品獨(dú)立存在，可以依附在產(chǎn)品之上，也可以不以任何產(chǎn)品為依托。

三、拋開其他權(quán)利暫且不提。涉案玩具具有外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)（已經(jīng)失效）及美術(shù)作品著作權(quán)是沒有爭(zhēng)議的。有爭(zhēng)議的是，根據(jù)《專利法》及相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)因?yàn)槭ФM(jìn)入公共領(lǐng)域，屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，任何人均可以自由使用該現(xiàn)有設(shè)計(jì)而不構(gòu)成專利侵權(quán)。因?yàn)閷＠麢?quán)具有公示作用，社會(huì)公眾因而產(chǎn)生信賴?yán)?，他人基于該信賴?yán)媸褂迷摤F(xiàn)有設(shè)計(jì)不構(gòu)成專利法意義上的侵權(quán)。但是，如上文分析，該涉案玩具上還存在另一項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)：美術(shù)作品著作權(quán)。根據(jù)《伯爾尼公約》及我國(guó)《著作權(quán)法》等相關(guān)規(guī)定，著作權(quán)自作品完成之日起自動(dòng)產(chǎn)生，不以是否登記為條件。即著作權(quán)不同于專利權(quán)，前者可以登記，也可以不登記，因而不具有公示作用。當(dāng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與著作權(quán)集于一個(gè)客體上時(shí)，其中一個(gè)因公示作用產(chǎn)生的信賴?yán)媾c另一個(gè)不具有公示作用的個(gè)體利益便容易產(chǎn)生沖突。

四、筆者依據(jù)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品與作為設(shè)計(jì)要素的作品的相互“依附”程度，認(rèn)為大體可以分為兩種外觀設(shè)計(jì)。一是前述設(shè)計(jì)要素完全或主要“依附”于外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之上，該外觀設(shè)計(jì)的形狀、圖案與色彩完全或主要依賴于該作品設(shè)計(jì)要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在，如果“去除”上述作品設(shè)計(jì)要素，則整個(gè)外觀設(shè)計(jì)也將不復(fù)存在。在這種情況下，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)對(duì)著作權(quán)屬于“完全依附型”，二者不可分離，涉案玩具就屬于這種情況。二是前述設(shè)計(jì)要素部分“依附”于外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之上，該外觀設(shè)計(jì)的形狀、圖案與色彩不完全依賴于該作品設(shè)計(jì)要素所表現(xiàn)出來的形狀、圖案及色彩而存在，即如果“去除”上述作品設(shè)計(jì)要素，整個(gè)外觀設(shè)計(jì)仍然存在。在這種情況下，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)對(duì)著作權(quán)屬于“部分依附型”，二者可相互分離，如水杯上面印一個(gè)涉案玩具圖案，涉案玩具圖案去除之后，該水杯仍然存在，甚至仍然可能具有外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

針對(duì)上述第一種情況，對(duì)于“完全依附型”權(quán)利競(jìng)合，當(dāng)其中的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效之后，外觀設(shè)計(jì)專利變成了現(xiàn)有設(shè)計(jì)，該現(xiàn)有設(shè)計(jì)上尚存著作權(quán)。由于該現(xiàn)有設(shè)計(jì)不能脫離于著作權(quán)獨(dú)立存在，當(dāng)公眾使用該現(xiàn)有設(shè)計(jì)時(shí)，將不可避免會(huì)使用到該著作權(quán)。如上文分析，專利權(quán)的無效產(chǎn)生公示作用，并因而產(chǎn)生公眾信賴?yán)妫鳈?quán)不具有公示作用，其保護(hù)的是個(gè)體利益；當(dāng)公眾信賴?yán)媾c個(gè)體利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)該優(yōu)先保護(hù)社會(huì)公眾利益。即他人在原外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用該失效外觀設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯著作權(quán)。

所以，本案A公司生產(chǎn)涉案玩具不應(yīng)該構(gòu)成侵犯B公司的著作權(quán)。針對(duì)上述第二種情況，對(duì)于“部分依附型”權(quán)利競(jìng)合，當(dāng)其中的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效之后變成現(xiàn)有設(shè)計(jì)，由于該現(xiàn)有設(shè)計(jì)與尚存的著作權(quán)可以分離，當(dāng)公眾使用該現(xiàn)有設(shè)計(jì)時(shí)，理論上可以避免使用尚存的著作權(quán)。此時(shí)公眾信賴?yán)媾c個(gè)體利益不必然會(huì)發(fā)生沖突，即他人在原外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品上繼續(xù)使用現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，可能構(gòu)成侵犯著作權(quán)。

五、上述分析還只是停留在理論層面，實(shí)踐當(dāng)中，公眾往往很難判斷外觀設(shè)計(jì)專利上面是否附有相關(guān)著作權(quán)，更難以去甄別屬于“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競(jìng)合。

對(duì)此，筆者建議可從司法裁判和行政授權(quán)兩個(gè)程序予以規(guī)制。

（一）當(dāng)發(fā)生類似于本案的著作權(quán)侵權(quán)糾紛時(shí)。

法官首先核實(shí)原告是否有《外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告》及《著作權(quán)登記證書》，如果都具備并且評(píng)價(jià)報(bào)告是積極的，且登記證書顯示的作品完成時(shí)間是在先的；則法官根據(jù)外觀設(shè)計(jì)專利與著作權(quán)作品的相互“依附”程度，判斷是“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競(jìng)合；對(duì)于“完全依附型”權(quán)利競(jìng)合，在外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)失效的情況下，可以直接判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求，對(duì)于“部分依附型”權(quán)利競(jìng)合，可以根據(jù)原外觀設(shè)計(jì)專利上的作品與被訴產(chǎn)品上的作品的相似程度，相應(yīng)作出支持或駁回原告訴求的判決。

如果原告沒有《外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告》或者《著作權(quán)登記證書》，則原告勢(shì)必要提交作品的設(shè)計(jì)底稿及作品完成時(shí)間證據(jù)，經(jīng)查證著作權(quán)成立的，法官再依據(jù)上述判斷程序作出相應(yīng)裁決。

（二）當(dāng)專利申請(qǐng)人向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)時(shí)。

申請(qǐng)人應(yīng)首先書面申明申請(qǐng)中的外觀設(shè)計(jì)專利同時(shí)存在著作權(quán)，并披露或提交相應(yīng)著作權(quán)憑證，經(jīng)查證著作權(quán)成立的，審查員再判斷申請(qǐng)中的外觀設(shè)計(jì)專利與著作權(quán)作品是“完全依附型”亦或“部分依附型”權(quán)利競(jìng)合，當(dāng)該外觀設(shè)計(jì)專利經(jīng)審查獲得授權(quán)公告時(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局將在授權(quán)公告中標(biāo)記“完全依附型著作權(quán)競(jìng)合”或“部分依附型著作權(quán)競(jìng)合”，則該著作權(quán)也同時(shí)具有了公示作用。當(dāng)外觀設(shè)計(jì)專利終止或失效之后，權(quán)利人要求繼續(xù)保護(hù)該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的著作權(quán)也就不存在爭(zhēng)議了。

維權(quán)小啟示

以涉案玩具為例，申請(qǐng)人除了申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)之外，如果是自主銷售，還應(yīng)在該玩具上注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；對(duì)于玩具的設(shè)計(jì)底稿或者美術(shù)作品進(jìn)行著作權(quán)登記；對(duì)于玩具創(chuàng)新性功能或結(jié)構(gòu)，則可以申請(qǐng)實(shí)用新型或發(fā)明專利權(quán)；對(duì)于玩具的生產(chǎn)方法符合一定條件可以申請(qǐng)發(fā)明專利權(quán)；對(duì)于玩具的材質(zhì)，例如權(quán)利人經(jīng)過研發(fā)添加了秘密配方，使得該玩具具有防火功能，則可以商業(yè)秘密予以保護(hù)，等。如是，涉案玩具將獲得全方位立體保護(hù)，在保護(hù)空間和時(shí)間上將獲得極大延展。

仍以涉案玩具為例，權(quán)利人在設(shè)計(jì)該玩具時(shí)，應(yīng)圍繞“長(zhǎng)頸鹿”這一主題作出一系列變化設(shè)計(jì)作為周邊專利，包括對(duì)長(zhǎng)頸鹿的整體神態(tài)、身體動(dòng)作、花紋圖案、面部表情等作出種種變化設(shè)計(jì)。這些周邊專利與涉案玩具一起構(gòu)成了一道專利保護(hù)“屏障”，即圍繞核心專利技術(shù)構(gòu)建起周邊專利技術(shù)，組成專利“籬笆陣”，讓侵權(quán)者無縫隙可鉆，無法規(guī)避。

小結(jié)：知識(shí)產(chǎn)權(quán)是智力勞動(dòng)成果。當(dāng)出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時(shí)，攻防雙方進(jìn)行的是一場(chǎng)人力、財(cái)力及智力上的角逐。權(quán)利人在智力創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)該構(gòu)造多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為武器，構(gòu)建全方位立體攻防體系，這樣才能最大程度維護(hù)其合法權(quán)益。

參考文獻(xiàn)

[1]李慧婷，失效外觀設(shè)計(jì)專利所涉著作權(quán)保護(hù)研究，法學(xué)研究，2016.01( 上)．

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：高玉光 

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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