如何利用「結(jié)合障礙」進(jìn)行創(chuàng)造性審查意見答復(fù)？

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作者：廖微北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談如何利用“結(jié)合障礙”進(jìn)行創(chuàng)造性審查意見答復(fù)

本文主要針對(duì)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中專利法第二十二條第三款，結(jié)合實(shí)際案例，分析在創(chuàng)造性的審查意見答復(fù)時(shí)，如何有效利用“結(jié)合障礙”進(jìn)行創(chuàng)造性的審查意見答復(fù)。

一、引言

創(chuàng)造性是發(fā)明申請(qǐng)獲得專利授權(quán)所必要的必要條件之一，在發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查中，審查員在專利授權(quán)之前均會(huì)就權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。在《專利審查指南》中，明確給出發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的“三步法”評(píng)述步驟：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明所要解決的實(shí)際問題以及判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域人員而言是否顯而易見。

對(duì)于審查員而言，“三步法”是評(píng)述創(chuàng)造性的邏輯鏈，對(duì)于代理人或申請(qǐng)人，當(dāng)審查員通過“三步法”判斷要求保護(hù)的技術(shù)方案缺乏創(chuàng)造性時(shí)，為與審查員進(jìn)行創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯，同樣需要從“三步法”入手?jǐn)財(cái)鄬彶閱T原有的邏輯鏈，且其中最重要與最常見的兩種爭(zhēng)辯角度為改進(jìn)動(dòng)機(jī)和結(jié)合啟示。本文結(jié)合實(shí)際案例，主要從“結(jié)合障礙”入手，闡述如何利用“結(jié)合障礙”去辯駁審查員認(rèn)定的“結(jié)合啟示”。

關(guān)于是否存在“結(jié)合啟示”，《專利審查指南》具有明確的說明：現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。在是否具有結(jié)合啟示的評(píng)述過程中，審查員會(huì)采用多篇對(duì)比文件的結(jié)合或?qū)Ρ任募c公知常識(shí)的結(jié)合進(jìn)行評(píng)述。

二、答復(fù)簡(jiǎn)析

以具有兩篇對(duì)比文件D1和D2為例說明，其中D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，D2為審查員認(rèn)為有技術(shù)啟示的現(xiàn)有技術(shù)，審查員認(rèn)為D2中特征A相當(dāng)于區(qū)別技術(shù)特征，并給出了將特征A結(jié)合到D1以解決其技術(shù)問題的技術(shù)啟示，基于《專利審查指南》對(duì)于“結(jié)合啟示”的說明，“結(jié)合障礙”主要包括兩大類：

1：D2中特征A的作用與區(qū)別技術(shù)特征的作用不同，即D2中特征A不能解決D1中的技術(shù)問題，D2不存在技術(shù)啟示；

2：D2中特征A的作用與區(qū)別技術(shù)特征的作用相同，但A仍不能與D1進(jìn)行結(jié)合。

其中，第1種情況為代理人在進(jìn)行審查意見答辯時(shí)較為常見的爭(zhēng)辯手段，判斷方法也相對(duì)簡(jiǎn)單，本文不再進(jìn)行論述。第2種情況，代理人或申請(qǐng)人在判斷A與區(qū)別技術(shù)特征作用相同后，往往會(huì)從心理上認(rèn)同審查員的評(píng)判，從而使自身評(píng)述邏輯無法打破審查員的評(píng)述邏輯。但很多情況下，并非兩個(gè)結(jié)構(gòu)作用相同就一定能夠結(jié)合，對(duì)應(yīng)第2類結(jié)合障礙，還可以從下述幾個(gè)方面進(jìn)行具體論述：

（1）心理性結(jié)合障礙：包括存在技術(shù)偏見、技術(shù)領(lǐng)域跨度較大等讓本領(lǐng)域技術(shù)人員難以想到將D2中的A結(jié)合到D1中。

（2）結(jié)構(gòu)性結(jié)合障礙：包括a：D1中無法進(jìn)行特征A的結(jié)構(gòu)設(shè)置，即A與D1在結(jié)構(gòu)上完全不能結(jié)合；b：D2中A的作用并非單獨(dú)的A所能實(shí)現(xiàn)，而是需要A結(jié)合D2中其他結(jié)構(gòu)才能實(shí)現(xiàn)或D2中整體結(jié)構(gòu)才能實(shí)現(xiàn)，單獨(dú)分離A結(jié)合到D1中無法解決D1中所要解決的技術(shù)問題；c：A結(jié)合到D1中會(huì)對(duì)D1中的結(jié)構(gòu)造成較大的改變，這種改變是非顯而易見的。

（3）功能性結(jié)合障礙：包括a：D1中明確表示不能采用A這種結(jié)構(gòu)或技術(shù)手段，或D1的改進(jìn)正是基于對(duì)A結(jié)構(gòu)或A技術(shù)手段的改進(jìn)，該種情況通常也稱為D1存在不能結(jié)合的反向技術(shù)啟示或反向技術(shù)教導(dǎo)；b：特征A結(jié)合到D1中后，會(huì)造成D1中部分結(jié)構(gòu)失去原有功能；c：將特征A結(jié)合到D1中產(chǎn)生的附加技術(shù)效果（類似于副作用），與D1原所要解決的技術(shù)問題相矛盾。

上述分析，僅包含了“結(jié)合障礙”中較為常見的幾種情況。在利用“結(jié)合障礙”進(jìn)行答復(fù)時(shí)，可先判斷A與區(qū)別技術(shù)特征的作用是否相同；如果作用相同，可再判斷是否能夠想到將A與D1結(jié)合；即使能夠想到，再進(jìn)行判斷A與D1在結(jié)構(gòu)上是否能夠結(jié)合；即使結(jié)構(gòu)上能夠結(jié)合，可進(jìn)一步判斷A與D1的結(jié)合會(huì)不會(huì)造成D1的功能性障礙，從而可層層推進(jìn)，使自身爭(zhēng)辯的邏輯合理充分，環(huán)環(huán)相扣，即使審查員不認(rèn)可其中的一環(huán)，也可從另外的一環(huán)角度對(duì)審查員原有的邏輯鏈進(jìn)行打破。

上述分析是基于具有兩篇對(duì)比文件的分析，但無論具有多篇對(duì)比文件或是對(duì)比文件與公知常識(shí)的結(jié)合，分析方法均類似。下面，結(jié)合具體案例，具體闡釋如何通過“結(jié)合障礙”中的“功能性結(jié)合障礙”進(jìn)行審查員認(rèn)定的具有“結(jié)合啟示”的評(píng)述。

三、案情介紹

發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)?01310288862.4，專利名稱“一種腳輪裝配裝置、壓緊裝置及腳輪的安裝方法”（以下簡(jiǎn)稱“本申請(qǐng)”）。在實(shí)質(zhì)審查程序中，審查員以對(duì)比文件1與公知常識(shí)的結(jié)合為證據(jù)，認(rèn)為“權(quán)利要求1-9不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

本申請(qǐng)修改前的權(quán)利要求1為：

1、一種腳輪裝配裝置，包括上支撐板和下支撐板，其特征在于，所述上支撐板通過往復(fù)運(yùn)動(dòng)裝置可豎直滑動(dòng)的設(shè)置在下支撐板的上部，所述往復(fù)運(yùn)動(dòng)裝置包括固定在所述下支撐板上的導(dǎo)柱，與導(dǎo)柱滑動(dòng)連接且固定在上支撐板上的導(dǎo)套；所述下支撐板上設(shè)置有用于腳輪定位的腳輪定位裝置；所述上支撐板上設(shè)置有用于與腳輪配合的底殼定位的底殼固定裝置。

對(duì)比文件1公開了一種燈具壓接裝配機(jī)構(gòu)，具體公開了裝配機(jī)構(gòu)包括可相對(duì)滑動(dòng)的第一滑板和第二滑板，第一滑板和第二滑板上分別設(shè)置有第一限位板（相當(dāng)于上支撐板）和第二限位板，第一限位板通過往復(fù)運(yùn)動(dòng)裝置可豎直滑動(dòng)的設(shè)置在第一滑板（相當(dāng)于下支撐板）的上部，第二限位板上設(shè)置有定位塊（對(duì)應(yīng)腳輪定位裝置），第一限位板上設(shè)置有用于配合的定位凹槽（對(duì)應(yīng)底殼固定裝置），往復(fù)裝置包括固定在第一滑板上的下導(dǎo)柱及與下導(dǎo)柱滑動(dòng)連接且固定在第一限位板上的下導(dǎo)套。

對(duì)比文件1中的技術(shù)方案公開了本申請(qǐng)權(quán)利要求1的發(fā)明構(gòu)思，主要區(qū)別技術(shù)特征在于具體的應(yīng)用和具體結(jié)構(gòu)設(shè)置：本申請(qǐng)所要求保護(hù)的是一種腳輪裝配裝置，下支撐板上設(shè)置有腳輪定位裝置，該裝置還包括用于腳輪定位的腳輪定位裝置和底殼固定裝置。

審查員認(rèn)為基于對(duì)比文件1已經(jīng)公開內(nèi)容的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)壓裝腳輪時(shí)，在具體的裝置上設(shè)置用于腳輪定位的腳輪定位裝置和底殼固定裝置是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)設(shè)置，且本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)實(shí)際情況將對(duì)應(yīng)于腳輪定位裝置的定位塊設(shè)置在第一滑板上。即對(duì)比文件1與本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合可以得到權(quán)利要求1所要保護(hù)的技術(shù)方案。

四、答復(fù)思路

在對(duì)比文件1已公開本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思，且結(jié)構(gòu)上存在一定相似度，主要區(qū)別在于整體裝置的對(duì)應(yīng)具體應(yīng)用和具體結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)，審查員很容易給出本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)具體的應(yīng)用和實(shí)際情況進(jìn)行具體結(jié)構(gòu)的設(shè)置的判斷，從而認(rèn)定對(duì)比文件1結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識(shí)可以得到權(quán)利要求1所要保護(hù)的技術(shù)方案。此時(shí)，若僅僅爭(zhēng)辯區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)或常規(guī)技術(shù)手段，可能難以得到審查員的認(rèn)可。該種情況下，可以采用“結(jié)合障礙”爭(zhēng)辯對(duì)比文件1和公知常識(shí)或常規(guī)技術(shù)手段不能結(jié)合。

在進(jìn)行是否存在結(jié)合障礙的分析時(shí)，由于審查員認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是常規(guī)技術(shù)手段或公知常識(shí)，因此，基本上不存在審查員認(rèn)定的公知常識(shí)與區(qū)別技術(shù)特征作用不同的問題，且在僅存在一篇對(duì)比文件的基礎(chǔ)上，則不存在技術(shù)領(lǐng)域相差太大導(dǎo)致的結(jié)合障礙，而技術(shù)偏見的情況也較為少見。因此，在對(duì)對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)的結(jié)合啟示進(jìn)行辯駁時(shí)，一般可考慮是否存在結(jié)構(gòu)性結(jié)合障礙和功能性結(jié)合障礙，兩者的具體采用因基于對(duì)對(duì)比文件1的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)的具體分析的基礎(chǔ)上。

在本申請(qǐng)中，經(jīng)對(duì)對(duì)比文件1結(jié)構(gòu)的分析比對(duì)，對(duì)比文件1和公知常識(shí)的結(jié)合并不存在結(jié)構(gòu)性結(jié)合障礙，即審查員認(rèn)為的可根據(jù)具體情況進(jìn)行的具體設(shè)置在結(jié)構(gòu)上是可實(shí)現(xiàn)的。在很多情況下，對(duì)比文件1并不會(huì)直接明示對(duì)比文件1不能采用某種結(jié)構(gòu)或某種技術(shù)手段，或與公知常識(shí)的結(jié)合會(huì)造成對(duì)比文件1的某些功能障礙。此時(shí)，需要基于審查員認(rèn)定的結(jié)合后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的分析和推斷，改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)是否會(huì)造成某些原有功能的失效，是否會(huì)與對(duì)比文件1原有的設(shè)計(jì)目的相矛盾。

在對(duì)對(duì)比文件1的分析過程中，根據(jù)對(duì)比文件1背景技術(shù)的描述，對(duì)比文件1原始所要解決的技術(shù)問題之一為降低壓裝裝配，提高零件壓接裝配的效率。為實(shí)現(xiàn)該目的，對(duì)比文件1設(shè)置了可相對(duì)水平滑動(dòng)的第一滑板和第二滑板，使能夠在不影響裝配和壓裝的基礎(chǔ)上，減小第一限位板和第二限位板之間的高度間隙，從而減小上壓組件的運(yùn)行行程，提高按壓裝配效率。然而，若根據(jù)審查員認(rèn)定的對(duì)比文件1和公知常識(shí)的結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況將定位塊設(shè)置在第一滑板上，則為使定位塊能正確地安裝在第一滑塊上且與帶裝配的結(jié)構(gòu)進(jìn)行固定定位，防止因第一限位板的遮擋而妨礙燈具在定位塊上的安裝裝配，應(yīng)抬高第一限位板與第一滑板之間的距離，增加燈具安裝定位的空間，從而會(huì)導(dǎo)致第一限位板在壓裝配合時(shí)行程的增加。因此，將定位塊設(shè)置在第一滑板上的做法與對(duì)比文件1所要解決的問題相互矛盾，使本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對(duì)比文件1時(shí)，不會(huì)想到將設(shè)置在第二限位板上的定位塊設(shè)置在第一滑板上。

由上述分析可知，對(duì)比文件1與公知常識(shí)的結(jié)合雖然在結(jié)構(gòu)上具有可行性，但結(jié)合后的結(jié)構(gòu)所帶來的技術(shù)效果與對(duì)比文件1原始所要解決的技術(shù)問題相矛盾，因此，對(duì)比文件1和公知常識(shí)的結(jié)合存在功能性結(jié)合障礙，由此打破了審查員認(rèn)定的對(duì)比文件1和公知常識(shí)存在結(jié)合啟示的邏輯鏈，讓創(chuàng)造性論述的說理更容易得到審查員的認(rèn)可。

五、案例總結(jié)

（1）當(dāng)對(duì)比文件或公知常識(shí)中的特征與區(qū)別技術(shù)特征相同時(shí)，可以通過判斷多篇對(duì)比文件或?qū)Ρ任募c公知常識(shí)的結(jié)合是否存在心理性結(jié)合障礙、結(jié)構(gòu)性結(jié)合障礙和/或功能性結(jié)合障礙進(jìn)行創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯；

（2）在采用結(jié)合障礙進(jìn)行爭(zhēng)辯時(shí)，可以從多個(gè)角度進(jìn)行結(jié)合障礙的分析，層層設(shè)防，形成環(huán)環(huán)相扣的邏輯鏈，防止審查員對(duì)某一個(gè)角度的結(jié)合障礙不予認(rèn)可而造成自身邏輯鏈斷裂。

（3）在對(duì)功能性結(jié)合障礙進(jìn)行判斷時(shí)，不應(yīng)僅局限于對(duì)比文件中明確表明的不能結(jié)合或反向啟示，還可以對(duì)對(duì)比文件中整體發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行邏輯分析，基于審查員認(rèn)定的改進(jìn)結(jié)構(gòu)，分析推理該改進(jìn)結(jié)構(gòu)是否會(huì)對(duì)對(duì)比文件1的原始功能造成影響，尤其是改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)是否會(huì)與對(duì)比文件1原始的技術(shù)方案和所要解決的問題相矛盾。

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編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君