實(shí)用新型專利申請的「審查意見答復(fù)策略」

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作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

原標(biāo)題：淺談實(shí)用新型專利申請的審查意見答復(fù)策略

國家知識產(chǎn)權(quán)局對實(shí)用新型的授權(quán)率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現(xiàn)象讓人不禁覺得這陣風(fēng)來得有點(diǎn)猛烈，甚至徹骨，筆者將結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例談一下實(shí)用新型專利申請的審查意見答復(fù)策略，以期為讀者提供有益參考。

伴隨著今年三月底國家知識產(chǎn)權(quán)局微信公眾號刊發(fā)的這篇看似吹風(fēng)的文章，《實(shí)用新型審查部：細(xì)規(guī)劃重落實(shí)多舉措顯成效》，國家知識產(chǎn)權(quán)局對實(shí)用新型的授權(quán)率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現(xiàn)象讓人不禁覺得這陣風(fēng)來得有點(diǎn)猛烈，甚至徹骨。

多數(shù)于去年九月之后申請的實(shí)用新型陸續(xù)收到了第一次審查意見通知書，其中審查意見的內(nèi)容主要集中于涉及專利法第二十六條第三款的問題。對于專利代理人，這個(gè)問題仿佛如鯁在喉。如果答復(fù)不妥，部分申請甚至在一通答復(fù)提交一周后，便會(huì)收到駁回決定。

在專代圈內(nèi)，不滿情緒在不斷蔓延，因?yàn)檫@直接影響到了代理人的工作量、收入以及代理公司的業(yè)務(wù)開展，網(wǎng)上對這種情況的吐槽俯拾皆是。但是，隨后發(fā)生的中美貿(mào)易戰(zhàn)中涉及知識產(chǎn)權(quán)的問題仿佛又讓人們看到了提高專利質(zhì)量的必要性。所以筆者還是非常認(rèn)同上層希望提升中國專利整體質(zhì)量這一大方向思路的。作為專利代理人，在吐槽之余，也需要認(rèn)真思考審查意見中的相關(guān)問題以及解決這些問題的合理途徑。

必須承認(rèn)，多方面原因?qū)е虏糠謱彶閱T撰寫的審查意見是值得商榷的。雖然從嚴(yán)審查的初衷是為了打擊低質(zhì)量專利申請，尤其是編寫的系列專利申請，但不能令人信服的審查將損害申請人的合法權(quán)益，并直接導(dǎo)致實(shí)用新型專利申請的復(fù)審率提高，這也從一定程度上造成了對行政司法資源的浪費(fèi)。

但是面對已經(jīng)發(fā)出的審查意見通知書，筆者認(rèn)為消極對待，答非所指，甚至人身攻擊都是不可取的，代理人應(yīng)該充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識，采用合適且合理的方法去逐一反駁審查意見，這樣才能有效維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)公司聲譽(yù)，甚至提升自身能力。

客觀情況是，從專利代理人資格考試開始，多數(shù)代理人面對的主要是一套針對發(fā)明專利創(chuàng)造性的答復(fù)模板，在面對現(xiàn)階段可謂“五花八門”的實(shí)用新型審查意見時(shí)，可能確實(shí)會(huì)顯得有些手足無措。

筆者將結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例談一下實(shí)用新型專利申請的審查意見答復(fù)策略，以期為讀者提供有益參考。

該實(shí)用新型專利申請?jiān)谒脑碌资盏搅巳缦滤镜牡谝淮螌彶橐庖娡ㄖ獣?br/>

可以看到，審查意見比較簡單，但是筆者之前撰寫的任何類似申請文件均未收到過此類通知。由于已經(jīng)意識到當(dāng)時(shí)的審查力度在加大，所以筆者并未怠慢，結(jié)合申請文件的實(shí)際情況，從兩個(gè)方面進(jìn)行了答辯。

該申請的獨(dú)權(quán)為“一種電力安全警示裝置，包括支撐架和設(shè)置在所述支撐架上的警示牌，其特征在于，還包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號收發(fā)器電連接；所述光照傳感器設(shè)置于所述警示牌上，所述LED陣列沿所述警示牌上的警示標(biāo)志設(shè)置，所述LED陣列表面設(shè)置有防水透光層”。

可以看到，筆者在撰寫時(shí)，便已經(jīng)明確區(qū)分了前序部分和特征部分，而前序部分中的支撐架和警示牌的結(jié)構(gòu)明顯是筆者認(rèn)定的現(xiàn)有技術(shù)。對于審查員指出的說明書缺少必要的結(jié)構(gòu)圖的意見，筆者認(rèn)為是無法接受的。

所以筆者首先論述了為何進(jìn)行上述前序部分和特征部分的布局，然后又給出了兩篇可以清楚說明支撐架和警示牌結(jié)構(gòu)的現(xiàn)有技術(shù)對比文件。另外，由于該申請屬于機(jī)電結(jié)合的方案，所以筆者緊接著又基于獨(dú)權(quán)的表述論述了該技術(shù)方案的電學(xué)連接關(guān)系也是清楚的，并且輔以說明書附圖中的電學(xué)連接示意圖進(jìn)行證明。

基于本案以及筆者遇到的其他案例得出的經(jīng)驗(yàn)，對于這種既有機(jī)械結(jié)構(gòu)，又有電學(xué)結(jié)構(gòu)的實(shí)用新型專利申請，筆者建議讀者以后在撰寫時(shí)，在說明書附圖部分既提供必要的機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖，也提供相應(yīng)的電學(xué)連接示意圖，從而盡量避免收到類似上述審查意見通知書。

專利法第二十六條第三款的內(nèi)容為：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)”。

雖然筆者已對形狀、構(gòu)造特征進(jìn)行了相應(yīng)的論述，但是為了避免一通答復(fù)后直接被駁回的情況發(fā)生，筆者基于上述法條內(nèi)容又從另一方面進(jìn)行了論述。這其中，筆者的撰寫習(xí)慣在此起到了一定的幫助作用。對于背景技術(shù)、獨(dú)權(quán)內(nèi)容和有益效果部分，筆者遵從的是“三位一體”的撰寫方法，也就是，背景技術(shù)中盡量僅出現(xiàn)獨(dú)權(quán)技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，構(gòu)成獨(dú)權(quán)技術(shù)方案的每項(xiàng)技術(shù)特征都是圍繞解決上述技術(shù)問題而布局的，有益效果中對獨(dú)權(quán)中每項(xiàng)技術(shù)特征均進(jìn)行合理擴(kuò)展與說明，并最終推導(dǎo)出與上述技術(shù)問題相應(yīng)的技術(shù)效果。正是基于通過這種方式撰寫的申請文件，筆者結(jié)合該申請說明書中有益效果和實(shí)施方式中較為詳細(xì)的公開內(nèi)容，進(jìn)一步論證了該申請中每一項(xiàng)技術(shù)特征都是清楚的，為了解決所提出技術(shù)問題的技術(shù)方案整體上是完整的。最終得出該申請是符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的結(jié)論。

在五月初遞交了一通答復(fù)后，該申請又在六月初收到了如下所示的第二次審查意見通知書。

如果說一通中的審查意見還有些看似勉強(qiáng)的成分，那二通中的審查意見應(yīng)該就屬于各位最近經(jīng)?？吹降那闆r了，讓人有種無可奈何的感覺。但是，和答復(fù)一通的基本思路一致，在面對二通時(shí)，筆者認(rèn)為依然需要對審查員的觀點(diǎn)各個(gè)擊破，并且從法條的角度出發(fā)去進(jìn)行論述。

通過分析上述二通，筆者按自己所理解的審查意見所表示的嚴(yán)重程度將其分為了三個(gè)部分，并在意見陳述書中依次從三個(gè)部分進(jìn)行了相應(yīng)論述。

首先，筆者引用了專利法第二條第三款：“實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”，論述本實(shí)用新型為對電力安全警示裝置這一產(chǎn)品的構(gòu)造提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。緊接著，又引用了專利審查指南第一部分第二章第6.2.2節(jié)：“產(chǎn)品的構(gòu)造是指產(chǎn)品的各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系。產(chǎn)品的構(gòu)造可以是機(jī)械構(gòu)造，也可以是線路構(gòu)造。機(jī)械構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的零部件的相對位置關(guān)系、連接關(guān)系和必要的機(jī)械配合關(guān)系等；線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系”，并論述道：由于本申請權(quán)利要求1已明確記載了“電力警示裝置包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號收發(fā)器電連接”的技術(shù)特征，故本實(shí)用新型已對電力安全警示裝置這一產(chǎn)品的各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系進(jìn)行了明確的限定，說明書附圖是對各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系的輔助示意。由于本實(shí)用新型的電力安全警示裝置這一產(chǎn)品包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器這些元器件，通過權(quán)利要求1中的文字描述以及說明書附圖1中的示意，已可以明確表示構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。

可以看到，筆者將該申請的技術(shù)特征有機(jī)地與相關(guān)法條的內(nèi)容結(jié)合在了一起，進(jìn)而證明該申請的內(nèi)容是符合較專利法第二十六條第三款規(guī)定更為細(xì)致的相關(guān)法條規(guī)定的。

其次，和在一通答復(fù)中筆者補(bǔ)充的第二部分內(nèi)容類似，對于審查員提到的涉及“技術(shù)問題”的審查意見，筆者再次引用了該申請說明書中記載的較為詳細(xì)的有益效果和實(shí)施方式的內(nèi)容，并明確給出結(jié)論性論述：可以看到，通過權(quán)利要求1記載的技術(shù)特征，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容，可以實(shí)現(xiàn)在不同天色、天氣條件下，都能突出顯示電力安全警示牌，以降低安全隱患，同時(shí)確定警示牌所處位置，也就是電力設(shè)施檢修位置，以保護(hù)獨(dú)自施工的檢修人員的技術(shù)效果。

最后，筆者基于自身對專利相關(guān)法律法規(guī)以及其他相關(guān)法律法規(guī)多年學(xué)習(xí)的積累，在進(jìn)行了上述兩部分相對重要的論述之后，基于二通的內(nèi)容撰寫了這樣一段話：申請人認(rèn)為審查員的這一觀點(diǎn)“僅根據(jù)附圖所示的示意圖無法實(shí)現(xiàn)所要達(dá)到的技術(shù)效果”無法獲得專利法、專利法實(shí)施細(xì)則及專利審查指南的支持，也就是說，上述相關(guān)專利法律法規(guī)并未規(guī)定“僅根據(jù)專利申請文件的說明書附圖所示的示意圖就必須實(shí)現(xiàn)專利申請所要達(dá)到的技術(shù)效果”。這段話正是筆者基于對“法無授權(quán)不可為”這一法律思想的認(rèn)識而撰寫的，或許有超出答復(fù)審查意見的應(yīng)有范疇之嫌，故放在了最后一部分。

作為最終的總結(jié)，筆者采用了與審查員審查意見原文完全相反的表述，也就是：因此，對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，本實(shí)用新型的技術(shù)手段是清楚的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)，附圖中已給出可明確指示產(chǎn)品構(gòu)造的示意圖，說明書及附圖所記載的內(nèi)容構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，因而符合專利法第二十條第三款的規(guī)定。

經(jīng)過兩次審查意見答復(fù)，該申請于八月初收到了辦理登記手續(xù)通知書和授予實(shí)用新型專利權(quán)通知書。

通過上述案例，筆者認(rèn)為現(xiàn)階段答復(fù)實(shí)用新型的審查意見可以從“各個(gè)擊破”和“有法可依”兩方面進(jìn)行展開。不能說完全將其作為一種模板，但是基于這一思路認(rèn)真準(zhǔn)備的答復(fù)文件應(yīng)該還是具備一定說服力的。

需要注意的是，關(guān)于對相關(guān)法律法規(guī)的引用，如果說筆者對專利法及其實(shí)施細(xì)則還算如數(shù)家珍的話，那么對于數(shù)百頁之厚的專利審查指南，則只能說具有大致印象。在處理本案及其他案件時(shí)，所引用的內(nèi)容基本都是在重新認(rèn)真閱讀了審查指南有關(guān)部分之后才確定的。雖然撰寫是多數(shù)專利代理人的主要工作，但是在撰寫之余，筆者也建議大家多去充充電，學(xué)習(xí)一些典型案例以及法律應(yīng)用等。

另外，不可否認(rèn)的是，每一件申請的具體情況都不一樣，筆者也有面對一通進(jìn)行了自認(rèn)為準(zhǔn)備非常充足的答復(fù)后，依然未經(jīng)二通而被直接駁回的情況，在和發(fā)明人溝通后，已提交或正在準(zhǔn)備復(fù)審請求文件。

雖然目前的實(shí)用新型專利申請的審查也許還存在各種各樣無法讓各方都滿意的問題，但是，筆者相信，審查員在看到代理人針對審查意見認(rèn)真準(zhǔn)備的意見陳述書后，還是愿意相信這是一位有足夠責(zé)任心的代理人的辛勤勞動(dòng)成果，在符合相關(guān)法律規(guī)定的情況下，最終還是會(huì)做出授權(quán)決定的。

在此，筆者也倡議各位專利代理同仁，在滿足客戶、公司要求的前提下，撰寫出更多質(zhì)量更高的專利申請文件，一同為知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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