實(shí)用新型專利申請(qǐng)的「審查意見(jiàn)答復(fù)策略」

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作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

原標(biāo)題：淺談實(shí)用新型專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)答復(fù)策略

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)實(shí)用新型的授權(quán)率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現(xiàn)象讓人不禁覺(jué)得這陣風(fēng)來(lái)得有點(diǎn)猛烈，甚至徹骨，筆者將結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例談一下實(shí)用新型專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)答復(fù)策略，以期為讀者提供有益參考。

伴隨著今年三月底國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局微信公眾號(hào)刊發(fā)的這篇看似吹風(fēng)的文章，《實(shí)用新型審查部：細(xì)規(guī)劃重落實(shí)多舉措顯成效》，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)實(shí)用新型的授權(quán)率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現(xiàn)象讓人不禁覺(jué)得這陣風(fēng)來(lái)得有點(diǎn)猛烈，甚至徹骨。

多數(shù)于去年九月之后申請(qǐng)的實(shí)用新型陸續(xù)收到了第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，其中審查意見(jiàn)的內(nèi)容主要集中于涉及專利法第二十六條第三款的問(wèn)題。對(duì)于專利代理人，這個(gè)問(wèn)題仿佛如鯁在喉。如果答復(fù)不妥，部分申請(qǐng)甚至在一通答復(fù)提交一周后，便會(huì)收到駁回決定。

在專代圈內(nèi)，不滿情緒在不斷蔓延，因?yàn)檫@直接影響到了代理人的工作量、收入以及代理公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展，網(wǎng)上對(duì)這種情況的吐槽俯拾皆是。但是，隨后發(fā)生的中美貿(mào)易戰(zhàn)中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題仿佛又讓人們看到了提高專利質(zhì)量的必要性。所以筆者還是非常認(rèn)同上層希望提升中國(guó)專利整體質(zhì)量這一大方向思路的。作為專利代理人，在吐槽之余，也需要認(rèn)真思考審查意見(jiàn)中的相關(guān)問(wèn)題以及解決這些問(wèn)題的合理途徑。

必須承認(rèn)，多方面原因?qū)е虏糠謱彶閱T撰寫的審查意見(jiàn)是值得商榷的。雖然從嚴(yán)審查的初衷是為了打擊低質(zhì)量專利申請(qǐng)，尤其是編寫的系列專利申請(qǐng)，但不能令人信服的審查將損害申請(qǐng)人的合法權(quán)益，并直接導(dǎo)致實(shí)用新型專利申請(qǐng)的復(fù)審率提高，這也從一定程度上造成了對(duì)行政司法資源的浪費(fèi)。

但是面對(duì)已經(jīng)發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)，筆者認(rèn)為消極對(duì)待，答非所指，甚至人身攻擊都是不可取的，代理人應(yīng)該充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識(shí)，采用合適且合理的方法去逐一反駁審查意見(jiàn)，這樣才能有效維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)公司聲譽(yù)，甚至提升自身能力。

客觀情況是，從專利代理人資格考試開(kāi)始，多數(shù)代理人面對(duì)的主要是一套針對(duì)發(fā)明專利創(chuàng)造性的答復(fù)模板，在面對(duì)現(xiàn)階段可謂“五花八門”的實(shí)用新型審查意見(jiàn)時(shí)，可能確實(shí)會(huì)顯得有些手足無(wú)措。

筆者將結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例談一下實(shí)用新型專利申請(qǐng)的審查意見(jiàn)答復(fù)策略，以期為讀者提供有益參考。

該實(shí)用新型專利申請(qǐng)?jiān)谒脑碌资盏搅巳缦滤镜牡谝淮螌彶橐庖?jiàn)通知書(shū)。

可以看到，審查意見(jiàn)比較簡(jiǎn)單，但是筆者之前撰寫的任何類似申請(qǐng)文件均未收到過(guò)此類通知。由于已經(jīng)意識(shí)到當(dāng)時(shí)的審查力度在加大，所以筆者并未怠慢，結(jié)合申請(qǐng)文件的實(shí)際情況，從兩個(gè)方面進(jìn)行了答辯。

該申請(qǐng)的獨(dú)權(quán)為“一種電力安全警示裝置，包括支撐架和設(shè)置在所述支撐架上的警示牌，其特征在于，還包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號(hào)收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號(hào)收發(fā)器電連接；所述光照傳感器設(shè)置于所述警示牌上，所述LED陣列沿所述警示牌上的警示標(biāo)志設(shè)置，所述LED陣列表面設(shè)置有防水透光層”。

可以看到，筆者在撰寫時(shí)，便已經(jīng)明確區(qū)分了前序部分和特征部分，而前序部分中的支撐架和警示牌的結(jié)構(gòu)明顯是筆者認(rèn)定的現(xiàn)有技術(shù)。對(duì)于審查員指出的說(shuō)明書(shū)缺少必要的結(jié)構(gòu)圖的意見(jiàn)，筆者認(rèn)為是無(wú)法接受的。

所以筆者首先論述了為何進(jìn)行上述前序部分和特征部分的布局，然后又給出了兩篇可以清楚說(shuō)明支撐架和警示牌結(jié)構(gòu)的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件。另外，由于該申請(qǐng)屬于機(jī)電結(jié)合的方案，所以筆者緊接著又基于獨(dú)權(quán)的表述論述了該技術(shù)方案的電學(xué)連接關(guān)系也是清楚的，并且輔以說(shuō)明書(shū)附圖中的電學(xué)連接示意圖進(jìn)行證明。

基于本案以及筆者遇到的其他案例得出的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于這種既有機(jī)械結(jié)構(gòu)，又有電學(xué)結(jié)構(gòu)的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，筆者建議讀者以后在撰寫時(shí)，在說(shuō)明書(shū)附圖部分既提供必要的機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖，也提供相應(yīng)的電學(xué)連接示意圖，從而盡量避免收到類似上述審查意見(jiàn)通知書(shū)。

專利法第二十六條第三款的內(nèi)容為：“說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要說(shuō)明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)”。

雖然筆者已對(duì)形狀、構(gòu)造特征進(jìn)行了相應(yīng)的論述，但是為了避免一通答復(fù)后直接被駁回的情況發(fā)生，筆者基于上述法條內(nèi)容又從另一方面進(jìn)行了論述。這其中，筆者的撰寫習(xí)慣在此起到了一定的幫助作用。對(duì)于背景技術(shù)、獨(dú)權(quán)內(nèi)容和有益效果部分，筆者遵從的是“三位一體”的撰寫方法，也就是，背景技術(shù)中盡量?jī)H出現(xiàn)獨(dú)權(quán)技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問(wèn)題，構(gòu)成獨(dú)權(quán)技術(shù)方案的每項(xiàng)技術(shù)特征都是圍繞解決上述技術(shù)問(wèn)題而布局的，有益效果中對(duì)獨(dú)權(quán)中每項(xiàng)技術(shù)特征均進(jìn)行合理擴(kuò)展與說(shuō)明，并最終推導(dǎo)出與上述技術(shù)問(wèn)題相應(yīng)的技術(shù)效果。正是基于通過(guò)這種方式撰寫的申請(qǐng)文件，筆者結(jié)合該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中有益效果和實(shí)施方式中較為詳細(xì)的公開(kāi)內(nèi)容，進(jìn)一步論證了該申請(qǐng)中每一項(xiàng)技術(shù)特征都是清楚的，為了解決所提出技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案整體上是完整的。最終得出該申請(qǐng)是符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的結(jié)論。

在五月初遞交了一通答復(fù)后，該申請(qǐng)又在六月初收到了如下所示的第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

如果說(shuō)一通中的審查意見(jiàn)還有些看似勉強(qiáng)的成分，那二通中的審查意見(jiàn)應(yīng)該就屬于各位最近經(jīng)?？吹降那闆r了，讓人有種無(wú)可奈何的感覺(jué)。但是，和答復(fù)一通的基本思路一致，在面對(duì)二通時(shí)，筆者認(rèn)為依然需要對(duì)審查員的觀點(diǎn)各個(gè)擊破，并且從法條的角度出發(fā)去進(jìn)行論述。

通過(guò)分析上述二通，筆者按自己所理解的審查意見(jiàn)所表示的嚴(yán)重程度將其分為了三個(gè)部分，并在意見(jiàn)陳述書(shū)中依次從三個(gè)部分進(jìn)行了相應(yīng)論述。

首先，筆者引用了專利法第二條第三款：“實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”，論述本實(shí)用新型為對(duì)電力安全警示裝置這一產(chǎn)品的構(gòu)造提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。緊接著，又引用了專利審查指南第一部分第二章第6.2.2節(jié)：“產(chǎn)品的構(gòu)造是指產(chǎn)品的各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系。產(chǎn)品的構(gòu)造可以是機(jī)械構(gòu)造，也可以是線路構(gòu)造。機(jī)械構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的零部件的相對(duì)位置關(guān)系、連接關(guān)系和必要的機(jī)械配合關(guān)系等；線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系”，并論述道：由于本申請(qǐng)權(quán)利要求1已明確記載了“電力警示裝置包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號(hào)收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號(hào)收發(fā)器電連接”的技術(shù)特征，故本實(shí)用新型已對(duì)電力安全警示裝置這一產(chǎn)品的各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系進(jìn)行了明確的限定，說(shuō)明書(shū)附圖是對(duì)各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系的輔助示意。由于本實(shí)用新型的電力安全警示裝置這一產(chǎn)品包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號(hào)收發(fā)器這些元器件，通過(guò)權(quán)利要求1中的文字描述以及說(shuō)明書(shū)附圖1中的示意，已可以明確表示構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。

可以看到，筆者將該申請(qǐng)的技術(shù)特征有機(jī)地與相關(guān)法條的內(nèi)容結(jié)合在了一起，進(jìn)而證明該申請(qǐng)的內(nèi)容是符合較專利法第二十六條第三款規(guī)定更為細(xì)致的相關(guān)法條規(guī)定的。

其次，和在一通答復(fù)中筆者補(bǔ)充的第二部分內(nèi)容類似，對(duì)于審查員提到的涉及“技術(shù)問(wèn)題”的審查意見(jiàn)，筆者再次引用了該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中記載的較為詳細(xì)的有益效果和實(shí)施方式的內(nèi)容，并明確給出結(jié)論性論述：可以看到，通過(guò)權(quán)利要求1記載的技術(shù)特征，根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容，可以實(shí)現(xiàn)在不同天色、天氣條件下，都能突出顯示電力安全警示牌，以降低安全隱患，同時(shí)確定警示牌所處位置，也就是電力設(shè)施檢修位置，以保護(hù)獨(dú)自施工的檢修人員的技術(shù)效果。

最后，筆者基于自身對(duì)專利相關(guān)法律法規(guī)以及其他相關(guān)法律法規(guī)多年學(xué)習(xí)的積累，在進(jìn)行了上述兩部分相對(duì)重要的論述之后，基于二通的內(nèi)容撰寫了這樣一段話：申請(qǐng)人認(rèn)為審查員的這一觀點(diǎn)“僅根據(jù)附圖所示的示意圖無(wú)法實(shí)現(xiàn)所要達(dá)到的技術(shù)效果”無(wú)法獲得專利法、專利法實(shí)施細(xì)則及專利審查指南的支持，也就是說(shuō)，上述相關(guān)專利法律法規(guī)并未規(guī)定“僅根據(jù)專利申請(qǐng)文件的說(shuō)明書(shū)附圖所示的示意圖就必須實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)所要達(dá)到的技術(shù)效果”。這段話正是筆者基于對(duì)“法無(wú)授權(quán)不可為”這一法律思想的認(rèn)識(shí)而撰寫的，或許有超出答復(fù)審查意見(jiàn)的應(yīng)有范疇之嫌，故放在了最后一部分。

作為最終的總結(jié)，筆者采用了與審查員審查意見(jiàn)原文完全相反的表述，也就是：因此，對(duì)所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，本實(shí)用新型的技術(shù)手段是清楚的，根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)，附圖中已給出可明確指示產(chǎn)品構(gòu)造的示意圖，說(shuō)明書(shū)及附圖所記載的內(nèi)容構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，因而符合專利法第二十條第三款的規(guī)定。

經(jīng)過(guò)兩次審查意見(jiàn)答復(fù)，該申請(qǐng)于八月初收到了辦理登記手續(xù)通知書(shū)和授予實(shí)用新型專利權(quán)通知書(shū)。

通過(guò)上述案例，筆者認(rèn)為現(xiàn)階段答復(fù)實(shí)用新型的審查意見(jiàn)可以從“各個(gè)擊破”和“有法可依”兩方面進(jìn)行展開(kāi)。不能說(shuō)完全將其作為一種模板，但是基于這一思路認(rèn)真準(zhǔn)備的答復(fù)文件應(yīng)該還是具備一定說(shuō)服力的。

需要注意的是，關(guān)于對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的引用，如果說(shuō)筆者對(duì)專利法及其實(shí)施細(xì)則還算如數(shù)家珍的話，那么對(duì)于數(shù)百頁(yè)之厚的專利審查指南，則只能說(shuō)具有大致印象。在處理本案及其他案件時(shí)，所引用的內(nèi)容基本都是在重新認(rèn)真閱讀了審查指南有關(guān)部分之后才確定的。雖然撰寫是多數(shù)專利代理人的主要工作，但是在撰寫之余，筆者也建議大家多去充充電，學(xué)習(xí)一些典型案例以及法律應(yīng)用等。

另外，不可否認(rèn)的是，每一件申請(qǐng)的具體情況都不一樣，筆者也有面對(duì)一通進(jìn)行了自認(rèn)為準(zhǔn)備非常充足的答復(fù)后，依然未經(jīng)二通而被直接駁回的情況，在和發(fā)明人溝通后，已提交或正在準(zhǔn)備復(fù)審請(qǐng)求文件。

雖然目前的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的審查也許還存在各種各樣無(wú)法讓各方都滿意的問(wèn)題，但是，筆者相信，審查員在看到代理人針對(duì)審查意見(jiàn)認(rèn)真準(zhǔn)備的意見(jiàn)陳述書(shū)后，還是愿意相信這是一位有足夠責(zé)任心的代理人的辛勤勞動(dòng)成果，在符合相關(guān)法律規(guī)定的情況下，最終還是會(huì)做出授權(quán)決定的。

在此，筆者也倡議各位專利代理同仁，在滿足客戶、公司要求的前提下，撰寫出更多質(zhì)量更高的專利申請(qǐng)文件，一同為知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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