注意！USPTO要求外國商標申請者在美國指定代表

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原標題：USPTO要求外國商標申請者在美國指定代表

美國專利商標局（USPTO）一直致力于抵制不正當?shù)纳虡松暾埿袨椤Ｔ摍C構目前正在考慮轉變其商標申請政策，即要求美國境外的商標申請者指定一位美國的法律顧問（或授權的從業(yè)人員）來協(xié)助其完成商標注冊（此要求并不適用于根據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關議定書》提交的申請）。

針對這一政策上的改變，華盛頓Gerben律師事務所的商標和版權律師埃里克．佩羅特（Eric Perrott）認為此舉將會有助于完善美國的商標注冊制度并維護美國商標的價值。

該名律師的分析如下：

USPTO的官員目前正在對美國商標注冊制度的政策變化進行審核，即“美國境外的商標申請者將需要指定一位美國的法律顧問（或授權的從業(yè)人員）來協(xié)助其完成商標注冊”。

一旦該政策實施，美國將與其他采用該政策的國家一樣，要求本國的法律顧問協(xié)助境外的申請者來進行商標注冊。這些顧問不僅可以根據(jù)美國的商標法律為申請者提供建議，同時還能夠充分意識到在USPTO申請注冊一個準確、真實商標的嚴肅性和重要性。USPTO提出的這種要求能夠緩解欺詐性商標申請泛濫的情況。這些不正當?shù)纳虡松暾埵怯赡切]有打算在美國使用商標卻提交不合理商標申請的境外申請者所提出的，因而有損于美國商標注冊制度的信譽。這將會對商標所有人和申請者造成損害并會加重USPTO審查團隊處理此類問題的負擔。故意提交欺詐性的商標申請不僅會損壞美國《聯(lián)邦公報》的誠信度，同時也會增加企業(yè)注冊商標的成本以及在美國創(chuàng)建新品牌的風險。

埃里克．佩羅特對USPTO的這種政策變化表示支持并希望該機構能夠快速審核并實施該政策。

從表面上看，注冊一個商標十分“容易”，但實際上其會涉及到不同層面的法律問題。商標申請流程中的每一步（從申請問題到商標所有權問題再到使用證明方面）都會對商標申請尤其是最終的注冊結果產生極大的影響。盡管商標申請者可能會相信網(wǎng)絡上所聲稱的“商標申請?zhí)貎r99美元”，但實際上每一個申請都會面臨不同的挑戰(zhàn)。如果商標所有人不了解或意識不到這些問題，那么從長遠來看，這會對其造成致命的損害。

對美國商標注冊制度的具體內容缺乏了解可對商標申請造成致命的影響，同時還會嚴重阻礙企業(yè)的業(yè)務發(fā)展。然而，即使一件商標已經(jīng)注冊成功，注冊者在試圖通過執(zhí)行商標權來打擊潛在的侵權行為的過程中仍會面臨一系列的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括自申請日起未使用商標、缺乏真實的使用意圖、所有權問題以及商品和服務范圍方面的問題。

由于各國商標法律之間存在著巨大差異，因此許多國際申請者對美國的商標注冊制度無法做到了如指掌也在情理之中。

事實上，鑒于商標申請涉及到“法律咨詢”方面的問題，因此美國不允許外國代理人代表客戶在USPTO申請商標注冊（加拿大代理人除外）。

當下，盡管美國境外的商標申請者仍然可以親自提交商標申請，但其經(jīng)常會犯一些常見的錯誤。例如這些申請者經(jīng)常會提交過多的、不同分類的商品和服務清單，而他們實際上并沒有打算在美國銷售這些商品和服務。這些商標通常會注冊成功，因為它們滿足了USPTO關于商標注冊的最低要求，但其仍然將會面臨諸多挑戰(zhàn)。

一方面，這會加重USPTO審查員的負擔，因為他們需要對每個分類的申請費用超過275美元的標志進行審查和分析。

另一方面，這還會對企業(yè)的發(fā)展以及為自身的標志進行注冊造成負擔。在商標的盡職調查中，如果企業(yè)對一個有爭議的商標注冊產生了質疑，那么其將需要花費一筆重金來分析其中的風險并申請開展雙方復議程序來挑戰(zhàn)這一商標注冊。而對于一個力圖創(chuàng)建新品牌的企業(yè)來說，其可能會決定花費相同的時間和金錢來創(chuàng)建一個不同的品牌。因此，這些問題不僅會增加企業(yè)創(chuàng)建和拓展品牌的風險，同時還會增加企業(yè)的成本。

除了美國正在計劃實施上文所述的政策（要求外國申請者任命一位美國法律顧問來進行商標注冊）之外，全球許多國家已經(jīng)采用了這項政策。

例如日本《專利法》第8條的規(guī)定，未在日本居住或定居的申請者不能在日本專利局（JPO）直接進行商標申請，其必須在日本指定一名代表來協(xié)助其進行商標注冊。

在歐盟，盡管外國申請者可以親自提交商標申請，但是一旦提交了歐盟商標申請，這些申請者在收到關于商標申請的繳費通知前后必須指定一名代表來處理相關申請事宜。

許多其他國家也要求外國申請者指定當?shù)氐囊幻砣嘶蚵蓭熥鳛榇?，而美國目前還并未采用這項政策。

美國對這項政策最擔憂的地方在于：在美國成功創(chuàng)建品牌的外國商標所有人在促進全球經(jīng)濟健康發(fā)展方面發(fā)揮著重要的作用，這項政策是否會對其造成阻礙。然而針對外國商標申請者提出的限制性要求對于全球市場而言并不是貿易保護主義的表現(xiàn)。

雖然這種要求可能會導致合法的品牌所有人花費相對較高的成本來注冊其商標，但商標顧問能夠為商標申請者帶來的好處會遠遠超過指定這種顧問來進行商標申請所帶來的負擔。事實上，許多美國境外的品牌所有人都了解美國商標的重要性和價值。但是，鑒于在美國注冊商標可能會涉及到種種復雜的問題和風險，因此他們無論如何都將會選擇指定一名美國的法律顧問來進行商標申請。

此外，如果USPTO《聯(lián)邦公報》的信譽度遭到欺詐性或不正當?shù)纳虡松暾埖钠茐?，那么無論對于外國還是美國的商標所有人而言，美國商標注冊的價值和重要性都會大打折扣。

因此，為了維護美國商標注冊制度的權威以及美國商標的價值，USPTO的上述提議應該得到大眾的支持。

來源：中國保護知識產權網(wǎng)

編譯自www.worldtrademarkreview.com

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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