游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)后，是否有權(quán)禁止他人使用？

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原標(biāo)題：果林微案丨游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)后是否有權(quán)禁止他人使用？

案號(hào)：(2007)滬一中民五(知)終字第23號(hào)

關(guān)鍵詞：游戲名稱正當(dāng)使用通用名稱描述性使用

案情簡(jiǎn)介

2005年,原告大宇資訊股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱大宇公司)取得了第3606240號(hào)“大富翁”文字商標(biāo)，核定使用在第41類(lèi)，包括“(在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上)提供在線游戲”項(xiàng)目。因被告上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱盛大公司)推出網(wǎng)絡(luò)在線游戲“盛大富翁”，原告以侵犯商標(biāo)專用權(quán)為由向法院起訴。盛大公司認(rèn)為“大富翁”是一類(lèi)模擬商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的智力游戲棋的通用名稱，作為商標(biāo)不具有顯著性，其有權(quán)正當(dāng)使用,且“盛大”企業(yè)字號(hào)已經(jīng)注冊(cè)了商標(biāo)，在業(yè)內(nèi)有知名度，不會(huì)造成與原告商標(biāo)的混淆。

一審法院判決認(rèn)為： “大富翁”是一類(lèi)游戲的通用名稱，大宇公司不能禁止他人對(duì)“大富翁”在表示一類(lèi)“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”名稱時(shí)的正當(dāng)使用。從兩個(gè)商標(biāo)整體和使用方式等方面比對(duì)，以及考慮到“大富翁”文字商標(biāo)的顯著性和知名度都很弱的事實(shí)，均不會(huì)使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，不構(gòu)成近似商標(biāo)。

大宇公司上訴稱：“大富翁”是在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)的注冊(cè)商標(biāo)，絕非計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在線游戲的通用名稱，故被上訴人不能擅自使用在其經(jīng)營(yíng)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在線游戲上?！笆⒋蟾晃獭辈](méi)有改變“大富翁”的基本含義，諸方面均構(gòu)成近似，已經(jīng)造成了混淆。

2007年7月，本案一審過(guò)程中，盛大公司以“大富翁”是經(jīng)濟(jì)類(lèi)游戲的通用名稱為由提出撤銷(xiāo)注冊(cè)申請(qǐng)。2009年11月24日，本案二審過(guò)程中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出相關(guān)裁定：現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“大富翁”是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以證明直接表示服務(wù)的主要特點(diǎn)，或有其他相關(guān)公眾難以識(shí)別服務(wù)來(lái)源、缺乏顯著特征的情形，爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。

二審法院判決認(rèn)為：“大富翁”文字雖然被大宇公司注冊(cè)為“提供在線游戲”服務(wù)的商標(biāo)，但是其仍然具有指代商業(yè)冒險(xiǎn)類(lèi)游戲的含義，大宇公司并不能禁止他人對(duì)這種含義的正當(dāng)使用。盛大公司使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對(duì)戰(zhàn)目標(biāo)。商標(biāo)正當(dāng)使用的判定與涉案標(biāo)識(shí)之間是否近似的判斷無(wú)直接的關(guān)聯(lián)，故上訴人前述上訴理由成立與否并不影響本案的處理。

裁判結(jié)果

一審法院：不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回原告大宇公司的訴訟請(qǐng)求。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)：第3606240號(hào)爭(zhēng)議商標(biāo)“大富翁”予以維持。

二審法院認(rèn)為：駁回上訴，維持原判。

法律評(píng)析

雖然本案二審維持了一審的裁判結(jié)果，但是二審判決與一審判決細(xì)微之處的差異，使得二者在認(rèn)定被訴侵權(quán)構(gòu)成商標(biāo)法上的正當(dāng)使用時(shí)，實(shí)際上是采取了兩個(gè)完全不同的裁判理由。

我們首先看一下商標(biāo)法上“正當(dāng)使用”的規(guī)定，本案審理時(shí)適用的是舊《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！鄙鲜鲆?guī)定，在2014年施行的新《商標(biāo)法》第五十九條中已經(jīng)被吸收采納。根據(jù)上述規(guī)定我們可以看出，商標(biāo)法所規(guī)定的正當(dāng)使用，是他人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)所含的“通用名稱”或是“直接表示商品特點(diǎn)的描述”的使用，上述兩種使用均是對(duì)于公共領(lǐng)域范圍內(nèi)的文字、標(biāo)識(shí)的正當(dāng)使用，因此注冊(cè)商標(biāo)在此范圍內(nèi)要受到權(quán)利限制，無(wú)權(quán)禁止他人使用。

因此，商標(biāo)法所規(guī)定的“正當(dāng)使用”，與著作權(quán)、專利權(quán)等其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合理使用制度存在著本質(zhì)上的不同，后者的合理使用制度是將權(quán)利人的權(quán)利分割讓渡給合理使用人，而前者所規(guī)定的正當(dāng)使用，卻是在限定商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利范圍，明確了商標(biāo)權(quán)人在上述公共領(lǐng)域不能享有獨(dú)占權(quán)，在商標(biāo)獨(dú)占權(quán)與公共領(lǐng)域權(quán)益之間劃清界限。也因此，商標(biāo)法所規(guī)定的“正當(dāng)使用”，是對(duì)公共領(lǐng)域不被任何人所獨(dú)占的文字等標(biāo)識(shí)的使用，沒(méi)有區(qū)分來(lái)源的作用，也不屬于商標(biāo)使用。在此基礎(chǔ)之上，我們不難發(fā)現(xiàn)一審法院判決存在的幾個(gè)問(wèn)題。

首先，在正當(dāng)使用的認(rèn)定上，一審法院認(rèn)為，“大富翁”作為一類(lèi)“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”的通用名稱，不能禁止他人對(duì)“大富翁”在表示一類(lèi)“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”的名稱時(shí)的正當(dāng)使用。但是，一審結(jié)束后商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)維持爭(zhēng)議商標(biāo)的裁定，無(wú)疑是對(duì)上述觀點(diǎn)的重?fù)?。事?shí)上，在涉案商標(biāo)核定使用的提供在線游戲這一服務(wù)領(lǐng)域的“通用名稱”，與這一服務(wù)領(lǐng)域所提供的某一類(lèi)游戲的通用名稱，完全是兩個(gè)法律概念。因此，二審法院在判決中，認(rèn)定被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對(duì)戰(zhàn)目標(biāo)，事實(shí)上就是將原審所稱構(gòu)成“通用名稱”的正當(dāng)使用的認(rèn)定，改為了構(gòu)成“描述性”正當(dāng)使用。

其次，在法律適用問(wèn)題上，一審法院先是根據(jù)認(rèn)定了構(gòu)成正當(dāng)使用，但同時(shí)又針對(duì)兩個(gè)商標(biāo)是否構(gòu)成近似進(jìn)行詳盡的比對(duì)，最終認(rèn)為二者不構(gòu)成近似，不符合舊《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的侵權(quán)要件。但是，在這一點(diǎn)上恰恰沒(méi)有充分考慮到“正當(dāng)使用”這一商標(biāo)法制度的本意，商標(biāo)法所規(guī)定的正當(dāng)使用本身并不是對(duì)商標(biāo)的正當(dāng)使用，而是對(duì)本就不能以商標(biāo)權(quán)獨(dú)占的公共領(lǐng)域資源的使用，因此也不存在適用舊《商標(biāo)法》第五十二條關(guān)于“使用商標(biāo)”構(gòu)成侵權(quán)行為的認(rèn)定前提。這一點(diǎn)，二審判決中也較為隱晦的予以回應(yīng)，強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)正當(dāng)使用的判定與涉案標(biāo)識(shí)之間是否近似的判斷無(wú)直接的關(guān)聯(lián)，因此大宇公司所提出的構(gòu)成近似這一上訴理由的成立與否并不影響本案的處理。

本案作為最高人民法院2011年公報(bào)案例之一，對(duì)于提供在線游戲服務(wù)的注冊(cè)商標(biāo)，含有相關(guān)公眾約定俗成的一類(lèi)游戲的名稱的情形，作出了范本式的答卷。即如果他人只是以介紹游戲內(nèi)容、特點(diǎn)的方式使用該游戲名稱，屬于正當(dāng)使用，不會(huì)造成相關(guān)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者的混淆，也不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。在此種情形下，即使網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者將在線游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)，也無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

但是，筆者在這里想再進(jìn)一步探討兩個(gè)問(wèn)題，本案中的“大富翁”一詞本身具有“描述一類(lèi)游戲內(nèi)容”的特殊性，適用正當(dāng)使用來(lái)判決看不出有什么大問(wèn)題，可現(xiàn)在更多注冊(cè)為商標(biāo)的游戲名稱本身就具有很強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，也并不會(huì)起到描述一類(lèi)游戲的效果。

那么，第一個(gè)問(wèn)題是：一個(gè)從著作權(quán)角度來(lái)看有獨(dú)創(chuàng)性的文字或其他標(biāo)識(shí)，并不是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以直接表示服務(wù)的主要特點(diǎn)，是不是就天然的具有了商標(biāo)法所要求的顯著性？第二個(gè)問(wèn)題是：將在線游戲名稱注冊(cè)為41類(lèi)提供在線游戲的服務(wù)類(lèi)商標(biāo)后，作為游戲名稱的使用，是否就自然構(gòu)成了商標(biāo)使用？

筆者認(rèn)為上述兩個(gè)問(wèn)題的答案均是否定的。

第一，游戲名稱作為作品名稱的獨(dú)創(chuàng)性，與作為商標(biāo)識(shí)別來(lái)源的顯著性并不能完全等同。根據(jù)最高人民法院（2016）最高法行申4722號(hào)判決中，對(duì)于“倩女幽魂ONLINE及圖”商標(biāo)的顯著性問(wèn)題做出了如下認(rèn)定：“相關(guān)公眾容易認(rèn)為其是游戲或者相關(guān)服務(wù)的名稱或者內(nèi)容，而不是作為服務(wù)提供者進(jìn)行識(shí)別，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)在指定服務(wù)上缺乏顯著特征亦無(wú)不當(dāng)?！比绻罡叻ㄉ鲜鲇^點(diǎn)，成為商標(biāo)行政管理部門(mén)審查審理的標(biāo)準(zhǔn)，那么所有游戲名稱都應(yīng)當(dāng)因不具有識(shí)別性，而被認(rèn)定為缺乏顯著特征不予注冊(cè)。但是，要商標(biāo)行政管理部門(mén)在商標(biāo)申請(qǐng)階段就查明該申請(qǐng)是否是作為游戲名稱使用，似乎也是個(gè)難題。

第二，商標(biāo)的本質(zhì)屬性是區(qū)分商品來(lái)源的識(shí)別性，而商品名稱、作品名稱則是為了與同類(lèi)產(chǎn)品相區(qū)分。相關(guān)公眾看到游戲名稱通常是聯(lián)想到游戲的內(nèi)容，而非聯(lián)想到品牌所有者，這也是由名稱和商標(biāo)的本質(zhì)屬性的差異所決定。筆者認(rèn)為，在商標(biāo)注冊(cè)階段其實(shí)不應(yīng)當(dāng)考慮申請(qǐng)注冊(cè)的標(biāo)識(shí)是否作為服務(wù)提供者進(jìn)行識(shí)別，最高法的上述觀點(diǎn)不妨換一個(gè)角度適用，比如在判定游戲名稱是否構(gòu)成侵害第41類(lèi)服務(wù)商標(biāo)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的案件中，首先考慮上述使用行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用。既然游戲名稱起不到商標(biāo)“用于識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源”的作用，游戲名稱中使用注冊(cè)商標(biāo)就不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)使用，被控侵權(quán)人的使用行為也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，同時(shí)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)三年不使用他人也可申請(qǐng)撤銷(xiāo)。這本身，與商標(biāo)法規(guī)定的“正當(dāng)使用”不構(gòu)成商標(biāo)使用而商標(biāo)權(quán)人無(wú)權(quán)禁止，也是有異曲同工之妙。

律師點(diǎn)睛

現(xiàn)如今，提供在線游戲的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者都喜歡將自己的線上游戲注冊(cè)為商標(biāo)，以期望獲得更直觀而強(qiáng)有力的保護(hù)。然而，長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)于將游戲名稱作為商標(biāo)注冊(cè)的這一問(wèn)題上，卻一直沒(méi)有明確區(qū)分“游戲名稱的使用”和“提供游戲服務(wù)的商標(biāo)使用”這兩個(gè)概念?？梢哉f(shuō)，目前的司法實(shí)踐中對(duì)相關(guān)問(wèn)題也還沒(méi)有達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)。

將在線游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)，再以商標(biāo)侵權(quán)為由起訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的案件越來(lái)越多，本案中法院認(rèn)定盛大公司使用“大富翁”構(gòu)成正當(dāng)使用，體現(xiàn)了商標(biāo)權(quán)作為獨(dú)占權(quán)對(duì)抗公共領(lǐng)域利益時(shí)的的局限性。而且，我們還應(yīng)當(dāng)看到本案判決背后隱藏的問(wèn)題，包括商評(píng)委對(duì)于游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)的顯著性審理標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及各地法院判定游戲名稱構(gòu)成侵權(quán)的審理思路。

網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)企業(yè)在注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候要充分考慮到這些風(fēng)險(xiǎn)，不要過(guò)分信仰注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍和力度，要意識(shí)到即使成功將游戲名稱注冊(cè)為商標(biāo)，也不意味著一定就有權(quán)禁止他人在提供在線游戲服務(wù)這一范圍內(nèi)使用相同或近似的游戲名稱。