游戲名稱注冊為商標后，是否有權禁止他人使用？

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原標題：果林微案丨游戲名稱注冊為商標后是否有權禁止他人使用？

案號：(2007)滬一中民五(知)終字第23號

關鍵詞：游戲名稱正當使用通用名稱描述性使用

案情簡介

2005年,原告大宇資訊股份有限公司(以下簡稱大宇公司)取得了第3606240號“大富翁”文字商標，核定使用在第41類，包括“(在計算機網(wǎng)絡上)提供在線游戲”項目。因被告上海盛大網(wǎng)絡發(fā)展有限公司(以下簡稱盛大公司)推出網(wǎng)絡在線游戲“盛大富翁”，原告以侵犯商標專用權為由向法院起訴。盛大公司認為“大富翁”是一類模擬商業(yè)風險的智力游戲棋的通用名稱，作為商標不具有顯著性，其有權正當使用,且“盛大”企業(yè)字號已經(jīng)注冊了商標，在業(yè)內(nèi)有知名度，不會造成與原告商標的混淆。

一審法院判決認為： “大富翁”是一類游戲的通用名稱，大宇公司不能禁止他人對“大富翁”在表示一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”名稱時的正當使用。從兩個商標整體和使用方式等方面比對，以及考慮到“大富翁”文字商標的顯著性和知名度都很弱的事實，均不會使相關公眾產(chǎn)生誤認，不構成近似商標。

大宇公司上訴稱：“大富翁”是在計算機網(wǎng)絡在線服務的注冊商標，絕非計算機網(wǎng)絡在線游戲的通用名稱，故被上訴人不能擅自使用在其經(jīng)營的計算機網(wǎng)絡在線游戲上?！笆⒋蟾晃獭辈]有改變“大富翁”的基本含義，諸方面均構成近似，已經(jīng)造成了混淆。

2007年7月，本案一審過程中，盛大公司以“大富翁”是經(jīng)濟類游戲的通用名稱為由提出撤銷注冊申請。2009年11月24日，本案二審過程中，商標評審委員會作出相關裁定：現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“大富翁”是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以證明直接表示服務的主要特點，或有其他相關公眾難以識別服務來源、缺乏顯著特征的情形，爭議商標予以維持。

二審法院判決認為：“大富翁”文字雖然被大宇公司注冊為“提供在線游戲”服務的商標，但是其仍然具有指代商業(yè)冒險類游戲的含義，大宇公司并不能禁止他人對這種含義的正當使用。盛大公司使用被控侵權標識，意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對戰(zhàn)目標。商標正當使用的判定與涉案標識之間是否近似的判斷無直接的關聯(lián)，故上訴人前述上訴理由成立與否并不影響本案的處理。

裁判結(jié)果

一審法院：不構成商標侵權，駁回原告大宇公司的訴訟請求。

商標評審委員會：第3606240號爭議商標“大富翁”予以維持。

二審法院認為：駁回上訴，維持原判。

法律評析

雖然本案二審維持了一審的裁判結(jié)果，但是二審判決與一審判決細微之處的差異，使得二者在認定被訴侵權構成商標法上的正當使用時，實際上是采取了兩個完全不同的裁判理由。

我們首先看一下商標法上“正當使用”的規(guī)定，本案審理時適用的是舊《商標法實施條例》第四十九條：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?！鄙鲜鲆?guī)定，在2014年施行的新《商標法》第五十九條中已經(jīng)被吸收采納。根據(jù)上述規(guī)定我們可以看出，商標法所規(guī)定的正當使用，是他人對注冊商標所含的“通用名稱”或是“直接表示商品特點的描述”的使用，上述兩種使用均是對于公共領域范圍內(nèi)的文字、標識的正當使用，因此注冊商標在此范圍內(nèi)要受到權利限制，無權禁止他人使用。

因此，商標法所規(guī)定的“正當使用”，與著作權、專利權等其他知識產(chǎn)權的合理使用制度存在著本質(zhì)上的不同，后者的合理使用制度是將權利人的權利分割讓渡給合理使用人，而前者所規(guī)定的正當使用，卻是在限定商標權利人的權利范圍，明確了商標權人在上述公共領域不能享有獨占權，在商標獨占權與公共領域權益之間劃清界限。也因此，商標法所規(guī)定的“正當使用”，是對公共領域不被任何人所獨占的文字等標識的使用，沒有區(qū)分來源的作用，也不屬于商標使用。在此基礎之上，我們不難發(fā)現(xiàn)一審法院判決存在的幾個問題。

首先，在正當使用的認定上，一審法院認為，“大富翁”作為一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”的通用名稱，不能禁止他人對“大富翁”在表示一類“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”的名稱時的正當使用。但是，一審結(jié)束后商標評審委員會維持爭議商標的裁定，無疑是對上述觀點的重擊。事實上，在涉案商標核定使用的提供在線游戲這一服務領域的“通用名稱”，與這一服務領域所提供的某一類游戲的通用名稱，完全是兩個法律概念。因此，二審法院在判決中，認定被控侵權標識意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在線提供的這款游戲的內(nèi)容和對戰(zhàn)目標，事實上就是將原審所稱構成“通用名稱”的正當使用的認定，改為了構成“描述性”正當使用。

其次，在法律適用問題上，一審法院先是根據(jù)認定了構成正當使用，但同時又針對兩個商標是否構成近似進行詳盡的比對，最終認為二者不構成近似，不符合舊《商標法》第五十二條第（一）項規(guī)定的侵權要件。但是，在這一點上恰恰沒有充分考慮到“正當使用”這一商標法制度的本意，商標法所規(guī)定的正當使用本身并不是對商標的正當使用，而是對本就不能以商標權獨占的公共領域資源的使用，因此也不存在適用舊《商標法》第五十二條關于“使用商標”構成侵權行為的認定前提。這一點，二審判決中也較為隱晦的予以回應，強調(diào)了商標正當使用的判定與涉案標識之間是否近似的判斷無直接的關聯(lián)，因此大宇公司所提出的構成近似這一上訴理由的成立與否并不影響本案的處理。

本案作為最高人民法院2011年公報案例之一，對于提供在線游戲服務的注冊商標，含有相關公眾約定俗成的一類游戲的名稱的情形，作出了范本式的答卷。即如果他人只是以介紹游戲內(nèi)容、特點的方式使用該游戲名稱，屬于正當使用，不會造成相關公眾對網(wǎng)絡游戲服務提供者的混淆，也不構成對注冊商標專用權的侵犯。在此種情形下，即使網(wǎng)絡游戲服務提供者將在線游戲名稱注冊為商標，也無權禁止他人正當使用。

但是，筆者在這里想再進一步探討兩個問題，本案中的“大富翁”一詞本身具有“描述一類游戲內(nèi)容”的特殊性，適用正當使用來判決看不出有什么大問題，可現(xiàn)在更多注冊為商標的游戲名稱本身就具有很強的獨創(chuàng)性，也并不會起到描述一類游戲的效果。

那么，第一個問題是：一個從著作權角度來看有獨創(chuàng)性的文字或其他標識，并不是規(guī)定或約定俗成的名稱，亦不足以直接表示服務的主要特點，是不是就天然的具有了商標法所要求的顯著性？第二個問題是：將在線游戲名稱注冊為41類提供在線游戲的服務類商標后，作為游戲名稱的使用，是否就自然構成了商標使用？

筆者認為上述兩個問題的答案均是否定的。

第一，游戲名稱作為作品名稱的獨創(chuàng)性，與作為商標識別來源的顯著性并不能完全等同。根據(jù)最高人民法院（2016）最高法行申4722號判決中，對于“倩女幽魂ONLINE及圖”商標的顯著性問題做出了如下認定：“相關公眾容易認為其是游戲或者相關服務的名稱或者內(nèi)容，而不是作為服務提供者進行識別，在此基礎上認定申請商標在指定服務上缺乏顯著特征亦無不當。”如果最高法上述觀點，成為商標行政管理部門審查審理的標準，那么所有游戲名稱都應當因不具有識別性，而被認定為缺乏顯著特征不予注冊。但是，要商標行政管理部門在商標申請階段就查明該申請是否是作為游戲名稱使用，似乎也是個難題。

第二，商標的本質(zhì)屬性是區(qū)分商品來源的識別性，而商品名稱、作品名稱則是為了與同類產(chǎn)品相區(qū)分。相關公眾看到游戲名稱通常是聯(lián)想到游戲的內(nèi)容，而非聯(lián)想到品牌所有者，這也是由名稱和商標的本質(zhì)屬性的差異所決定。筆者認為，在商標注冊階段其實不應當考慮申請注冊的標識是否作為服務提供者進行識別，最高法的上述觀點不妨換一個角度適用，比如在判定游戲名稱是否構成侵害第41類服務商標注冊商標專用權的案件中，首先考慮上述使用行為是否構成商標使用。既然游戲名稱起不到商標“用于識別商品或服務來源”的作用，游戲名稱中使用注冊商標就不應當認定構成商標使用，被控侵權人的使用行為也不構成商標侵權，同時商標權人的商標三年不使用他人也可申請撤銷。這本身，與商標法規(guī)定的“正當使用”不構成商標使用而商標權人無權禁止，也是有異曲同工之妙。

律師點睛

現(xiàn)如今，提供在線游戲的網(wǎng)絡服務提供者都喜歡將自己的線上游戲注冊為商標，以期望獲得更直觀而強有力的保護。然而，長久以來對于將游戲名稱作為商標注冊的這一問題上，卻一直沒有明確區(qū)分“游戲名稱的使用”和“提供游戲服務的商標使用”這兩個概念?？梢哉f，目前的司法實踐中對相關問題也還沒有達成統(tǒng)一意見。

將在線游戲名稱注冊為商標，再以商標侵權為由起訴競爭對手的案件越來越多，本案中法院認定盛大公司使用“大富翁”構成正當使用，體現(xiàn)了商標權作為獨占權對抗公共領域利益時的的局限性。而且，我們還應當看到本案判決背后隱藏的問題，包括商評委對于游戲名稱注冊為商標的顯著性審理標準的變化，以及各地法院判定游戲名稱構成侵權的審理思路。

網(wǎng)絡游戲服務企業(yè)在注冊商標的時候要充分考慮到這些風險，不要過分信仰注冊商標專用權的保護范圍和力度，要意識到即使成功將游戲名稱注冊為商標，也不意味著一定就有權禁止他人在提供在線游戲服務這一范圍內(nèi)使用相同或近似的游戲名稱。