專利申請修改超范圍與專利保護「禁止反悔原則」適用

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原標題：果林微案丨專利申請修改超范圍與專利保護“禁止反悔原則”適用

案號：（2017）粵73民初263號

關(guān)鍵詞：專利侵權(quán)、權(quán)利要求解釋、禁止反悔原則、專利申請修改

案情簡介

大自達電線股份有限公司是專利號為ZL200880101719.7、名稱為“印刷布線板用屏蔽膜以及印刷布線板”（以下簡稱“涉案專利”）發(fā)明專利權(quán)人。2017年1月，大自達公司向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，訴稱廣州方邦電子股份有限公司未經(jīng)其許可，擅自大量制造、銷售、許諾銷售侵害原告專利權(quán)的8款屏蔽膜產(chǎn)品，獲利巨大，給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，訴請法院判令廣州方邦公司立即停止涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，并賠償經(jīng)濟損失9000余萬元。

經(jīng)查，涉案專利在其申請過程中曾進行過以下修改：

原始申請權(quán)利要求：1.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有在絕緣層的單面表面形成的第一金屬層，所述絕緣層的單面表面的算術(shù)平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5～5.0μm，并且，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成。

申請人主動修改：原權(quán)利要求1修改為權(quán)利要求8，修改后的權(quán)利要求8內(nèi)容為：8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術(shù)平均粗糙度（JIS B0601（1994年））是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，所述第一金屬層的兩面沿著所述絕緣層的所述單面表面形成。

針對審查員發(fā)出的“修改后的權(quán)利要求8不符合專利法第33條的規(guī)定”及“算術(shù)平均粗糙度（JIS B0601（1994年）表述不清楚”的審查意見，申請人將上述主動修改文本進行了多次修改，最終授權(quán)文本中的專利權(quán)利要求8的內(nèi)容如下：

8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術(shù)平均粗糙度是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，其中，所述算術(shù)平均粗糙度是由1994年的JIS B 0601 標準定義的算術(shù)平均粗糙度，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成。

本案中，大自達公司以涉案專利的權(quán)利要求8、9、10主張專利保護，并委托相關(guān)司法鑒定機構(gòu)就被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的權(quán)利要求8-10上記載的技術(shù)特征是否相同或者等同進行鑒定，鑒定意見為肯定性結(jié)論。

廣州方邦公司辯稱，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層并未包含權(quán)利要求8中“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”的技術(shù)特征，故被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入涉案專利權(quán)的保護范圍。

裁判結(jié)果

一審法院經(jīng)審理認定：根據(jù)涉案專利說明書及其申請過程中的修改及意見答復(fù)內(nèi)容，可以確定涉案專利權(quán)利要求8中第一金屬層的“波紋結(jié)構(gòu)”，應(yīng)當指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結(jié)構(gòu)，不應(yīng)當包括隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)。而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層的結(jié)構(gòu)為隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)，與涉案專利權(quán)利要求8的波紋結(jié)構(gòu)既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，因此被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護范圍。鑒定人在對權(quán)利要求8所涉的“波紋結(jié)構(gòu)”進行理解時，由于缺少了專利審查檔案，對“波紋結(jié)構(gòu)”與“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”的區(qū)分存在偏差，鑒于此，對于涉案鑒定意見關(guān)于被鑒定物包含與涉案專利權(quán)利要求8-10記載的全部技術(shù)特征相同的技術(shù)特征的結(jié)論不予采納。

據(jù)此，一審法院判決駁回大自達公司的全部訴訟請求。

法律評析

本案的主要爭議焦點在于：如何解釋涉案專利權(quán)利要求8中“第一金屬層以波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”這一技術(shù)特征，以確定原告涉案專利權(quán)的保護范圍。在此基礎(chǔ)上，才能進一步討論被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否包含與“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”這一技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征，從而確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入原告涉案專利權(quán)的保護范圍。

問題一：如何界定專利權(quán)保護范圍？

專利法第五十九條：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條：人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權(quán)利要求用語有特別界定的，從其特別界定。以上述方法仍不能明確權(quán)利要求含義的，可以結(jié)合工具書、教科書等公知文獻以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的通常理解進行解釋。

依據(jù)以上現(xiàn)行規(guī)定，在進行專利保護范圍的界定時，應(yīng)依次按以下次序進行：

1、閱讀權(quán)利要求書，列示權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案的所有技術(shù)特征；

2、權(quán)利要求中如有部分技術(shù)特征不足夠清晰明確時，可通過閱讀說明書和附圖對其進行界定和解釋；必要時，結(jié)合專利審查檔案進行界定；

3、如仍不明確，則可按照工具書、教科書等公知文獻以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對該技術(shù)特征含義的通常理解，予以確定。

在依據(jù)專利審查檔案進行權(quán)利要求解釋時，通過核查專利審查檔案的內(nèi)容，可以明確申請人在專利申請過程中對于專利權(quán)保護范圍所作的真實意思表示，確定國家知識產(chǎn)權(quán)局與申請人在劃定專利權(quán)邊界上達成了何種一致的意見，并對社會公眾形成了何種公示作用，從而使法院認定的專利權(quán)保護范圍符合專利權(quán)產(chǎn)生時所公示的邊界，符合國家授予、保護這種專有性、壟斷性權(quán)利的初衷，如此才能為社會公眾提供明確的法律預(yù)期，避免不當壓縮社會公眾對于公有技術(shù)自由運用的空間。 此時，最常采用的就是禁止反悔原則，即：專利申請人在申請授權(quán)審查過程中明確放棄的內(nèi)容，不得再納入授權(quán)后專利保護范圍內(nèi)。

問題二：本案應(yīng)適用禁止反悔原則嗎？

本案中，原始專利申請文件中，對應(yīng)的技術(shù)特征表述為“第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”，與專利授權(quán)的該項技術(shù)特征在文字表述上并無區(qū)別。因此，從涉案專利形式上來說，正如大自達公司所主張的，申請人的一系列修改只是將權(quán)利要求恢復(fù)到原始申請文件的狀態(tài)，并未表示要放棄某些技術(shù)方案。

但是，在涉案專利申請授權(quán)審查過程中，針對國家知識產(chǎn)權(quán)局所指出的，“原申請文件僅記載了波紋結(jié)構(gòu)的第一金屬層和大致平坦結(jié)構(gòu)的第一金屬層兩種實施例，沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結(jié)構(gòu)，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原申請文件記載的內(nèi)容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結(jié)構(gòu)；……因此修改之后的權(quán)利要求8的技術(shù)方案和原技術(shù)方案相比有實質(zhì)性的區(qū)別，使得新的權(quán)利要求出現(xiàn)了原申請中沒有記載的新的技術(shù)方案，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的審查意見，專利申請人作出意見陳述，并將主動修改后的權(quán)利要求8的相關(guān)技術(shù)特征特征，再次修改成“所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結(jié)構(gòu)的方式形成”。申請人陳述：通過上述修改，權(quán)利要求8的記載技術(shù)方案與原說明書記載的內(nèi)容一致，能夠符合專利法第33條的規(guī)定。一審法院認為，專利申請人的意見陳述以及再次修改技術(shù)特征的行為，應(yīng)當視為原申請人同意了國家知識產(chǎn)權(quán)局相對應(yīng)的審查意見，且該審查意見系結(jié)合說明書的實施例進行，因此，該審查意見所涉及的涉案專利申請中“波紋結(jié)構(gòu)”的界定結(jié)論，專利申請人已經(jīng)予以了同意和確認?；诖耍景赣斜匾虢狗椿谠瓌t，充分考慮“因公示作用所產(chǎn)生的公信力，應(yīng)對于為劃定專利權(quán)邊界而進行的技術(shù)特征的解釋產(chǎn)生影響”。

然而，如果需要適用禁止反悔原則，首先要確定專利申請人究竟確認了什么，放棄了什么。

不可否認，專利申請人確認其主動修改的內(nèi)容超出了原申請文件記載范圍，亦確認了原申請文件“沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結(jié)構(gòu)，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原申請文件記載的內(nèi)容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結(jié)構(gòu)”。但是，專利申請人客觀上并未就所述“波紋結(jié)構(gòu)”做任何放棄性的確認。如何解釋“波紋結(jié)構(gòu)”，仍然要結(jié)合涉案專利的說明書和附圖來進行。

進一步來說，如果要將修改超范圍的確認用于專利保護范圍的禁止反悔，就需要討論， 申請文件原記載范圍是否就是專利保護范圍？

答案顯然是否定的。根據(jù)審查指南相關(guān)規(guī)定，修改超范圍的認定標準明顯要比專利保護等同范圍的認定標準嚴苛得多，兩者亦存在本質(zhì)差別。例如，原申請文件中記載了“鐵”，如果修改為“金屬”或“銅”，該修改會被認定超出原申請文件記載范圍；然而，在進行專利保護范圍界定時，“銅”或其它金屬則可能會被認定屬于與“鐵”等同的技術(shù)特征而被納入保護范圍。

一審法院在本案中努力避開禁止反悔的字眼，而實質(zhì)上，仍然是在確定專利保護范圍即為原申請文件記載范圍這一錯誤前提下，錯誤適用了禁止反悔原則。

問題三：如何基于專利說明書進行權(quán)利要求解釋？

本案中，一審法院在解釋爭議技術(shù)特征“波紋結(jié)構(gòu)”時，讓自己陷入了泥潭。首先，依據(jù)專利說明書所述發(fā)明目的、實施例及附圖，認定“波紋結(jié)構(gòu)”指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結(jié)構(gòu)；接著，又依據(jù)上述禁止反悔的錯誤前提，認定“波紋結(jié)構(gòu)”不應(yīng)當包括審查意見所指列的“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”，這時就不得不就“凹凸形結(jié)構(gòu)”再做解釋。本來不甚清晰的“波紋結(jié)構(gòu)”，越發(fā)不清晰了。

筆者并不認為一審法院關(guān)于“波紋結(jié)構(gòu)指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結(jié)構(gòu)”的認定就是錯誤的。這一認定和解釋有其解釋依據(jù)和基礎(chǔ)。但是，法院進一步認定“波紋結(jié)構(gòu)不應(yīng)當包括隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)”，卻沒有充分的說理依據(jù)。

如前所述，即使專利權(quán)人曾在專利申請過程中確認申請文件記載的“波紋結(jié)構(gòu)”與“連續(xù)的凹凸形結(jié)構(gòu)”系不相同的技術(shù)特征，但不能就此認為“波紋結(jié)構(gòu)”的等同范圍必然不包括“隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)”。如果要做出這一認定，還需要進一步進行等同范圍的判斷，這包括“三基本”的判斷，也包括等同后檢測是否已踏入現(xiàn)有技術(shù)范圍或缺少達到發(fā)明目的的必要技術(shù)特征等等。

綜上，在未完成上述等同論證的前提下，即認定本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的第一金屬層的結(jié)構(gòu)屬于隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結(jié)構(gòu)，與涉案專利權(quán)利要求8的波紋結(jié)構(gòu)既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，未免略顯倉促。

本案二審結(jié)果如何，筆者拭目以待。

律師點睛

本案原告本來可以打個漂亮的專利狙擊戰(zhàn)，卻因為涉案專利申請過程中的修改以及配合性意見陳述，讓涉案專利的專利保護范圍界定陷入泥沼。這也是諸多專利權(quán)人可能遭遇的專利陷落。

如何避免呢？本案告訴我們可能無法避免。專利一旦上了維權(quán)的戰(zhàn)場，就得忍受放大鏡下的“雞蛋里挑骨頭”，專利申請過程中的任何瑕疵和不謹慎，在這時都會被放大幾百倍。一旦被告挑戰(zhàn)成功，專利權(quán)人的維權(quán)訴請會被駁回，維權(quán)專利也可能被宣告無效。無論哪一種，都是專利權(quán)人不想遇到的。唯有在專利申請時謹慎再謹慎，認真再認真，如此，才能減少專利陷落的概率。

來源：江蘇專利信息服務(wù)

作者：陳靜

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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